OPP 21-0154 12/05/2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 13 janvier 2021, la société CLINIQUE LABORATORIES, LLC. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4693708 portant sur le signe verbal CLINIQUE CHALLENGE, déposé le 21 octobre, en se prévalant des droits antérieurs suivants :

- le nom commercial CLINIQUE LABORATORIES,
- le nom commercial CLINIQUE COSMETICS,
- le nom de domaine clinique.fr. Le 14 janvier 2021, en application de l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, la société opposante a transmis des pièces aux fins de compléter l’opposition. Par courrier du 24 mars 2021, l’Institut a transmis à la société opposante la notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquel e el e a répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712- 14. ». L’article R 712-13 du Code susvisé dispose que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnel ement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. […] ». L’article L 712-4 en question dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial, […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. E  l e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] » ; De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En premier lieu, en l’espèce, la présente opposition a été formée par la société américaine CLINIQUE LABORATORIES, LLC. La société opposante fournit plusieurs pièces visant à établir qu’el e exerce son activité sous les noms commerciaux CLINIQUE LABORATORIES, CLINIQUE COSMETICS et le nom de domaine clinique.fr. Toutefois, en qui concerne le nom de domaine clinique.fr, il n’apparait pas appartenir à la société opposante. En effet, la société opposante communique à l’appui de l’opposition la copie d’un WHOIS portant sur le nom de domaine invoqué qui ne désigne pas la société opposante comme titulaire du nom de domaine. Le titulaire du nom de domaine est une société française ELCO (pièce n°2), société extérieure à la procédure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Il en résulte que les documents produits ne permettent pas de démontrer que le nom de domaine clinique.fr est réservé par l’opposante. Cette condition de titularité n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner l’exploitation du nom de domaine au regard de la pièce n°3 intitulée « Saisies écran du site lié au nom de domaine <clinique.fr> » selon le bordereau de communication des pièces. […] ». L’article 4 II de la décision précitée précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial […], les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ; […] ». En l’espèce, il ressort du récapitulatif de l’opposition que la société opposante CLINIQUE LABORATORIES, LLC a formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée sur le fondement des noms commerciaux CLINIQUE LABORATORIES, CLINIQUE COSMETICS. La rubrique 6 de ce récapitulatif, intitulée « Fondements de l’opposition », contient à cet égard des sous- rubrique 6-1 et 6-2, intitulées « Nom commercial ou enseigne », lesquel es précisent respectivement les informations suivantes :

- « Type de fondement : « Nom de commercial ou enseigne »
- « Origine »: « Nom commercial »
- « Signe de forme verbale ? » : « non »
- « Désignation du signe » : « CLINIQUE LABORATORIES» / «CLINIQUE COSMETICS» « Activités qui servent de base à l’opposition » : « la distribution, la vente, l’importation et l’exportation de produits cosmétiques, dermo-cosmétiques cde toilette, d’hygiène et de parfumerie, conception, recherche et développement, fabrication ou sous-traitance de la fabrication à des tiers, promotion et marketing desdits produits, acquisition et exploitation de salons, de tous instituts de beauté, formation
- aux produits, aux techniques de vente à la pratique professionnel e de l’esthétique». A l’appui de son opposition, la société opposante a transmis les pièces suivantes :

- Au titre de la justification de l’existence des noms commerciaux invoqués, l’opposante produit l’extrait K-Bis relatif à la société ELCO mentionnant les noms commerciaux susvisés. Toutefois, la mention de ces noms commerciaux sur l’extrait Kbis ne peut pas constituer une « pièce de nature à établir [leur] exploitation par l’opposant (art. 4 II e) de la décision susvisée). En effet, les noms commerciaux étant des signes d’usage, ils ne sont protégés qu’à condition de faire l’objet d’une exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités présidant à leur publicité ou à leur inscription. Dans le cadre de ses observations, la société opposante a communiqué de nouveaux documents afin d’attester de l’usage des noms commerciaux « CLINIQUE LABORATORIES» / «CLINIQUE COSMETICS» et de leur exploitation par la société opposante. Toutefois, ces documents ne peuvent pas être pris en considération car ils ont été fournis en dehors du délai prévu par l’ article R 712-14 susvisé, qui expirait le 15 / 02 /2021. En effet, le Code de la propriété intel ectuel e ne prévoit pas la possibilité de régulariser ou de compléter l’acte d’opposition après l’expiration de ce délai, l’acte d’opposition devant comporter toutes les pièces requises à cette date.

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4 En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition n°21-0154 est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI