OP21-0150 Le 6 juillet 2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-p142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur R E M a déposé le 25 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 694 837 portant sur le signe verbal OPEX FACTORY.

Le 13 janvier 2021, la société Apex Brands, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union Européenne APEX, déposée le 11 septembre 2018, enregistrée sous le n°017952745, sur le fondement du risque de confusion ;

— la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne APEX, enregistrée le 5 juillet 2018, sous le n°1411420, sur le fondement du risque de confusion.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

1

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union Européenne n°017952745

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; robots (machines) ; Outils et instruments à main entraînés manuel ement ; instal ation, entretien et réparation de machines ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Machines, À savoir machines- outils pour la découpe, le broyage et l’évacuation de matériaux; Machines-outils; Moteurs pour machines, machines-outils et outils électriques; Composants de couplage et transmission pour machines, machines-outils et outils électriques; Outils à commande électrique; Outils [parties de machines]; Outils à serrer les écrous (parties de machines), y compris adaptateurs (à choc, universel, d’extension), entraînements, tournevis, extensions, douil es électriques/à choc, douil es magnétiques, porte-outils magnétiques, entraînements à main magnétiques, machines à visser les écrous, tiges et clés; Mèches; Tournevis (parties de machines), y compris adaptateurs, porte-outils, mandrins, entraînements, extensions (mâles et femel es), entraînements à main; Mèches d’insert, mèches électriques, douil es réversibles, Manches et Douil es; Ensembles de manchons de tournevis; Machines-outils, y compris mandrins, pinces, porte-forets, outils de fixation, entraînements cannelés, outils à poser les goujons et manchons; Joints de cardan; Outils pour prévenir les dommages; Couvercles de protection contre les dommages (pièces de machines et/ou d’outils électriques); Servomécanismes, Directions automatiques, Contrôleurs de vitesse, contrôleurs de machines, Commandes d’outils et Régulateurs de régime; Transmissions à engrenages autres que pour véhicules terrestres; Câbles pneumatiques et hydrauliques; Commandes d’outils; Entraînements par engrenage; Filtres et graisseurs pour machines, machines-outils et outils électriques; Outils tenus à la main actionnés autrement que manuel ement; Palans; Pièces et accessoires de tous les articles précités ; Outils et instruments à main ; Outils à serrer les écrous, y compris adaptateurs, entraînements, tournevis, extensions, douil es électriques/pour clé à choc, douil es magnétiques, porte-outils magnétiques, broches mandrins à main magnétiques, machines à visser les écrous, tiges et clés; Tournevis, y compris adaptateurs, porte-outils, mandrins, entraînements, extensions (mâles et femel es), tournevis à main; Mèches, mèches de pièces rapportées, mèches électriques, douil es réversibles, tiges et douil es; Ensembles de manchons de tournevis; Outils actionnés manuel ement, y compris mandrins, pinces, porte-forets, outils de fixation, entraînements cannelés, outils à poser les goujons et manchons; Joints cardan; Outils pour prévenir les dommages; Couvercles de protection contre les dommages (pièces d’outils à main); Pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

2

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les « Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; robots (machines) ; Outils et instruments à main entraînés manuel ement ; instal ation, entretien et réparation de machines » de la demande contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OPEX FACTORY, reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur la dénomination APEX, reproduite ci-dessous : APEX Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composée de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les deux signes ont en commun une dénomination proche OPEX placée en attaque du signe contesté, APEX seul élément constitutif de la marque antérieure. Visuellement, les dénominations OPEX / APEX sont d’une même longueur de quatre lettres. Elles ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, P, E et X.

Ainsi, ces dénominations présentent la même séquence finale –PEX, précédée par une voyelle, ce qui leur confère des physionomies proches.

Phonétiquement, elles se composent toutes deux d’un rythme en deux temps, [o-pex] pour le signe contesté, [a-pex] pour la marque antérieure.

Aussi, elles partagent la même sonorité finale [-pex], précédée par des sonorités formées par une voyelle.

La seule différence visuelle et phonétique entre ces deux dénominations consiste en la présence, au sein du signe contesté, de la lettre O, en lieu et place de la lettre A de la marque antérieure.

Toutefois, cette substitution d’une voyelle par une autre, laisse subsister les mêmes longues séquences finale -PEX, précédées par une voyelle, un même rythme en deux temps et des sonorités d’ensemble proches.

Les signes en cause diffèrent également par la présence du terme FACTORY au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser la différence relevée ci-dessus.

3

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En effet, au sein du signe contesté, le terme FACTORY ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, en ce qu’il sera aisément compris par le consommateur comme désignant une « usine », une « fabrique » en langue anglaise et peut donc être évocateur au regard des produits et services désignés, en ce qu’il s’agit de matériel utilisé dans une usine ou de prestations réalisées dans celle-ci.

Ainsi, ce terme FACTORY n’apparaît pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, qui sera dès lors portée sur la dénomination OPEX.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Le signe verbal contesté OPEX FACTORY est donc similaire à la marque verbale antérieure APEX.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En outre, ce risque de confusion est encore accentué par la grande proximité des produits et services en cause.

B. Sur le fondement de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne APEX n°1411420

Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; robots (machines) ; Outils et instruments à main entraînés manuel ement ; instal ation, entretien et réparation de machines ». La marque antérieure invoquée a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Machines-outils pour la coupe de matériaux ; Maintenance et réparation d’outils de tail age d’engrenages ». Les produits et services de la demande contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux couverts par la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne APEX n°1411420. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

4

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OPEX FACTORY, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur la marque verbale APEX, ci-dessous reproduite : APEX La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne APEX n°1411420. En effet, cette dernière est identique à la marque antérieure précédemment citée, et la demande contestée a été reconnu comme similaire à la marque antérieure précédemment citée. Le signe verbal contesté OPEX FACTORY est donc similaire à la marque verbale antérieure APEX, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal OPEX FACTORY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

5

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « Machines-outils ; manipulateurs industriels (machines) ; robots (machines) ; Outils et instruments à main entraînés manuel ement ; instal ation, entretien et réparation de machines ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

6

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI