R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OPP 21-2224 24/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C A a déposé le 23 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 736 072 portant sur le signe verbal TESLA OWNERS CLUB FRANCE TOCF. Le 18 mai 2021, la société TESLA (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal TESLA, déposée le 24 avril 2013 et enregistrée sous le n° 1162462. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant la France n° 1162462 portant sur le signe verbal suivant : TESLA. La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveil ance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules. Automobiles et leurs parties structurel es. Financement en matière d’automobiles. Fourniture de services pour la réparation et l’entretien d’automobiles ».

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Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquel es :

- Pièce n° 10 : captures d’écran de pages du site www.tesla.com montrant le réseau de magasins et de centres de service TESLA en France, le réseau de bornes de recharge à destination des voitures TESLA en France ainsi qu’un article relatif à l’ouverture d’un premier magasin TESLA à Paris en 2010 ;

- Pièce n° 11 :  extraits du site internet www.automobile-propre.com relatifs aux ventes de voitures électriques en France en 2020 et dont il ressort :  la voiture TESLA MODEL 3 avec 6477 ventes ce qui représente 5.84% des ventes,  la voiture TESLA MODEL S avec 476 ventes ce qui représente 0.43% des ventes,  la voiture TESLA MODEL X avec 406 ventes ce qui représente 0.37% des ventes,  extraits du site internet www.autojournal.fr relatifs aux dix modèles de voitures électriques les plus vendus dans le monde et selon lequel la TESLA MODEL 3 est la voiture la plus vendue dans le monde en 2020 ;

- Pièce n°12 : une copie traduite du rapport annuel de l’opposant pour 2018, contenant des informations sur les dépenses de marketing, promotion et publicité ;

- Pièce n°13 : divers extraits et articles de sites internet parmi lesquels :  extraits de la base de données WESTLAW donnant 863 résultats de recherche d’articles faisant référence à TESLA entre 2009 et 2019 (dont deux articles datés respectivement de 1987 et 1997) ;  extraits du site www.chal enges.fr montrant les résultats de recherche d’articles avec le mot clé TESLA et donnant 198 résultats ;  extraits de sites internet (www.usinenouvel e.com, www.numerama.com, www.20minutes.fr) montrant des résultats de recherche d’articles avec le mot clé TESLA ;  extraits du site internet du FIGARO montrant des résultats de recherche d’articles avec le mot clé TESLA et donnant 3 449 résultats ;  extraits du site https://fr.wikipedia.org relatifs à la société TESLA, INC. et présentant les chiffres de la production et ventes de la société en France et mondiales entre 2010 et 2020 ;  extraits du site www.autoplus.fr indiquant que TESLA est la marque automobile la plus suivie sur TWITTER en 2018 ;  extraits de sites internet (portail-ie.fr ; contrepoints.org ; leblogducommincant2-0.com) relatifs au financement et la stratégie de TESLA, aux véhicules TESLA et au matériel y étant intégré ;  extraits de sites internet (www.chal enges.fr ; www.caradisiac.com ; www.autoplus.fr) sur l’évolution et la hausse des ventes de modèles TESLA dans le monde et en France entre 2016 et 2019 et selon lesquels 1153 unités ont été immatriculées en 2019 en France ;  de nombreux articles relatifs aux véhicules TESLA et leurs différentes versions offertes au public, à leur système d’autopilotage et sa sécurisation, à la stratégie et au financement de la société TESLA et aux évolutions de leur offre (forbes.fr, trubo.fr,

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liberation.fr, capital.fr, insaniam.fr, etc.) entre 2016 et 2021, dans le monde, en Europe et en France ;

- Pièce n°14 : extraits du moteur de recherche www.google.fr montrant des résultats de recherche de références avec le mot clé TESLA et donnant plus de 300 000 000 de résultats ;

- Pièce n°15 : article du site internet www.capital.fr, daté du 15 juil et 2019, mettant en avant que la TESLA MODEL 3 et la TESLA MODEL S sont classées respectivement 2ème et 10ème dans le top 10 des véhicules électriques les plus vendus en France depuis janvier 2019 ;

- Pièce n°16 : extrait du site internet www.evannex.com, daté du 9 novembre 2016, traduit, selon lequel la TESLA MODEL X a remporté le prix européen Golden Steering Wheel du meil eur SUV (« Sport Utility Vehicule »). Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure TESLA a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’el e est connue en France et notamment sur le marché français pour les produits et services de « Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveil ance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules. Automobiles et leurs parties structurel es. Fourniture de services pour la réparation et l’entretien d’automobiles ». Les pièces démontrent notamment que la marque TESLA a une position consolidée sur le marché du fait de sa croissance, de l’augmentation des chiffres de vente et des efforts marketing et publicitaires dont la marque antérieure a fait l’objet. Les nombreuses références dans les publications relatives à la marque TESLA et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste pas la déposante. Cette appréciation tient compte des particularités et des caractéristiques du marché en question et du fait que le pourcentage du public qui connaît en réalité la marque peut être beaucoup plus élevé que le nombre d’acheteurs réels des produits concernés. Ainsi, la marque antérieure invoquée TESLA jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure a bien acquis une renommée en France, pour les produits et services précités, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TESLA OWNERS CLUB FRANCE TOCF reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : TESLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal TESLA, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques importantes. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des éléments verbaux OWNERS CLUB FRANCE TOCF. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal TESLA apparaît distinctif au regard des produits et services visés. En outre, cet élément verbal TESLA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que les éléments verbaux OWNERS CLUB FRANCE, aisément compris comme faisant référence à un club spécifique (à savoir un cercle de propriétaires français y adhérant pour partager des affaires communes), seront perçus par le public comme un élément secondaire en rapport avec la clientèle des produits et services concernés, et n’apparaissent pas, dès lors, de nature à retenir l’attention du consommateur. Par ail eurs, la présence du sigle TOCF du signe contesté, qui renvoie directement aux éléments verbaux TESLA OWNERS CLUB FRANCE dont il en constitue les initiales, n’altère pas les ressemblances précitées. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté TESLA OWNERS CLUB FRANCE TOCF apparaît similaire, à un degré important, à la marque verbale antérieure TESLA, dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e- ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.

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En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure TESLA jouit d’une renommée importante pour les produits et services suivants : « Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveil ance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules. Automobiles et leurs parties structurel es. Fourniture de services pour la réparation et l’entretien d’automobiles ». En outre, les signes en présence présentent un degré de similarité important, comme précédemment établi. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure TESLA est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition

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d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». A cet égard, la société opposante fait valoir que « Poursuivant ses efforts pour une innovation constante, Tesla a développé en 2015 les fonctionnalités de pilote automatique et d’auto- stationnement perpendiculaire de ses véhicules », « Tesla est fréquemment reconnue pour avoir les systèmes de sécurité active et quasi-autonomes les plus avancés au monde » et que « Tesla est le constructeur automobile leader dans l’innovation des véhicules électriques privilégiant la sécurité, la performance, la fonctionnalité et l’énergie durable ». En outre, un document (p.674) indique que « Tesla est à la pointe en matière de logiciels et d’électronique ». De même, la société opposante souligne que « Les plus grands magazines et médias mentionnent la marque et lui dédient des articles à l’occasion de sujets variés sur l’automobile et plus généralement sur les innovations technologiques à énergies durables […] Chacun des véhicules créés par la société est une prouesse technologique ». En l’espèce, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similarité importante des signes, et du fait que certains des produits et services en cause relèvent de l’industrie électronique, des logiciels ou sont rendus au moyen de véhicules, les consommateurs concernés pourront faire à

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l’évidence un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure, au regard des produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; location d’appareils de télécommunication; Transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données », ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les produits et services suivants : « combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; extincteurs; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes

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publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvel es); radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; distribution d’eau; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; architecture; décoration intérieure; numérisation de documents; services de conception d’art graphique; authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée d’une part, et les « Batteries pour l’alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques; prises électriques murales pour le chargement de véhicules électriques; prises électriques enfichables mobiles pour le chargement de véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour la surveil ance de l’état et du chargement électrique de véhicules et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels de système d’exploitation de véhicules. Automobiles et leurs parties structurel es. Fourniture de services pour la réparation et l’entretien d’automobiles » pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres et ne pouvant pas susciter de lien évident dans l’esprit du public, lien que l’opposant n’a pas démontré. A cet égard, quand bien même, comme le soutient la société opposante, l’atteinte à la renommée d’une marque peut être établie pour des produits et services qui ne sont pas identiques ni similaires, il n’en demeure pas moins que le public doit pouvoir établir un lien entre les marques au regard des produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure de renommée, ce qui n’est pas démontré par la société opposante, la simple évocation du fait que « les produits précités des classes 9, 16, 35, 38, 39, 41 et 42 de la demande de marque française n°4736072 échappent au principe de spécialité compte tenu de la renommée de la marque internationale antérieure désignant la France n° 1162462 » ne saurait suffire pour justifier de ce lien. Ainsi, l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par les produits et services de la demande d’enregistrement précités et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est renommée. En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée :

« Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la

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transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; location d’appareils de télécommunication; Transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, l’opposant a établi que l’image véhiculée par la marque antérieure (à savoir, de proposer des produits et services de haute qualité technologique et à la pointe de l’innovation) est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités des produits et services de la société opposante aux produits et services du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part de la déposante. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché.

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Par conséquent, les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits et services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée TESLA OWNERS CLUB FRANCE est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure TESLA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure TESLA, la demande d’enregistrement contestée TESLA OWNERS CLUB FRANCE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; location d’appareils de télécommunication; Transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TESLA OWNERS CLUB FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services pouvant faire naître un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la marque antérieure de renommée de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; location d’appareils de télécommunication; Transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; stylisme (esthétique industriel e); audits en matière d’énergie; stockage électronique de données » ;

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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.