OPP 21-2486 23/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A N a déposé le 11 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 742 535 portant sur le signe verbal NICOL. Le 2 juin 2021, la société HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal HARVEY NICHOLS déposée le 2 mai 2001, enregistrée sous le n° 002201705 et régulièrement renouvelée, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère

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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Articles d’habil ement; articles de chaussures; bottes, chaussures, pantoufles, sandales, baskets, chaussettes et bonneterie; chapel erie; chapeaux; casquettes; bérets; foulards; gants; mitaines; ceintures (articles d’habil ement); chemises, t-shirts, polos, chemises de sport, mail ots de footbal et de rugby; pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, shorts de footbal , shorts de rugby; vêtements de bain; sous- vêtements; lingerie; survêtements; chaussures de footbal , chaussures de rugby; vêtements d’extérieur, manteaux, vestes, vestes de ski, vestes de loisirs, vestes et manteaux imperméables, parkas, tenues de ski; tail eurs; pul s et chandails; tricots; jambières; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux et manchettes; vêtements pour dames; vêtements pour enfants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NICOL. La marque antérieure porte sur le signe verbal HARVEY NICHOLS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. Visuel ement, les éléments verbaux NICOL du signe contesté et NICHOLS de la marque antérieure ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre pour former les séquences communes NIC- OL, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es.

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Phonétiquement, ces deux termes se prononcent pareil ement en deux temps avec les mêmes sonorités d’attaque [ni] et des sonorités finales proches [col] pour le signe contesté et [chols] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Il en résulte de grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. Si les signes diffèrent par la présence du prénom HARVEY au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes NICOL et NICHOLS sont distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme NICHOLS constitue l’élément prépondérant de la marque antérieure en tant que nom de famil e, en ce qu’il permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e, au contraire du prénom HARVEY qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famil e. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NICOL est donc similaire à la marque complexe antérieure HARVEY NICHOLS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal NICOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

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Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.