OPP 21-2493 14/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société déposante MJ2P OCCASION (SARL) a déposé le 13 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 743 247 portant sur le signe verbal CARMA-AUTO. Le 02 juin 2021, la société Volkswagen Aktiengesel schaft, (S.A) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base du droit antérieur suivant :

- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal KARMANN, déposée le 17 février 2006, enregistrée sous le n° 004908431 et régulièrement rennouvel ée, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a contesté la comparaison des produits ainsi que cel e des signes. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 14 septembre 2021, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION a) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 13 mars 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au

c ours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13 mars 2016 au 13 mars 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 12 : « véhicules ; appareils de locomotion par terre ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce que ne conteste pas le déposant. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules automobiles; Véhicules automobiles terrestres; Véhicules terrestres automobiles; Voitures automobiles pour le transport terrestre; Voitures automobiles pour le transport de voyageurs; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries; véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « véhicules; appareils de locomotion par terre ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est en effet de constater que les produits suivants : « Véhicules automobiles; Véhicules automobiles terrestres; Véhicules terrestres automobiles; Voitures automobiles pour le transport terrestre; Voitures automobiles pour le transport de voyageurs; Véhicules; appareils de locomotion terrestres; carrosseries ; véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée, qui relèvent de la catégorie générale des appareils de locomotion par terre et pièces de carrosserie, apparaissent, identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARMA – AUTO, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal KARMANN, reproduit ci-dessous : KARMANN L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale de la similarité des signes doit, en ce qui concerne les similitudes visuel es, phonétiques ou conceptuel es des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparé par un tiret tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Sur le plan visuel, les dénominations CARMA, présentée en attaque du signe contesté, et KARMANN, constitutive de la marque antérieure, sont, contrairement à ce que soutient la déposante, de longueur proches (5 et 7 lettres) et ont en commun quatre lettres placées selon le même ordre et le même rang, formant la séquence ARMA, ce qui leur confère une physionomie proche. Sur le plan phonétique, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps et comportent les mêmes sonorités d’attaque [kar] et des sonorités finales proches, à savoir, [ma] pour le signe contesté et [man] pour la marque antérieure. Bien que ces deux dénominations se distinguent par la substitution de la lettre C à la lettre K au sein du signe contesté et par la présence de deux N à la fin de la marque antérieure, ces seules différences, ne sont pas de nature à supplanter les grandes ressemblances précitées entre ces deux dénominations. En effet, la substitution précitée n’a aucune incidence phonétique, les lettres C et K se prononçant à l’identique et la présence des deux N en position finale n’altère pas les grandes ressemblances surtout phonétiques précitées. Sur le plan conceptuel, la société déposante fait valoir que « … la marque antérieure fait référence au nom de famil e du fondateur de la société Wilhem Karmann… », et que cette évocation ne se retrouve pas dans le signe contesté. Toutefois cette évocation risque d’échapper au consommateur de référence des produits en cause qui n’est pas réputé connaître les raisons ayant présidé au choix des signes. En outre, la présence du terme AUTO au sein du signe contesté peut être fortement tempérée lors de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants au sein des signes.

E n effet, la dénomination CARMA au sein du signe contesté est positionnée en attaque au sein dudit signe, de sorte qu’el e sera perçue dans un premier temps par le consommateur moyen, lequel ne percevra que dans un second temps le terme AUTO qui le suit et dont il est séparé par un tiret. De plus, les dénominations CARMA au sein du signe contesté et KARMANN constitutive de la marque antérieure, sont distinctives au regard des produits en cause, tandis que le terme AUTO au sein du signe contesté, qui est l’abréviation usuel du terme automobile, est totalement dépourvu de caractère distinctif et est descriptif au regard desdits produits. C’est pourquoi, seule la dénomination CARMA présente un caractère distinctif et dominant au sein du signe contesté. Il en résulte des ressemblances importantes entre ces deux signes, dominés respectivement par les dénominations CARMA et KARMANN qui, sur le plan visuel et phonétique, sont similaires. Conséquemment, le signe verbal CARMA – AUTO est similaire à la marque antérieure verbale KARMANN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, force est de constater que le risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure est aggravé par la stricte identité des produits en cause. Conséquemment, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, eu égard, notamment, aux éléments distinctifs et dominants de ces signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CARMA – AUTO ne saurait être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée.