OPP 21-2563 10/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MAN IT (société par actions simplifiée) a déposé le 16 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4744613 portant sur le signe verbal MAN-IT.

Le 8 juin 2021, la société MAN SE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal MAN déposée le 28 mars 2006 sous le n°914360 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION

A.-Sur le fondement du risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Poids lourds et leurs parties ; omnibus fonctionnant au diesel, au gaz, à l’hydrogène ou à l’électricité, ainsi que leurs parties ; véhicules spéciaux, notamment chariots à plate-forme, bennes basculantes ou camions tracteurs et leurs parties ; moteurs d’entraînement, à savoir moteurs d’entraînement à quatre roues motrices pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres, notamment moteurs à gaz ou moteurs diesel ; châssis, également conçus pour les véhicules tout terrain ; carrosseries et parties de cadres pour véhicules à moteur ; engrenages pour véhicules terrestres, notamment pour véhicules à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 chenil es ; embrayages pour véhicules sur rails, roues d’engrenages (à l’exception des parties de moteurs), embrayages, paliers lisses et convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, embarcations ; structures pour véhicules spatiaux ; moteurs diesel rapides pour véhicules terrestres, en particulier pour locomotives ; hélices de navires ; engins à chenil es pour le transport. Publicité, marchandisage, gestion des affaires commerciales, administration d’entreprise ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, à savoir en matière d’acquisition d’équipements pour les industries chimique, gazière et pétrolière, pour l’approvisionnement en énergie, pour les industries de transformation, pour machines d’imprimerie, machines d’embal age et machines de transformation des matières plastiques, des matières textiles et du caoutchouc, pompes, turbines, compresseurs, moteurs diesel, machines-outils, machines destinées à la production de composants mécaniques, machines de transformation alimentaire ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, à savoir en matière de construction d’instal ations industriel es et d’instal ations d’exploitation à ciel ouvert, de transbordement de produits en vrac et dans le secteur des grues pour charges lourdes ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial en matière d’acquisition et de cession de navires marchands, d’équipements de navires, d’équipements portuaires et d’équipements de chantiers navals ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, notamment en matière d’acquisition et de vente de produits sidérurgiques et de métaux non ferreux. Réparation, maintenance, entretien, en particulier de moteurs, turbocompresseurs et instal ations de moteur ; location d’outils ; instal ation, entretien et réparation de machines, en particulier véhicules utilitaires, machines d’imprimerie, moteurs diesel, turbomachines. Organisation et animation de séminaires, ateliers, événements en direct, manifestations sportives et/ou culturel es, organisation de compétitions (à vocation sportive ou récréative) ; leçons de conduite. Planification de projets techniques, en particulier conception technique, planification, études de conception et réalisation de tests techniques concernant des ateliers d’imprimerie clefs en main ; création de programmes et logiciels relatifs à l’imprimerie, destinés notamment aux machines d’imprimerie et plus particulièrement à la commande et au réglage des produits précités, ainsi qu’à l’élaboration à distance de diagnostics et de simulations de processus ; services de consultant en logiciels et matériel informatique pour les produits relatifs aux procédés d’impression, destinés notamment aux systèmes d’exploitation et aux systèmes de gestion des flux de travail en réseaux ; services de programmateurs informatiques, notamment pour l’élaboration de programmes informatiques, ainsi que services de physiciens et d’ingénieurs ; réalisation de vérifications et d’essais techniques, de mesures techniques et d’analyses scientifiques ; recherche et développement dans les domaines de la technologie et du génie mécanique ; recherche en physique, notamment fusion nucléaire, accélération de nucléons et technologie nucléaire ; instal ation de programmes informatiques ; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels ; test de matériaux et contrôle de la qualité ; services de programmateurs informatiques ; services de consultant technique concernant l’utilisation de programmes et systèmes informatiques portant sur des travaux d’ingénieurs ; travaux d’ingénieur, à savoir réalisation de tests techniques d’instal ations industriel es pour la fabrication et la transformation de produits en acier, en métal et en aluminium, ainsi que de raffineries et instal ations pétrochimiques ; planification de projets techniques d’instal ations d’exploitation de mines à ciel ouvert, transbordement de produits en vrac, technologie des grues pour charges lourdes ; planification de projets techniques pour projets d’infrastructures en tout genre, y compris construction de ponts, équipements ferroviaires, routiers et de transport, ainsi que de systèmes de communication ; planification de projets techniques en matière de construction de structures en acier ; travaux de génie civil et gros œuvre, travaux en génie hydraulique (constructions en acier) ».

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l’accès à divers services de télécommunications et des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « publicité » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de promotion commerciale et de marketing ayant pour objet de présenter des produits au public afin d’en stimuler la vente.

Il ne s’agit donc pas de services identiques.

Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination.

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Les services de « services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; numérisation de documents » de la demande d’enregistrement qui désignent respectivement des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois, des prestations visant la mise en place de forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes, des prestations consistant à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, l’ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients et des procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion des affaires commerciales, administration d’entreprise ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, à savoir en matière d’acquisition d’équipements pour les industries chimique, gazière et pétrolière, pour l’approvisionnement en énergie, pour les industries de transformation, pour machines d’imprimerie, machines d’embal age et machines de transformation des matières plastiques, des matières textiles et du caoutchouc, pompes, turbines, compresseurs, moteurs diesel, machines-outils, machines destinées à la production de composants mécaniques, machines de transformation alimentaire ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, à savoir en matière de construction d’instal ations industriel es et d’instal ations d’exploitation à ciel ouvert, de transbordement de produits en vrac et dans le secteur des grues pour charges lourdes ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial en matière d’acquisition et de cession de navires marchands, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 d’équipements de navires, d’équipements portuaires et d’équipements de chantiers navals ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, notamment en matière d’acquisition et de vente de produits sidérurgiques et de métaux non ferreux » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, des prestations de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et des discussions entre les parties à un contrat dans divers domaines de l’industrie.

Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services précités de la demande n’apparaissent pas, de manière évidente, « liés à l’administration et à la gestion des affaires commerciales ».

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« Organisation et animation de séminaires, ateliers, événements en direct, manifestations sportives et/ou culturel es, organisation de compétitions (à vocation sportive ou récréative) ; leçons de conduite » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à préparer et gérer des réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, des prestations de gestion d’épreuves dans le cadre d’activités sportives et récréatives, et des enseignements permettant d’apprendre à conduire.

A cet égard, la société opposante ne peut se contenter d’affirmer, de manière générale, que tous ces services « ont le même objet… à savoir l’éducation, la formation et le divertissement » alors que tel n’est pas le cas de manière évidente.

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Le service d’ « authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement qui désigne la prestation visant à déterminer l’authenticité d’une œuvre d’art, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Organisation et animation de séminaires, ateliers, événements en direct, manifestations sportives et/ou culturel es » de la marque antérieure, précédemment définis.

En effet, ils ne répondent pas aux mêmes objectifs (authentifier une œuvre d’art pour le premier et organiser des évènements pour les seconds).

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Les services de « décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations visant à décorer l’intérieur d’un bâtiment, de prestations ayant trait à la création graphique, de prestations rendues par un designer, personne chargée de créer de nouveaux modèles, des formes nouvelles dans divers domaines (ameublement, habillement, carrosserie automobile etc.) ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de services de « Planification de projets techniques, en particulier conception technique, planification, études de conception et réalisation de tests techniques concernant des ateliers d’imprimerie clefs en main ; réalisation de vérifications et d’essais techniques, de mesures techniques et d’analyses scientifiques ; recherche et développement dans les domaines de la technologie et du génie mécanique ; recherche en physique, notamment fusion nucléaire, accélération de nucléons et technologie nucléaire ; travaux d’ingénieur, à savoir réalisation de tests techniques d’instal ations industriel es pour la fabrication et la transformation de produits en acier, en métal et en aluminium, ainsi que de raffineries et instal ations pétrochimiques ; planification de projets techniques d’instal ations d’exploitation de mines à ciel ouvert, transbordement de produits en vrac, technologie des grues pour charges lourdes ; planification de projets techniques pour projets d’infrastructures en tout Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 genre, y compris construction de ponts, équipements ferroviaires, routiers et de transport, ainsi que de systèmes de communication ; planification de projets techniques en matière de construction de structures en acier ; travaux de génie civil et gros œuvre, travaux en génie hydraulique (constructions en acier) » de la marque antérieure qui désignent un ensemble de conseils, projets et études techniques dans divers domaines de l’industrie.

Ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (architectes d’intérieur et designers pour les premiers, ingénieurs pour les seconds).

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent donc pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAN-IT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.

La marque antérieure porte sur le signe verbal MAN, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux relié par un tiret alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination.

Les signes ont en commun la dénomination MAN, seul élément verbal de la marque antérieure.

Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, d’un tiret et de l’élément verbal IT placé en position finale.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, la dénomination commune MAN apparait distinctive au regard des produits et services en cause.

En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes.

En effet, dans le signe contesté, la dénomination MAN, constitue l’élément essentiel en ce que, comme le souligne la société opposante, l’élément IT, abréviation de « Information Technology » est susceptible d’être perçu comme une évocation du domaine d’activité des produits et services et apparait donc faiblement distinctif au regard de ces derniers.

De même, la présence d’un tiret au sein du signe contesté, ne saurait remettre en cause le caractère essentiel de la dénomination MAN, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible.

Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe verbal contesté MAN-IT est donc similaire à la marque verbale antérieure MAN.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes présentent une forte similarité, force est de constater qu’il n’existe pas entre les produits et services précités un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion sur leur origine.

B.-Sur le fondement de l’atteinte à la renommée

Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur la dénomination MAN n°914360.

La renommée est invoquée au regard des camions et des bus ainsi que des pièces détachées qui les composent.

La société opposante affirme que la marque antérieure a « une grande renommée pour les camions et les bus ainsi que pour les pièces de rechange et les moteurs en France ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8

A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure MAN « existe depuis plus de cent ans et utilise son nom depuis plus de cent ans en Al emagne mais aussi en France et en Europe ».

Elle fait valoir que « le groupe MAN est l’une des principales entreprises de véhicules utilitaires en Europe ».

La société opposante ajoute que « les produits MAN ont remporté différents prix internationaux qui sont également connus en France ». Elle souligne également l’usage intensif de sa marque antérieure sur le marché de la France et de l’Union européenne.

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment des documents répartis dans 15 pièces, parmi lesquelles : − Pièce 3 : Extrait de l’argus pro sur le marché du camion 2019 et sur le plein de records de vente : « MAN a battu son record d’immatriculation de plus de 5 t pour la deuxième année de suite » ; − Pièce 4 : Extrait du site internet Statista : MAN détient 16,3% de parts de marché en Europe de l’Ouest en tant que marque de camions en 2013. − Pièce 6 : Chiffres du CCCFA : MAN arrive à la 5ème place du classement sur le marché poids lourds en 2018 ; − Pièce 7 : Extrait Wikipédia (MAN SE) : Les origines de la MA remontent à 1758. « Les racines du groupe MAN remontent à plus de 250 ans » ; − Pièce 11 : Extrait du site internet volkswagenag.com de 2020 : « MAN a remporté de nombreux prix » ; − Pièce 12 : Rapport MAN 2019 : Chiffre d’affaires de l’année 2019 : 11,088 millions ; − Pièces 13 et 15 : Extrait du site internet www.truck-of-theyear.com ; différentes parutions attestant des prix remportés par la société MAN ;

Il ressort de l’ensemble des pièces susvisées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure MAN a fait l’objet d’un usage important et qu’elle est connue sur le marché pertinent français et européen dans le domaine des camions et des bus, à savoir pour les « Poids lourds et leurs parties ; omnibus fonctionnant au diesel, au gaz, à l’hydrogène ou à l’électricité, ainsi que leurs parties ; véhicules spéciaux, notamment chariots à plate-forme, bennes basculantes ou camions tracteurs et leurs parties ; moteurs d’entraînement, à savoir moteurs d’entraînement à quatre roues motrices pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres, notamment moteurs à gaz ou moteurs diesel ; châssis, également conçus pour les véhicules tout terrain ; carrosseries et parties de cadres pour véhicules à moteur ; engrenages pour véhicules terrestres, notamment pour véhicules à chenil es ; embrayages pour véhicules sur rails, roues d’engrenages (à l’exception des parties de moteurs), embrayages, paliers lisses et convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, embarcations ; structures pour véhicules spatiaux ; moteurs diesel rapides pour véhicules terrestres, en particulier pour locomotives ; hélices de navires ; engins à chenil es pour le transport. Réparation, maintenance, entretien, en particulier de moteurs, turbocompresseurs et instal ations de moteur; location d’outils; instal ation, entretien et réparation de machines, en particulier véhicules utilitaires, machines d’imprimerie, moteurs diesel, turbomachines ».

En outre, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer l’usage ni dès lors la renommée de la marque antérieure pour les autres produits et services servant de base à l’opposition, à savoir les « Publicité, marchandisage, gestion des affaires commerciales, administration d’entreprise ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir- faire commercial, à savoir en matière d’acquisition d’équipements pour les industries chimique, gazière et pétrolière, pour l’approvisionnement en énergie, pour les industries de transformation, pour machines d’imprimerie, machines d’embal age et machines de transformation des matières plastiques, des matières textiles et du caoutchouc, pompes, turbines, compresseurs, moteurs diesel, machines-outils, machines destinées à la production de composants mécaniques, machines de transformation alimentaire ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir- faire commercial, à savoir en matière de construction d’instal ations industriel es et d’instal ations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 d’exploitation à ciel ouvert, de transbordement de produits en vrac et dans le secteur des grues pour charges lourdes ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial en matière d’acquisition et de cession de navires marchands, d’équipements de navires, d’équipements portuaires et d’équipements de chantiers navals ; négociation de contacts commerciaux et d’affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, notamment en matière d’acquisition et de vente de produits sidérurgiques et de métaux non ferreux. Organisation et animation de séminaires, ateliers, événements en direct, manifestations sportives et/ou culturel es, organisation de compétitions (à vocation sportive ou récréative) ; leçons de conduite. Planification de projets techniques, en particulier conception technique, planification, études de conception et réalisation de tests techniques concernant des ateliers d’imprimerie clefs en main ; création de programmes et logiciels relatifs à l’imprimerie, destinés notamment aux machines d’imprimerie et plus particulièrement à la commande et au réglage des produits précités, ainsi qu’à l’élaboration à distance de diagnostics et de simulations de processus ; services de consultant en logiciels et matériel informatique pour les produits relatifs aux procédés d’impression, destinés notamment aux systèmes d’exploitation et aux systèmes de gestion des flux de travail en réseaux ; services de programmateurs informatiques, notamment pour l’élaboration de programmes informatiques, ainsi que services de physiciens et d’ingénieurs ; réalisation de vérifications et d’essais techniques, de mesures techniques et d’analyses scientifiques ; recherche et développement dans les domaines de la technologie et du génie mécanique ; recherche en physique, notamment fusion nucléaire, accélération de nucléons et technologie nucléaire ; instal ation de programmes informatiques ; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels ; test de matériaux et contrôle de la qualité ; services de programmateurs informatiques ; services de consultant technique concernant l’utilisation de programmes et systèmes informatiques portant sur des travaux d’ingénieurs ; travaux d’ingénieur, à savoir réalisation de tests techniques d’instal ations industriel es pour la fabrication et la transformation de produits en acier, en métal et en aluminium, ainsi que de raffineries et instal ations pétrochimiques ; planification de projets techniques d’instal ations d’exploitation de mines à ciel ouvert, transbordement de produits en vrac, technologie des grues pour charges lourdes ; planification de projets techniques pour projets d’infrastructures en tout genre, y compris construction de ponts, équipements ferroviaires, routiers et de transport, ainsi que de systèmes de communication ; planification de projets techniques en matière de construction de structures en acier ; travaux de génie civil et gros œuvre, travaux en génie hydraulique (constructions en acier) » en classes 35, 41 et 42. A cet égard, il convient de rappeler que, dans son argumentaire, la société opposante a insisté sur la renommée de la marque antérieure « pour les camions et les bus ainsi que pour les pièces de rechange et les moteurs en France ».

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée au regard de la renommée en France de la marque antérieure MAN pour les « Poids lourds et leurs parties ; omnibus fonctionnant au diesel, au gaz, à l’hydrogène ou à l’électricité, ainsi que leurs parties ; véhicules spéciaux, notamment chariots à plate-forme, bennes basculantes ou camions tracteurs et leurs parties ; moteurs d’entraînement, à savoir moteurs d’entraînement à quatre roues motrices pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres, notamment moteurs à gaz ou moteurs diesel ; châssis, également conçus pour les véhicules tout terrain ; carrosseries et parties de cadres pour véhicules à moteur ; engrenages pour véhicules terrestres, notamment pour véhicules à chenil es ; embrayages pour véhicules sur rails, roues d’engrenages (à l’exception des parties de moteurs), embrayages, paliers lisses et convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, embarcations ; structures pour véhicules spatiaux ; moteurs diesel rapides pour véhicules terrestres, en particulier pour locomotives ; hélices de navires ; engins à chenil es pour le transport. Réparation, maintenance, entretien, en particulier de moteurs, turbocompresseurs et instal ations de moteur ; location d’outils ; instal ation, entretien et réparation de machines, en particulier véhicules utilitaires, machines d’imprimerie, moteurs diesel, turbomachines ».

Sur la comparaison des signes en cause Pour les raisons développées précédemment, et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10 Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MAN est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ces produits et services, ceux restants sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale. Publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Décoration intérieure ; numérisation de documents ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires.

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé et entre les produits et services en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MAN, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.

En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MAN possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public pour les « Poids lourds et leurs parties ; omnibus fonctionnant au diesel, au gaz, à l’hydrogène ou à l’électricité, ainsi que leurs parties ; véhicules spéciaux, notamment chariots à plate-forme, bennes basculantes ou camions tracteurs et leurs parties ; moteurs d’entraînement, à savoir moteurs d’entraînement à quatre roues motrices pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres, notamment moteurs à gaz ou moteurs diesel ; châssis, également conçus pour les véhicules tout terrain ; carrosseries et parties de cadres pour véhicules à moteur ; engrenages pour véhicules terrestres, notamment pour véhicules à chenil es ; embrayages pour véhicules sur rails, roues d’engrenages (à l’exception des parties de moteurs), embrayages, paliers lisses et convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, embarcations ; structures pour véhicules spatiaux ; moteurs diesel rapides pour véhicules terrestres, en particulier pour locomotives ; hélices de navires ; engins à chenil es pour le transport. Réparation, maintenance, entretien, en particulier de moteurs, turbocompresseurs et instal ations de moteur ; location d’outils ; instal ation, entretien et réparation de machines, en particulier véhicules utilitaires, machines d’imprimerie, moteurs diesel, turbomachines », telle que démontrée précédemment.

Les signes MAN-IT de la demande d’enregistrement contestée et MAN de la marque antérieure de renommée sont similaires.

Toutefois, la société opposante ne justifie pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services de « travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale. Publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Décoration intérieure ; numérisation de documents ; services de conception d’art graphique ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

11 stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement d’une part, et les produits et services précités de la marque antérieure d’autre part, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres. A cet égard, force est de constater que les services en présence n’ont pas le même objet, répondent à des besoins différents et relèvent de domaines et de compétences techniques différents.

En effet, les services de la demande d’enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure sont si dissemblables que la demande contestée ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.

En effet, outre que les produits et services en cause diffèrent fortement par leur nature, ces produits et services n’ont pas de relation entre eux. Il est donc improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en cause, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci.

La société opposante invoque le fait que « les services de la classe 41 assistent les utilisateurs des camions et d’autobus afin qu’ils puissent utiliser ces produits [camions et bus] de manière plus efficace et plus sûre », mais ce critère est trop général pour caractériser un lien dans l’esprit des consommateurs au regard des produits et services en cause. En outre, il n’est pas établi que les « camions et autobus [soient habituellement équipés de] systèmes de divertissement ».

De plus, la société opposante fait valoir que « les services de la classe 35 sont tous des services qui peuvent être utilisés pour une meil eure vente et un meil eur marketing de ces produits [camions et bus] ». Toutefois, tout produit et service peut faire l’objet d’une action de promotion ou de marketing et ne saurait pour cette seule raison être associé au service publicitaire lui-même.

L’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet donc pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et services.

L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal MAN-IT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

12 PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI