OP21-2699 14/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P C a déposé le 26 mars 2021 la demande d’enregistrement n°4748694 portant sur le signe verbal HO YES ! Le 16 juin 2021, la société UK INSURANCE Limited (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque sonore de l’Union Européenne CHURCHILL SONOGRAM OF ‘OH YES’, déposée le 20 décembre 2007, et régulièrement renouvelée sous le n°006534887, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-2699. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques; programmes informatiques; programmes informatiques enregistrés sur supports d’enregistrement magnétiques; enregistrements sonores; enregistrements vidéo; bandes; cassettes; cédéroms; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images; sonneries de téléphones (téléchargeables); musique numérique [téléchargeable] fournie à partir de l’internet; musique numérique [téléchargeable] fournie à partir de sites web MP3 sur l’internet; logiciels téléchargés à partir de l’internet. Services d’assurances; services financiers; services d’actuariat; services de souscription d’assurance; services de courtage; courtage en assurances; services de réassurance; services de cartes de crédit; organisation et offre de prêts et hypothèques; services d’extension de garantie; assurances pour bâtiments, contenus, véhicules, voyages, indemnités, juridiques, animaux et chevaux; règlement de sinistres d’assurance délégués; services d’assurance défense et recours; services de crédit et d’achats à crédit; services de fonds de placements; services de cartes de crédit et de débit; services de conseils relatifs aux investissements; services de garantie financière liés au remboursement des frais encourus en cas de panne ou d’accident de voiture ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier);

3

placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels informatiques; programmes informatiques; programmes informatiques enregistrés sur supports d’enregistrement magnétiques; enregistrements sonores; enregistrements vidéo; bandes; cassettes; cédéroms; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et/ou des images; sonneries de téléphones (téléchargeables); musique numérique [téléchargeable] fournie à partir de l’internet; musique numérique [téléchargeable] fournie à partir de sites web MP3 sur l’internet; logiciels téléchargés à partir de l’internet. » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers contrairement à ce que soutient la société opposante ; Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HO YES !. La marque antérieure porte sur le signe sonore CHURCHILL SONOGRAM OF ‘OH YES’. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un signe de ponctuation tandis que la marque antérieure est composé de sons dont la description verbale est : « CHURCHILL SONOGRAM OF ‘OH YES ’». Il n’est pas contesté qu’il existe une forte similarité phonétique entre les signes en présence ainsi qu’une même évocation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HO YES ! est donc similaire à la marque sonore antérieure CHURCHILL SONOGRAM OF ‘OH YES’, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

4

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HO YES ! ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte- monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.