21-2705 16/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S O a déposé le 25 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4 747 966 portant sur le signe verbal LE BERLINOIS – DAS KEBAP. Le 16 juin 2021, la société BERLINER HG (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :  Sur le fondement du risque de confusion, la marque verbale BERLINER KEBAB, déposée le 12 février 2018 sous le n° 4 427 845 dont el e indique être devenue propriétaire suite à un transfert de propriété inscrit le 13 novembre 2019.  Sur le fondement du risque de confusion, la marque verbale BERLINR KEBAB : DAS ORIGINAL BERLINER KEBAB, déposée le 04 aout 2018 sous le n° 4 474 487 dont el e indique être devenue propriétaire suite à un transfert de propriété inscrit le 13 novembre 2019. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 19 juil et 2021 sous le n°21- 2705. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque n°4 4 27 845 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : «sauces (condiments) ; pizzas ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, apparaissent similaires aux «sauces (condiments) ; pizzas» de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BERLINOIS – DAS KEBAP, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BERLINER KEBAB, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’un trait d’union, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun un premier terme comportant la séquence BERLIN (BERLINOIS pour le signe contesté et BERLINER pour la marque antérieure) ainsi qu’un autre terme très proche (respectivement KEBAP et KEBAB). Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes. En effet, les termes BERLINOIS et BERLINER, qui font référence à la vil e de Berlin, n’apparaissent pas distinctifs au regard des produits et des services en cause, en ce qu’ils peuvent indiquer leur lieu de commercialisation, de production ou de prestation. De même, le terme KEBAP du signe contesté, qui désigne un kebab turc, est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services de la demande en ce que ces derniers peuvent avoir pour objet des « kebaps ». Or, en présence de marques composées de termes peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux éléments de différenciation des marques qui, en l’espèce, permettent de distinguer suffisamment les deux signes. En effet, visuel ement les signes présentent plusieurs différences : terminaisons des termes BERLINOIS et BERLINER ainsi que des termes KEBAP et KEBAB, structures différentes des deux signes (quatre termes dans le signe contesté avec la présence des articles LE et DAS dans la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (sept temps pour le signe contesté, cinq temps pour la marque antérieure) ainsi que par plusieurs de leurs sonorités. Les différences entre les deux signes, tel es que précédemment relevées, ne peuvent être qualifiées par l’opposant d’« accessoires » alors que, dans le signe contesté dont les principaux éléments ne sont pas distinctifs, ce sont el es qui lui confèrent son caractère distinctif et qui permettent aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des services en cause. Intel ectuel ement, s’il est vrai que les signes « partagent une structure identique associant la référence à la vil e de Berlin au sandwich de type kebab », cette dernière ne peut constituer une 3

si militude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’évocations non distinctives au regard des services de la demande. Ainsi que, compte tenu de l’absence de caractère distinctif des termes BERLINOIS et KEBAP ainsi que des différences visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre ces signes pour les consommateurs concernés. En particulier, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LE BERLINOIS – DAS KEBAP n’est donc pas similaire au signe verbal antérieur BERLINER KEBAB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité des produits et des services en cause. B. Sur le fondement de la marque n°4 474 487 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition, apparaissent identiques aux « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque antérieure. 4

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE BERLINOIS – DAS KEBAP, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BERLINR KEBAB : DAS ORIGINAL BERLINER KEBAB, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’un trait d’union, alors que la marque antérieure est composée de six éléments verbaux et d’un double point. Ces signes ont en commun des termes comportant la séquence BERLIN (BERLINOIS pour le signe contesté ; BERLINER et BERLINR pour la marque antérieure), le terme DAS ainsi qu’un autre terme très proche (respectivement KEBAP et KEBAB). Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes. En effet, les termes BERLINOIS et BERLINR/BERLINER, qui font référence à la vil e de Berlin, n’apparaissent pas distinctifs au regard des services en cause, en ce qu’ils peuvent indiquer leur lieu de commercialisation ou de prestation. De même, le terme KEBAP qui désigne un kebab turc, et le terme KEBAB sont dépourvus de caractère distinctif à l’égard des services de la demande en ce que ces derniers peuvent avoir pour objet des « kebaps » ou des « kebabs ». Or, en présence de marques composées de termes peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux éléments de différenciation des marques qui, en l’espèce, permettent de distinguer suffisamment les deux signes. En effet, visuel ement les signes présentent plusieurs différences : terminaisons des termes BERLINOIS et BERLINER/R ainsi que des termes KEBAP et KEBAB, structures différentes des deux signes (quatre termes dans le signe contesté contre six dans la marque antérieure) avec, notamment, la présence du terme ORIGINAL dans la marque antérieure. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (sept temps pour le signe contesté, quinze temps pour la marque antérieure) ainsi que par plusieurs de leurs sonorités. Les différences entre les deux signes, tel es que précédemment relevées, ne peuvent être qualifiées par l’opposant d’« accessoires » alors que, dans les deux signes dont les éléments verbaux ne sont pas distinctifs, ce sont el es qui confèrent à ces signes leur caractère distinctif et qui permettent aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des services en cause. 5

I ntel ectuel ement, s’il est vrai que les signes « partagent une structure identique associant la référence à la vil e de Berlin au sandwich de type kebab », cette dernière ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’évocations non distinctives au regard des services de la demande. Ainsi que, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leurs éléments verbaux ainsi que des différences visuel es et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre ces signes pour les consommateurs concernés. En particulier, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LE BERLINOIS – DAS KEBAP n’est donc pas similaire au signe verbal antérieur BERLINR KEBAB : DAS ORIGINAL BERLINER KEBAB. 6

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce, comme le relève la société opposante, les services et produits sont identiques force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE BERLINOIS – DAS KEBAP peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7