OPP 21-2707 20/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T M a déposé, le 24 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 747 619, portant sur le signe complexe MSP. Le 16 juin 2021, la société MÜLLER SCHUPFNER & PARTNER PATENT- UND RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT MBB (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale désignant l’Union européenne MSP enregistrée le 24 avril 2018 sous le n° 1 420 991, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ; location de noms de domaine sur Internet ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de réalisation de recherches par le biais de bases de données en ligne comprenant des informations techniques et scientifiques ; services de préparation d’opinions techniques et scientifiques ; services juridiques ; services d’avocats en brevets ; services d’avocats; prestation de conseils juridiques ; recherches juridiques ; services de gestion de droits de propriété industriel e et de droits d’auteur pour des tiers ; services de réalisation de recherches juridiques en rapport avec des droits de propriété industriel e et des droits d’auteur ; mise à disposition d’informations en matière de droits de propriété industriel e ; services de renouvel ement de droits de propriété industriel e et de droits d’auteur ; services de concession de licences de droits de propriété industriel e et de droits d’auteur [services juridiques] ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ; location de noms de domaine sur Internet » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services de sécurité pour la protection des biens et des individus » de la demande d’enregistrement contestée qui recouvrent des prestations ayant directement pour objet le domaine de la sécurité n’appartiennent pas à la catégorie générale des « services juridiques ; services d’avocats » de la marque antérieure, qui regroupent des prestations visant à conseil er et aider les tiers dans leurs démarches légales. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de gestion de droits de propriété industriel e et de droits d’auteur pour deux tiers » de la

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marque antérieure qui recouvrent des prestations visant à conseil er et aider les tiers dans le domaine juridique et plus particulièrement le droit de la propriété intel ectuel e. Il ne s’agit donc pas de services identiques ou à tout le moins similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « médiation » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations destinées à assurer un mode de règlement alternatif des conflits, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services juridiques ; services d’avocats en brevets ; services d’avocats ; prestation de conseils juridiques » de la marque antérieure, qui regroupent des prestations visant à conseil er et aider les tiers dans leurs démarches légales. En effet, le premier n’implique pas nécessairement une dimension juridique ; au contraire, il peut être fourni hors de tout dispositif judiciaire et également sans recours aux règles de droit. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’agences de détectives » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent des prestations d’enquêtes et de filatures effectuées par des professionnels ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de réalisation de recherches juridiques en rapport avec des droits de propriété industriel e et des droits d’auteur; mise à disposition d’informations en matière de droits de propriété industriel e » de la marque antérieure, qui regroupent des prestations visant à conseil er et aider les tiers dans leurs démarches légales. Par ail eurs, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « services juridiques ; services d’avocats » de la marque antérieure dès lors que la réalisation des seconds n’implique pas nécessairement le recours aux premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MSP, représenté ci-dessous :

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La marque antérieure porte sur le signe verbal MSP, reproduit ci-dessous : MSP La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois lettres et d’éléments figuratifs, et que la marque antérieure est composée de trois lettres. Visuel ement et phonétiquement, ces signes ont en commun le sigle MSP, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par les éléments figuratifs présents au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois ces derniers n’altèrent en rien la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du sigle MSP par lequel la demande d’enregistrement sera lue et prononcée. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MSP est donc similaire à la marque verbale antérieure MSP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MSP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services juridiques ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ; location de noms de domaine sur Internet ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services susvisés.