OPP 21-1679 12/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A P a déposé, le 26 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 725 812 portant sur le signe complexe GAYA. Le 15 avril 2021, la société KESSEL MEDINTIM GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination CAYA, déposée le 15 avril 2011 et renouvelée par déclaration publiée le 26 mars 2021 sous le n° 009 899 841, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A cette occasion, la déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la preuve de l’usage et l’appréciation de l’usage sérieux Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement.

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En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 26 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 26 janvier 2016 au 26 janvier 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. La société opposante indique dans l’acte d’opposition, fonder son opposition sur la base des produits suivants : « Produits pharmaceutiques,À savoir produits de contraception et contraceptifs; Produits hygiéniques à usage médical; Tous les articles précités n’étant pas destinés au traitement des rhumatismes, des douleurs articulaires et musculaires. Instruments et appareils médicaux, excepté instruments et appareils pour les soins médicaux corporels et d’esthétique, cependant pas à l’exception des gels utilisés avec des diaphragmes ». Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité des produits pour lesquels el e est enregistrée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. La société opposante indique que les pièces fournies sont « propres à établir l’exploitation de la marque CAYA pour les années 2016 à 2021 pour les produits des classes 5 et 10 sur lesquels est basée l’opposition ». Pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante fournit notamment les documents suivants :

- Pièces 1 à 51 : factures émises par la société opposante, libel ées à une société que la société opposante indique être un distributeur en France, datées entre le 9 novembre 2016 et le 11 janvier 2021, pour des diaphragmes et gels contraceptifs pour diaphragme avec applicateur sous la marque CAYA ;

- Pièce 52 : reproduction à plat de l’embal age d’un diaphragme contraceptif portant la marque CAYA, datée du 7 mai 2018 ;

- Pièce 53 : brochure relative à des diaphragmes et gels contraceptifs pour diaphragme sous la marque CAYA ; il y est notamment indiqué que « Plus de 100 000 femmes dans le monde ont choisi Caya comme moyen de contraception » et qu’« en 2016, Caya était disponible dans plus de 30 pays » ; la brochure inclut également les « résultats du questionnaire auquel ont répondu 103 utilisatrices entre avril et juin 2016 » « trois ans après le début de la commercialisation du diaphragme Caya en Europe » ;

- Pièce 54 : brochure relative à des diaphragmes et gels contraceptifs pour diaphragme sous la marque CAYA, datée de novembre 2019. Les pièces précitées démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour des diaphragmes et gels contraceptifs pour de tels diaphragmes, pendant la période pertinente et dans une partie substantiel e du territoire de l’Union Européenne. Ainsi, l’usage sérieux est démontré pour les « Produits pharmaceutiques, À savoir produits de contraception et contraceptifs; Tous les articles précités n’étant pas destinés au traitement des rhumatismes, des douleurs articulaires et musculaires. Instruments et appareils médicaux, excepté instruments et appareils pour les soins médicaux corporels et d’esthétique, cependant pas à

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l’exception des gels utilisés avec des diaphragmes » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en ce qui concerne les « Produits hygiéniques à usage médical ; Tous les articles précités n’étant pas destinés au traitement des rhumatismes, des douleurs articulaires et musculaires», il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour ce type de produits. En particulier, contrairement aux arguments de la société opposante, rien ne permet d’affirmer que les gels contraceptifs pour diaphragme, exploités sous la marque CAYA, revêtent une fonction hygiénique. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Produits pharmaceutiques, À savoir produits de contraception et contraceptifs; Tous les articles précités n’étant pas destinés au traitement des rhumatismes, des douleurs articulaires et musculaires. Instruments et appareils médicaux, excepté instruments et appareils pour les soins médicaux corporels et d’esthétique, cependant pas à l’exception des gels utilisés avec des diaphragmes », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les produits précités. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine; compléments alimentaires ; appareils et instruments médicaux ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Produits pharmaceutiques, À savoir produits de contraception et contraceptifs; Tous les articles précités n’étant pas destinés au traitement des rhumatismes, des douleurs articulaires et musculaires. Instruments et appareils médicaux, excepté instruments et appareils pour les soins médicaux corporels et d’esthétique, cependant pas à l’exception des gels utilisés avec des diaphragmes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « appareils et instruments médicaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en des termes proches au sein de la marque antérieure, à savoir sous la formulation suivante : « Instruments et appareils médicaux, excepté instruments et appareils pour les soins médicaux corporels et d’esthétique, cependant pas à l’exception des gels utilisés avec des diaphragmes ». A cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, les « « Instruments et appareils médicaux, excepté instruments et appareils pour les soins médicaux corporels et d’esthétique, cependant pas à l’exception des gels utilisés avec des diaphragmes » visés par la marque antérieure sont suffisamment précis pour permettre aux tiers d’identifier de façon immédiate, certaine et constante, leur portée, de sorte qu’ils respectent parfaitement les impératifs de précision des libel és ; il peut donc être procédé à des comparaisons au regard de ce libel é. En outre, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel el e « entend limiter son dépôt aux appareils et instruments médicaux tels que les pessaires et les dilatateurs vaginaux, ainsi que des instruments utilisés par les professionnels de la santé de la femme comme les spéculums gynécologiques » ; toutefois, outre que cette limitation ne saurait être prise en considération par

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l’Institut en l’absence de déclaration formel e de retrait partiel, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. Il y a lieu en conséquence de les considérer identiques, ou à tout le moins similaires. En revanche, les « compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des denrées visant à compléter et pal ier les carences d’une alimentation courante, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques, À savoir produits de contraception et contraceptifs; Tous les articles précités n’étant pas destinés au traitement des rhumatismes, des douleurs articulaires et musculaires » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits employés pour rendre les rapports sexuels inféconds. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution ; à cet égard, si les produits précités sont susceptibles d’être pareil ement vendus en pharmacies ou parapharmacies, ils ne sont toutefois pas mis à disposition sur les mêmes rayons. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d’enregistrement contestée et les « Produits hygiéniques à usage médical ; Tous les articles précités n’étant pas destinés au traitement des rhumatismes, des douleurs articulaires et musculaires » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GAYA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination CAYA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination et d’éléments figuratifs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.

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Ces signes ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement très proche, à savoir GAYA pour le signe contesté et CAYA pour la marque antérieure (longueur identique, trois lettres identiques sur quatre formant la même séquence caractéristique –AYA, présence commune de la lettre Y rare en langue française ; rythme identique, sonorité finale [aya] identique et répétition commune du son [a]). La seule différence entre les deux dénominations, tenant à la substitution de la première lettre C par la lettre G au sein du signe contesté, ne saurait écarter leur perception globale très proche compte tenu tant des ressemblances visuel es que phonétiques entre ces deux lettres C/G et dès lors que les dénominations restent dominées par une séquence de lettres et de sonorités communes. Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les dénominations GAYA du signe contesté, et CAYA, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs, susceptibles de représenter la forme d’un corps humain et un soleil, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination GAYA par laquel e le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté GAYA est donc similaire à la marque verbale antérieure CAYA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GAYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « appareils et instruments médicaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.