OP21-2548 03/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M C a déposé le 18 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 745 487, portant sur le signe verbal I-MEDIATION. Le 8 juin 2021, la société DISPUTECH IP HOLDCO PTY LTD (société de droit australien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’enregistrement international désignant notamment l’Union Européenne, portant sur le signe verbal IMMEDIATION, enregistré le 17 juil et 2018 sous le n°1 389 225, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 14 juin 2021, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « éducation ; publication de livres; conception de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS) ; services de conseil ers en matière de sécurité physique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « logiciels d’applications; applications de réseau sous forme de programmes d’ordinateurs; logiciels informatiques; logiciels informatiques téléchargés sur Internet; programmes de logiciels informatiques; applications logiciel es téléchargeables (applis); logiciels d’application et logiciels informatiques à des fins de services juridiques et services de règlement extrajudiciaire de différends ; tous les produits/services précités uniquement à des fins de services juridiques et services de règlement non juridique des différends ; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services d’analyse et de recherche industriel es; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; Mise à disposition en ligne de logiciels informatiques basés sur le Web; fourniture en ligne d’applications basées sur le Web; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne à des fins de services juridiques et services de règlement extrajudiciaire de différends. ; tous les produits/services précités uniquement à des fins de services juridiques et services de règlement non juridique des différends ; services juridiques; services de gestion des différends juridiques; services de règlement de différends juridiques; services de règlement extrajudiciaire de litiges; résolution de litiges et de conflits (services d’arbitrage); médiation; services de médiation (services d’arbitrage) ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services de « conception de logiciels ; Logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque

antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’ « éducation ; publication de livres » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent respectivement de prestations visant à former, instruire et de prestations de mise à disposition des tiers d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception s’y rapportant; services d’analyses et de recherches industriel es ; tous les produits/services précités uniquement à des fins de services juridiques et services de règlement non juridique des différends » de la marque antérieure, qui s’entendent de travaux et activités intel ectuel es tendant à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (corps enseignant et éditeurs pour les premiers / scientifiques et ingénieurs pour les seconds) contrairement aux arguments soulevés par la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de conseil ers en matière de sécurité physique » de la demande contestée qui s’entendent de la mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine de la protection de l’intégrité physique des personnes, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « résolution de litiges et de conflits » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations destinées à assurer un mode de règlement alternatif des conflits de toutes natures en vue de parvenir à une solution négociée avec les parties en litige. En effet, la mise en œuvre des premiers ne nécessite pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal I-MEDIATION. La marque antérieure porte sur le signe verbal IMMEDIATION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre et d’un élément verbal séparés par un tiret et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun des dénominations visuel ement proches et phonétiquement identiques, à savoir I-MEDIATION pour le signe contesté et IMMEDIATION pour la marque antérieure. Les signes présentent en effet une longueur comparable (respectivement dix et onze lettres), un même rythme quadrisyllabique et ont en commun les mêmes séquences de lettres placées dans le même ordre, I-ME-DIA-TION, ce qui leur confère une physionomie des plus proche et des sonorités strictement identiques. A cet égard, la substitution du tiret dans le signe contesté par le doublement de la lettre M dans la marque antérieure, tous deux placés immédiatement après la lettre d’attaque I-, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les dénominations précitées dès lors que cette différence n’a aucune d’incidence phonétique et laisse subsister la longue succession de lettres et sonorités communes

I-ME-DIA-TION. Il résulte donc de ces ressemblances d’ensemble une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté I-MEDIATION est donc similaire à la marque antérieure IMMEDIATION, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION Le signe verbal contesté I-MEDIATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque antérieure IMMEDIATION.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « conception de logiciels ; Logiciels en tant que services (SaaS)». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.