OP21-3137 11/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SERENDIPITY VENTURES a déposé le 28 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4760546 portant sur le signe complexe PET TALK A DOG IS FOREVER. Le 9 juil et 2021, la société AFFINITY PETCARE (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PETTALKS déposée le 23 mai 2018 et enregistrée sous le n° 017904422, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation; Activités sportives et culturel es; Organisation et conduite de concours ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, la société déposante soutient que les services invoqués de la marque antérieure, à savoir les services d’ «Éducation; Activités sportives et culturel es; Organisation et conduite de concours » seraient imprécis, et ne sauraient servir de base à la présente comparaison des services. Toutefois, ces services s’entendent respectivement de prestations visant à former, instruire quelqu’un, à dispenser et mettre en œuvre cette formation, de prestations consistant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, d’activités intel ectuel es, relevant du domaine des loisirs, proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales et de prestations visant à organiser des examens ou des compétitions. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que ces services ne précisent pas les domaines spécifiques dans lesquels ils sont rendus ne justifie pas que ces services soient imprécis et vagues. Aussi, et à travers ces définitions, il ressort que ces services sont suffisamment précis pour être 2

comparés aux services de la demande d’enregistrement contestée. Les services d’ « Éducation; formation; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière d’éducation» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le service d’ « organisation de concours (éducation ou divertissement)» de la demande d’enregistrement contestée est identique au service d’ « Organisation et conduite de concours» de la marque antérieure invoquée, le premier entrant dans la catégorie générale constituée par le second. Ces services sont donc identiques. Aussi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité entre le service précité de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Les services d’ « organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses et de prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes instructifs, présentent les mêmes nature, objet et destination que le service d’ « Éducation » de la marque antérieure qui s’entend d’action de former, d’instruire quelqu’un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Aussi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité entre le service précité de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été constatée et démontrée. Le service d’ « organisation d’expositions à buts culturels » de la demande d’enregistrement contestée relève de la catégorie générale du service d’ « activités culturel es » de la marque antérieure ; ces services sont donc identiques. Les services de « divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à divertir le public et à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières relatives à l’amusement et à la distraction du public, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « activités sportives et culturel es » de la marque antérieure qui s’entendent d’activités visant également à divertir et cultiver le public. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, et concernant le service d’ « organisation d’expositions à buts culturels » de la demande d’enregistrement contestée, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité entre le service précité de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été constatée. 3

En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Éducation; Activités sportives et culturel es » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’ayant pas directement pour objet les seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers. Il s’agit donc de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PET TALK A DOG IS FOREVER, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal PETTALKS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un ensemble verbal. Les signes en cause ont un commun un ensemble verbal visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement très proche, à savoir PET TALK pour le signe contesté et PETTALKS pour la marque antérieure. 4

Ces éléments verbaux diffèrent par le fait que les termes PET et TALK(S) sont séparés dans le signe contesté et attachés dans la marque antérieure, ainsi que par la présence de la lettre S en position finale de l’ensemble verbal PETTALKS dans la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances précédemment relevées, dès lors que le consommateur d’attention moyenne percevra les deux termes anglais PET TALK dans les signes en cause et n’accordera que peu d’importance à la présence de la lettre S qui présente un faible impact visuel et phonétique et n’est que la simple marque du pluriel. En effet, et contrairement à ce que soutient la société déposante, ces termes seront prononcés pareil ement en deux temps et la présence de la lettre majuscule T dans le signe contesté n’aura aucune influence dans la prononciation de ces termes. Enfin, et conceptuel ement, la société déposante soutient que ces éléments verbaux seront perçus différemment par le consommateur d’attention moyenne, le signe contesté étant perçu comme évoquant « l’idée d’un échange avec l’animal, du langage des animaux » et la marque antérieure comme « l’idée de conférences au sujet des animaux de compagnie ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français d’attention et de culture moyenne puisse identifier une tel e nuance, dès lors que le terme TALK est, pour un consommateur français, plus communément compris comme signifiant « parler » en anglais. En outre, l’évocation respective des signes en cause invoquée par la société déposante découle d’une corrélation des signes en cause aux activités réel es des titulaires des signes. Or, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, des termes A DOG IS FOR FEVER, d’un élément figuratif et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux PET TALK du signe contesté et PETTALKS de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des services en cause. Ces termes apparaissent également dominants dans le signe contesté dès lors que les termes A DOG IS FOR FEVER sont présentés en plus petits caractères, sur une ligne inférieure et seront perçus comme un simple slogan. En outre, la présentation particulière du signe contesté (couleurs, typographie, agencement) et la présence de l’élément figuratif, présenté en gros, ne permettent pas d’écarter les grandes ressemblances relevées précédemment et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et lisible des éléments verbaux très proches. En conséquence, le signe complexe contesté PET TALK A DOG IS FOREVER est donc similaire à la marque antérieure PETTALKS. 5

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. A cet égard, la société déposante soutient qu’il ne saurait exister un risque de confusion entre les marques en cause dès lors que le public concerné par ces marques ne serait pas le même. El e indique, en se basant sur l’analyse du site internet de la société opposante, que la marque antérieure serait uniquement à destination d’un public espagnol alors que le signe contesté serait à destination d’un public français. Toutefois, il convient de rappeler que la détermination du public pertinent dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en prenant en compte les services visés par les marques dans leur dépôt, indépendamment du public réel ement visé dans le cadre de l’exploitation réel e ou supposée des marques en cause. En l’espèce, le public pertinent au regard des services visés est le grand public, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté PET TALK A DOG IS FOREVER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Éducation; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ». . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.

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