R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OP21-3187 07/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015. Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4. Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MODERN DECO CO (société de droit japonais) est titulaire de l’enregistrement international n° 1591131 du 28 décembre 2020 portant sur le signe complexe AND · DECO et désignant la France. Le 13 juil et 2021, la société WACOAL EMEA LTD (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union européenne DECO déposée le 22 septembre 2020, enregistrée sous le n° 018311335, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par l’enregistrement international contesté.

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L’opposition a été notifiée à l’OMPI pour qu’el e la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; jarretières; fixe-chaussettes; bretel es; ceintures montées; ceintures [vêtements]; articles chaussants [autres qu’articles chaussants spéciaux pour le sport]; articles chaussants spéciaux pour le sport; vêtements de sport ». Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a invoqué, à l’appui de son opposition les produits suivants : « Vêtements; Articles d’habil ement de dessus; Sous-vêtements; Vêtements de sport et de loisir; Soutiens-gorge de sport; Vêtements décontractés; Chaussures et chapel erie; Mail ots de bain; Costumes de plage; Articles de corseterie; Lingerie; Sous-vêtements féminins; Corsets [vêtements de dessous]; Gaines [sous-vêtements]; Soutiens-gorge; Combinés pour dames; Bonneterie; Gilets, culottes, jupons; Chemises de nuit; pyjamas et robes d’intérieur; Vêtements d’extérieur tricotés; Mail ots de bain; Bas et Panties; Peignoirs de bain; Manteaux et vestes; Ceintures pour vêtements ». Dans son exposé des moyens, la société opposante est venue limiter les produits invoqués à l’appui de son opposition aux produits : « Vêtements; Articles d’habil ement de dessus; Sous-vêtements; Vêtements de sport; Soutiens-gorge de sport; Chaussures Articles de corseterie; Lingerie; Sous- vêtements féminins; Corsets [vêtements de dessous]; Gaines [sous-vêtements]; Soutiens-gorge; Combinés pour dames; Bonneterie; Chemises de nuit; pyjamas et robes d’intérieur; Bas et Panties; Ceintures pour vêtements ». 2

En conséquence, seuls ces produits de la marque antérieure seront pris en compte dans le cadre de la comparaison des produits. La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement contesté, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de l’enregistrement international contesté objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe AND · DECO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DECO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un point alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun le terme DECO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence du terme AND en position d’attaque du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme DECO, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. Le terme DECO apparaît également dominant dans le signe contesté dès lors que le terme AND qui le précède, terme anglais signifiant « et », vient seulement l’introduire. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes en cause sont similaires. 3

Le signe complexe contesté complexe AND · DECO apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure DECO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits, lequel est renforcé par l’identité des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AND · DECO ne peut donc pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements; jarretières; fixe-chaussettes; bretel es; ceintures montées; ceintures [vêtements]; articles chaussants [autres qu’articles chaussants spéciaux pour le sport]; articles chaussants spéciaux pour le sport; vêtements de sport ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusée, pour les produits précités. 5