OP 21-3439 16 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société I LIGHT U (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 763 736, portant sur le signe complexe I LIGHT U ARTS & LUMIERES SCENOGRAPHIES URBAINES PRODUCTION.

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Le 27 juillet 2021, la société EXCLOOSIVA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne verbale I LIGHT YOU, déposée le 8 août 2007, enregistrée puis renouvelée sous le n° 5966866, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union européenne verbale I LIGHT YOU, déposée le 11 avril 2012 et enregistrée sous le n° 10799203, sur le fondement du risque de confusion ;

- le nom de domaine « ilightyou.com », sur le fondement du risque de confusion. En date du 1er février 2021, l’Institut a notifié l’opposition et émis une notification d’irrecevabilité de celle-ci. Suite à une renonciation de l’opposante au fondement du nom de domaine, l’Institut a levé l’irrecevabilité. La société déposante a alors été invitée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposante invoque une atteinte aux marques antérieures invoquées sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne I LIGHT YOU n° 5966866 Sur la comparaison des produits et services

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Au vu de l’exposé des moyens, les produits et services contestés sur le fondement de cette marque antérieure sont les suivants : « Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations ; Logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d’application (API) ; Logiciels d’applications ; Processeurs d’application ; logiciels (programmes enregistrés) ; Direction professionnelle des affaires artistiques ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ». Les services de la marque antérieure indiqués dans le récapitulatif comme servant de base à l’opposition sont les suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de « Direction professionnelle des affaires artistiques ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à certains des services précités de la marque antérieure, invoqués par la société opposante, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations ; Logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d’application (API) ; Logiciels d’applications ; Processeurs d’application ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des outils informatiques susceptibles d’être utilisés dans les contextes et aux fins les plus variés, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas spécifiquement pour objet les seconds et n’étant pas nécessairement ni même généralement utilisés dans le cadre de ces derniers ; Le seul fait que les premiers puissent inclure des « logiciels de gestion commerciale », comme l’invoque l’opposante, ne saurait suffire à établir une similarité avec les seconds ; en décider autrement reviendrait à considérer les premiers comme étant similaires à l’ensemble des services utilisant des logiciels et applications logicielles, lesquels services sont des plus divers, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de la vie économique ; Ainsi, ces services n’apparaissent pas complémentaires, ni dès lors similaires.

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En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sur le fondement de la marque antérieure n°5966866 sont, pour partie, similaires à certains des services de celle-ci.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure n°5966866 porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : I Light You La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en un ensemble complexe comportant des éléments verbaux, graphiques et figuratifs ainsi que des couleurs, alors que la marque antérieure contient seulement des éléments verbaux, inscrits en caractères de police standard. Les éléments verbaux I LIGHT YOU constitutifs de la marque antérieure et I LIGHT U du signe contesté apparaissent proches visuellement et identiques d’un point de vue phonétique et sémantique ; à cet égard, ils se prononcent pareillement [aï-laït-you] et sont reconnaissables comme désignant l’expression anglaise « I light you », signifiant « je t’éclaire » ; Il en résulte d’importantes ressemblances entre les signes. Si le signe contesté contient d’autres termes, ainsi que des éléments graphiques / figuratifs et couleurs, qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences d’ensemble qui en résultent entre les signes ;

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A cet égard, les éléments verbaux I LIGHT U du signe contesté apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause et constituent les éléments dominants caractérisant essentiellement la marque ; En effet, ils sont mis en exergue par leur dimension, et les autres éléments verbaux, minimisés visuellement par leur présentation sur le côté du signe et en caractères de plus petite taille, apparaissent en outre comme de simples indications descriptives sur les produits et services concernés, de sorte que ces autres termes ne seront probablement pas retenus ni prononcés dans la désignation de la marque qui sera ainsi nommée par les seuls éléments I LIGHT U, à l’identique de la marque antérieure ; De même, les éléments purement visuels du signe contesté sont imperceptibles pour un consommateur qui prendrait connaissance de la marque seulement phonétiquement, et n’altèrent pas visuellement le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments I LIGHT U. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe contesté est donc similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services de « Direction professionnelle des affaires artistiques ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires » de la demande d’enregistrement et des services invoqués de la marque antérieure, conjuguée à la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion, notamment d’association, sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard de ces services. En revanche, à défaut de similarité entre les « Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations ; Logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d’application (API) ; Logiciels d’applications ; Processeurs d’application ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard de ces produits, et ce nonobstant la similitude des signes. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne I LIGHT YOU n° 5966866, la demande d’enregistrement doit être

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partiellement rejetée, pour les services suivants : « Direction professionnelle des affaires artistiques ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ». B. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne I LIGHT YOU n° 10799203 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services objets de l’opposition restant à être comparés, au vu de la portée de l’opposition telle qu’indiquée dans le récapitulatif et d’une régularisation matérielle de la demande d’enregistrement concernant certains d’entre eux, sont les suivants : « Objets d’art en métaux communs ; Objets d’art en métaux non précieux ; logiciels de jeux ; Projecteurs de lumière ; Appareils d’éclairage ; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; Figurines [jouets] électriques avec lumières et sons ; Location d’objets d’art d’éclairage (appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision) en matériaux et métaux communs ; Conception (recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers) d’objets d’art d’éclairage en matériaux et métaux communs ; Conception d’Applications de téléphonies mobile et interactives d’éclairage festif, culturel et collectif. Direction artistique d’artistes du spectacle; Divertissement sous forme de spectacles son et lumière; Location d’œuvres d’art; Location de décors de spectacles; Mise à disposition d’installations de parcs à thème; Organisation de manifestations culturelles et artistiques; Organisation de spectacles et d’évènements culturels; Organisation et présentation de spectacles; Production de spectacles de parcs d’attraction; Services de divertissement sous forme d’un spectacle de parcs d’attractions; Services de parcs à thème; Services de parcs à thèmes; Services de parcs d’attraction et de parcs à thème; Services de parcs d’attractions et à thème; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’installations de loisirs; location de décors de spectacles; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Divertissement sous la forme d’un parcours sur le thème de la lumière. Conception d’oeuvres d’art; Location de logiciels d’application; Mise à disposition temporaire d’applications Web; Programmation d’applications multimédias; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); services de conception d’art graphique ». Les services de la marque antérieure indiqués dans le récapitulatif comme servant de base à l’opposition sont les suivants : « Regroupement et présentation d’appareils d’éclairage pour la vente au détail. Vente au détail, par tout moyen de communication, d’appareils d’éclairage ». En l’espèce, les « Projecteurs de lumière ; Appareils d’éclairage ; Location d’objets d’art d’éclairage (appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision) en

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matériaux et métaux communs ; Conception (recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers) d’objets d’art d’éclairage en matériaux et métaux communs ; Conception d’Applications de téléphonies mobile et interactives d’éclairage festif, culturel et collectif » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à certains des services précités de la marque antérieure, invoqués par la société opposante, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Objets d’art en métaux communs ; Objets d’art en métaux non précieux ; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement regroupent des objets très divers, dont rien n’indique qu’ils aient nécessairement pour fonction l’éclairage, et les services de « Regroupement et présentation d’appareils d’éclairage pour la vente au détail » de la marque antérieure ont quant à eux pour objet exclusivement des appareils d’éclairage, lesquels ne sont pas nécessairement des objets d’arts ; il ne peut dès lors être relevé aucun lien étroit et obligatoire entre ces produits et services, les premiers n’étant pas nécessairement l’objet des seconds ; Il ne peut davantage être relevé de lien d’interdépendance entre les « logiciels de jeux ; Figurines [jouets] électriques avec lumières et sons » de la demande d’enregistrement et les services de « Regroupement et présentation d’appareils d’éclairage pour la vente au détail » de la marque antérieure, les premiers, qui relèvent de la catégorie des jeux et jouets et non des appareils d’éclairage, n’étant nullement l’objet des seconds ; A cet égard, les « Figurines [jouets] électriques avec lumières et sons » ne sauraient être assimilées à des appareils d’éclairage du seul fait qu’elles soient dotées de « lumières », ces produits demeurant par nature des jouets, qui visent dès lors l’amusement et non l’éclairage ; Ainsi, les produits et services respectivement précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Par ailleurs, les services de « Direction artistique d’artistes du spectacle ; Divertissement sous forme de spectacles son et lumière ; Location d’œuvres d’art ; Location de décors de spectacles ; Mise à disposition d’installations de parcs à thème ; Organisation de manifestations culturelles et artistiques ; Organisation de spectacles et d’évènements culturels ; Organisation et présentation de spectacles ; Production de spectacles de parcs d’attraction ; Services de divertissement sous forme d’un spectacle de parcs d’attractions ; Services de parcs à thème ; Services de parcs à thèmes ; Services de parcs d’attraction et de parcs à thème ; Services de parcs d’attractions et à thème ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de

spectacles ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Divertissement sous la forme d’un parcours sur le thème de la lumière. Conception d’oeuvres d’art ; Location de logiciels d’application ; Mise à disposition temporaire d’applications Web ; Programmation d’applications multimédias ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement, visés dans le récapitulatif d’opposition comme étant objets de

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l’opposition, n’ont fait l’objet d’aucune comparaison par la société opposante dans son exposé des moyens, de sorte que celle-ci ne permet pas à l’institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Dès lors, aucune identité ou similarité entre ces services et les services servant de base à l’opposition n’a été mise en évidence. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement restant à être comparés sont, pour partie, similaires à certains des services de la marque antérieure de l’Union européenne n°10799203. Sur la comparaison des signes Le signe contesté, d’ores-et-déjà reconnu similaire au signe verbal I Light You constitutif de la marque antérieure n° 5966866, apparaît également similaire au signe verbal I LIGHT YOU constitutif de la marque antérieure n°10799203, pour les mêmes raisons que celles énoncées dans la précédente comparaison. Ainsi, les signes en présence sont similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de la similarité des « Projecteurs de lumière ; Appareils d’éclairage ; Location d’objets d’art d’éclairage (appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision) en matériaux et métaux communs ; Conception (recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers) d’objets d’art d’éclairage en matériaux et métaux communs ; Conception d’Applications de téléphonies mobile et interactives d’éclairage festif, culturel et collectif » de la demande d’enregistrement et des services invoqués de la marque antérieure n° 10799203, conjuguée à la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion, notamment d’association, sur l’origine de ces deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard de ces services. En revanche, à défaut d’identité ou de similarité établie entre les autres produits et services objets de l’opposition et restant à être comparés, et les services servant de base à l’opposition, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en cause au regard de ces produits et services, et ce nonobstant la similitude des signes. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n°10799203, la demande d’enregistrement doit être partiellement rejetée, pour les produits et services suivants : « Projecteurs de lumière ; Appareils d’éclairage ; Location d’objets d’art d’éclairage (appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision) en matériaux et métaux communs ; Conception (recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers) d’objets d’art d’éclairage en matériaux et métaux communs ; Conception d’Applications de téléphonies mobile et interactives d’éclairage festif, culturel et collectif ».

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CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte aux marques antérieures invoquées, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des produits et services objets de l’opposition, à savoir les produits et services suivants : « Projecteurs de lumière ; Appareils d’éclairage.

Direction

professionnelle

des

affaires

artistiques ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires. Location d’objets d’art d’éclairage (appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision) en matériaux et métaux communs. Conception (recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers) d’objets d’art d’éclairage en matériaux et métaux communs. Conception d’Applications de téléphonies mobile et interactives d’éclairage festif, culturel et collectif ». La demande d’enregistrement contestée doit dès lors être rejetée pour ces produits et services. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Projecteurs de lumière ; Appareils d’éclairage. Direction professionnelle des affaires artistiques ; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires. Location d’objets d’art d’éclairage (appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision) en matériaux et métaux communs. Conception (recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers) d’objets d’art d’éclairage en matériaux et métaux communs. Conception d’Applications de téléphonies mobile et interactives d’éclairage festif, culturel et collectif ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 763 736 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.