OPP 21-3948 07/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ROCHER MISTRAL SAS a déposé le 2 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 772 791 portant sur le signe complexe L’EPICERIE DE PROVENCE. Le 25 août 2021, la société WELLER INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX (SARL unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant le nom de domaine antérieur www.epiceriedeprovence.com sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le III de l’article 4 de la décision susvisée précise également que : « Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement. A l’expiration du délai mentionné au II, l’Institut vérifie que les pièces fournies au soutien des indications requises au I ne sont pas manifestement dénuées de pertinence ». Par conséquent, l’opposant doit non seulement démontrer la réservation du nom de domaine par ses soins mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée ainsi que sa portée non seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En effet, le 2

nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. À cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. En outre, la portée de l’usage du signe en cause ne doit pas être seulement locale. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47, 48). En l’espèce, la société opposante a formé opposition à l’enregistrement du signe contesté sur la base du nom de domaine « www.epiceriedeprovence.com », renouvelé le 12 août 2021. L’opposante a renseigné en rubrique 6-1 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :

- Type de fondement : Nom de domaine - Désignation du signe : www.epiceriedeprovence.com - Activités qui servent de base à l’opposition : « Fabrication et vente de produits alimentaires». À l’appui de son opposition, l’opposante transmet les documents suivants :

- Fiche whois du nom de domaine « epiceriedeprovence.com » : indiquant une date de création le 13 septembre 2006 et une date d’expiration au 6 juillet 2021 et en partie anonymisée ;

- Facture adressée par OVH à la société WELLER INVESTISSEMENT datée du 12 août 2021 au titre du renouvellement du nom de domaine « epiceriedeprovence.com » ;

- Des captures d’écran figurant dans son exposé des moyens :  Pages 6 à 9 : captures d’écran du site « epiceriedeprovence.com » :  Extrait daté du 25 août 2015 présentant « Les confits de fleurs aux paillettes d’or : L’Epicerie de Provence vous propose des confits de rose et 3

de violette agrémentés de paillettes d’or alimentaires 23 carats. Ces confits se savourent tartinés sur du pain frais, de la brioche et peuvent également être utilisés en pâtisserie et dans les desserts (salades de fruits, verrines…) » accompagné d’une photographie représentant un pot de confit, « les fleurs de sel et gros sels de Camargue : nos fleurs de sel de Camargue aux herbes, aux fleurs, au piment d’Espelette et à la truffe tuber aestivum s’utilisent en finition pour parfumer vos plats avec raffinement…» accompagné d’une photographie représentant de 4 pots de fleurs de sel ;  Extrait daté du 9 janvier 2015 présentant « les sirops aux paillettes d’or : une gamme de 3 sirops aux parfums de fleurs (rose, violette, coquelicot) et 2 sirops aux parfums de fruits rouges agrémentés de paillettes d’or alimentaire » / « les fleurs cristallisées : nos fleurs cristallisées sont fabriquées à partir de fleurs et feuilles fraîchement cueillies et cristallisées au sucre… » accompagnée d’une photographie représentant 2 boites portant la mention « Les Cristallisées » ;

 Extrait daté du 6 septembre 2014 présentant « le coffret duo d’assaisonnements : l’Epicerie de Provence lance le coffret duo d’assaisonnements composé d’une préparation culinaire à base d’huile d’olive et d’un vinaigre balsamique, le tout aromatisé à la truffe… » ;  Extraits datés du 13 juin 2012 présentant « le coffret de confits d’oignons »/ « les coffrets de moutardes aromatisés », « le coffret apéritif : découvrez notre coffret un apéritif en Provence, un assortiment de succulentes préparations à l’accent provençal » « les fleurs cristallisées », « les sirops spécial apéritifs et cocktails ».  Pages 11, 12 et 13 : Captures d’écran issues de webarchive.org du 22 janvier 2009, du 26 juillet 2011 et du 8 mai 2012 du site internet « epicerie-de-provence.com ».  Page14 : Capture d’écran webarchive.org du 22 mai 2013 du site internet epiceriedeprovence-leblog.fr ;  Pages 15 à 18 : Capture d’écran issues de webarchive.org du site internet epiceriedeprovence.com :  Extrait daté du 19 décembre 2014 sur lequel figurent les éléments suivants : « accueil, actualités, les produits, les recettes, presse, contact, boutique en ligne » « Qui sommes-nous ? … Les nougats, les vinaigres aux pulpes de fruits, les moutardes à l’anciennes… » ;  Extrait daté du 5 février 2016 : Menu « accueil, actualités, les produits, les recettes, presse, contact, boutique en ligne » « Qui sommes-nous ? … Les nougats, les vinaigres aux pulpes de fruits, les moutardes à l’anciennes… » ; 4

 Extrait daté du 22 août 2018 sur lequel figurent les mentions suivantes : « Présentation » : confectionnée dans nos ateliers en Provence, notre ligne de produits revêt des allures de campagne chic très déco. Une harmonie gourmande, une délicieuse sensation de bien-être dans un univers de luxe discret et raffiné » ;  Extrait daté du 24 novembre 2020 : « Présentation » : confectionnée dans nos ateliers en provence, notre ligne de produits revêt des allures de campagne chic très déco. Une harmonie gourmande, une délicieuse sensation de bien-être dans un univers de luxe discret et raffiné » « Les confits d’oignons, les vinaigres… ».  P20 : capture d’écran page résultats de recherche Google à partir des termes : « épicerie de provence » : les résultats de la recherche font apparaître le site internet www.epiceriedeprovence.com en 1ère position. Cette capture d’écran ne comporte pas de date. En premier lieu, si les documents produits montrent l’existence et le renouvellement du nom de domaine invoqué « epiceriedeprovence.com », ils n’établissent pas que l’opposante, la société WELLER INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX, soit titulaire du nom de domaine invoqué. En effet, la facture de renouvellement datée du 12 août 2021 est certes adressée à la société opposante mais la fiche whois transmise par l’opposante porte la mention « registrant organization : QUAI SUD », cette mention indiquant le titulaire de nom de domaine. Il ressort de ce document que le nom de domaine « epiceriedeprovence.com » n’a pas été réservé par la société opposante WELLER INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX mais par la société QUAI SUD, et que la première de ces sociétés ne pouvait donc pas agir en tant qu’ « opposant » comme indiqué dans la rubrique 2-1 de l’acte d’opposition. A cet égard, l’affirmation de l’opposante selon laquelle « WELLER INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX est président de l’entreprise QUAI SUD. WELLER INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX est aujourd’hui titulaire du nom de domaine www.epiceriedeprovence.com » ne peut suffire à démontrer que l’opposante est bien titulaire du nom de domaine invoqué. En conséquence, les éléments fournis ne permettent pas d’établir que le nom de domaine invoqué a été réservé par la société opposante ni, dès lors, que celle-ci pouvait agir en tant qu’opposante sur la base de ce droit. En outre, force est de constater que les pièces fournies ne permettent pas d’établir que le nom de domaine invoqué a une portée qui n’est pas seulement locale. A cet égard, la portée non seulement locale doit être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique. Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet 5

usage ait lieu sur une partie importante du territoire (cf. CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). Il convient ainsi de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160). En l’espèce, les captures d’écran du site Internet « epiceriedeprovence.com » ne démontrent pas que ce site est effectivement exploité et utilisé sur une partie importante du territoire et dans une proportion suffisamment significative dans la vie des affaires. En effet, la société opposante n’a produit aucune facture ni aucun document comptable permettant de justifier de l’utilisation du site par des consommateurs aux fins d’acquérir sur ce territoire des produits alimentaires fabriqués par l’opposante. Si les captures d’écran fournies par l’opposante montrent que le site était accessible et disposait d’un contenu, elles ne montrent toutefois pas un contact concret avec la clientèle. Il convient de préciser que certaines des captures d’écran fournies ne portent pas sur le nom de domaine invoqué mais sur les noms de domaine « www.epicerie-de-provence.com » et « w ww.epiceriedeprovence-leblog.fr », et ne peuvent donc être prises en compte. L’opposante se contente de fournir un extrait d’une recherche sur le moteur de recherche Google à partir des termes « épicerie de provence » montrant que le nom de domaine invoqué apparait en 1er dans la liste des résultats de recherche. Or, il ne saurait en particulier être tiré de cette liste de résultats d’informations précises et tangibles permettant notamment de jauger l’utilisation effective du site par des clients potentiels, partenaires et/ou concurrents, la quantité de personnes ayant consulté ce site et la situation géographique des internautes intéressés. L’affirmation de l’opposante selon laquelle ce nom de domaine a été réservé avec l’extension « .com » qui « est l’extension la plus facilement reconnue par les utilisateurs » ne saurait constituer des arguments pertinents pour démontrer sa portée non seulement locale, laquelle doit être établie par des pièces permettant d’estimer l’étendue réelle (et non seulement potentielle) de son exploitation, dans sa dimension à la fois économique et géographique. L’opposante se contente d’affirmer qu’« elle fabrique des produits d’origine française qu’elle commercialise et distribue dans la France entière par différents canaux » sans apporter aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Ainsi, les éléments fournis par l’opposante ne suffisent pas à établir que le nom de domaine invoqué « www.epiceriedeprovence.com » a une portée qui n’est pas seulement locale, et ce tant sur le plan géographique qu’économique. 6

En conséquence, la société opposante n’ayant pas démontré la titularité du nom de domaine www.epiceriedeprovence.com ni sa portée non seulement locale dans la vie des affaires, la présente opposition, fondée sur ce droit antérieur, doit être rejetée. 7

PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8