OPP21-4351 07/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G R a déposé le 2 juillet 2021 la demande d’enregistrement n°4782321 portant sur la marque verbale STONAGRAM. Le 22 septembre 2021, la société INSTAGRAM LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne INSTAGRAM déposée le 25 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 017739392 sur le fondement du risque de confusion ;

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— la marque de l’Union européenne GRAM déposée le 29 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 017651472 sur le fondement du risque de confusion ;

- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale INSTAGRAM, déposée le 25 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 017739392. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque INSTAGRAM n° 017739392 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal INSTAGRAM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée, tout comme la marque antérieure, est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, le signe contesté STONAGRAM et la marque antérieure INSTAGRAM sont de longueur identique (neuf lettres). Les signes présentent huit lettres en commun dont la longue séquence finale -AGRAM de cinq lettres, ce qui leur confère une physionomie très proche. Ces ressemblances se retrouvent sur le plan phonétique. En effet, les signes en présence ont en commun les sonorités finales [agram] ainsi que la sonorité [st], en attaque au sein de la demande contestée et médiane au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent par leurs séquences d’attaque : STON pour ce qui est du signe contesté, INST pour ce qui est de la marque antérieure. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que trois lettres sur les quatre présentes au sein des éléments d’attaque sont identiques et où les signes restent dominés par la longue séquence commune finale -AGRAM. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes, il existe un risque de confusion entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté STONAGRAM est donc similaire à la marque verbale antérieure INSTAGRAM.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité des produits en cause. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure pour désigner une application pour téléphone qui s’entend d’un logiciel applicatif . Or, la notoriété de la marque antérieure dans ce domaine confère à la dénomination INSTAGRAM un fort caractère distinctif au regard des « logiciels » qui se retrouvent à l’identique dans les deux signes. Il convient par conséquent de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier encore plus largement le risque de confusion. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits en cause ainsi que par l’identité des produits en présence. Du fait de l’identité des produits en présence, de la similarité des signes et de la grande connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement de la marque GRAM n° 017651472 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques avec les produits invoqués de la marque antérieure n° 017739392. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

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La marque antérieure porte sur le signe verbal GRAM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée, tout comme la marque antérieure, est constituée d’une dénomination unique. Les sigles en présence ont en commun la séquence finale –GRAM. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement ces signes se différencient par leur longueur (neuf lettres pour ce qui est de la demande contestée, quatre lettres pour ce qui est de la marque antérieure)/ En outre, la demande contestée contient une longue séquence d’attaque STONA-, qui n’a rien en commun avec la marque antérieure. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (trois syllabes pour le signe contesté et une seule pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque (la demande contestée commençant par la séquence d’attaque STONA- comme précédemment développé). Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Le signe verbal contesté STONAGRAM n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure verbale GRAM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services

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désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, et en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques.

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C. Sur le fondement de la marque de renommée INSTAGRAM n° 017739392 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 017739392 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif de la marque antérieure enregistrée sur laquelle cette dernière est fondée. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union Européenne n° 017739392, le signe verbal contesté STONAGRAM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.