21-4995 2 novembre 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

La société FUMAKILLA LIMITED, société de droit japonais, a déposé le 25 août 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 794 615 portant sur la dénomination VAPE. Le 16 novembre 2021, la société HENKEL AG & CO. KGAA, société de droit allemand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination VAPONA, enregistrée le 15 octobre 2013 sous le n°011836855. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 28 décembre 2021 sous le n°21-4995. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. La société opposante a répondu aux observations en réponse de la société déposante et a fourni plusieurs pièces afin de démontrer l’usage sérieux de sa marque antérieure. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. a) Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 25 août 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 août 2016 au 25 août 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Dans le délai imparti, la société opposante a, entre autres, fourni des extraits de catalogues promotionnels de vente (pièces 2, 4, 6), des factures (pièces 7, 8, 9, 12, 14), des photographies de points de vente (pièces 15, 16, 17, 77), et des exemples de packaging commercialisés (pièce 67) pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

En l’espèce, compte tenu des éléments de preuve pris dans leur intégralité, les pièces fournies par la société opposante, bien qu’elles ne soient pas exemptes de défauts, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent en relation avec des « Produits pour repousser ou détruire les animaux nuisibles et les insectes; Insecticides, Larvicides et Pesticides; Produits antimites; insectifuges; antimites; Diffuseurs électriques d’insecticide; Dispositifs électriques et électroniques pour attirer, éloigner, attraper, détruire et/ou tuer les insectes et les animaux nuisibles. Pièges et appâts à insectes ». La société déposante invoque que « l’opposante ne justifie pas le fait qu’aucune pièce communiquée ne fait référence aux « Fongicides, Herbicides ; Fumigeant de sol ; Produits pour rafraîchir l’air, produits désodorisants » de la classe 05. ». A cet égard, comme le relève la société déposante, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer un usage de la marque antérieure pour les autres produits servant de base à l’opposition, à savoir les « Fongicides, Herbicides ; Produits germicides et désinfectants ; Fumigeant de sol ; Produits pour rafraîchir l’air, produits désodorisants », aucun de ces produits ne figurant parmi les produits exploités au vu des pièces fournies. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Produits pour repousser ou détruire les animaux nuisibles et les insectes; Insecticides, Larvicides et Pesticides; Produits antimites; insectifuges; antimites; Diffuseurs électriques d’insecticide; Dispositifs électriques et électroniques pour attirer, éloigner, attraper, détruire et/ou tuer les insectes et les animaux nuisibles. Pièges et appâts à insectes », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les seuls produits précités. b) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée faite par l’Institut, et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Fertilisant liquides ; Préparations aromatiques [huiles essentielles] ; désodorisants ; substances diététiques ; insecticides ; préparations pour l’assainissement de l’air ; Appareils électriques pour détruire les moustiques ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Suite à l’appréciation des preuves d’usage faite précédemment, la marque antérieure est réputée avoir été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour repousser ou détruire les animaux nuisibles et les insectes; Insecticides, Larvicides et Pesticides; Produits antimites; insectifuges; antimites; Diffuseurs électriques d’insecticide; Dispositifs électriques et électroniques pour attirer, éloigner, attraper, détruire et/ou tuer les insectes et les animaux nuisibles. Pièges et appâts à insectes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « insecticides ; appareils électriques pour détruire les moustiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Fertilisant liquides » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits visant à maintenir ou à augmenter la fertilité d’un sol pour placer des plantes cultivées dans les meilleures conditions d’alimentation, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pour repousser ou détruire les animaux nuisibles et les insectes; Insecticides, Larvicides et Pesticides; Produits antimites; insectifuges » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits visant à tuer ou éloigner des animaux et des insectes. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « Préparations aromatiques [huiles essentielles] ; désodorisants ; substances diététiques ; préparations pour l’assainissement de l’air » de la demande d’enregistrement contestée et les « Produits germicides et désinfectants ; Produits pour rafraîchir l’air, produits désodorisants » de la marque antérieure, dès lors que l’usage sérieux n’a pas été démontré pour ces derniers. Ainsi, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à établir d’autres liens d’identité ou de similarité, entre les « Préparations aromatiques [huiles essentielles] ; désodorisants ; substances diététiques ; préparations pour l’assainissement de l’air » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été démontré, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination VAPE. La marque antérieure porte sur la dénomination VAPONA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes ont en commun la séquence d’attaque VAP-, toutefois cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier de leur similarité. En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur longueur (quatre lettres pour le signe contesté ; six lettres pour la marque antérieure) et leur séquence finale (-E pour le signe contesté ; -ONA pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (deux temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([p] pour le signe contesté ; [ona] pour la marque antérieure). Intellectuellement, l’opposante invoque une évocation commune résultant de l’élément VAP qui, selon elle, « évoque l‘idée de « vapeur » », estimant que « le terme VAPEUR n’est nullement évocateur des produits en cause ». Toutefois, il est peu probable que les consommateurs perçoivent cette évocation au regard des produits en cause qui n’ont pas de rapport avec la vapeur. En tout état de cause, à supposer même qu’elle soit perçue, cette évocation commune ne saurait supplanter les différences visuelles et phonétiques prépondérantes existant entre les deux signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, comme le relève la société déposante, la séquence VAP peut « être perçue comme faisant référence à la vaporisation », et donc à une caractéristique des produits en cause en ce que ces derniers sont susceptibles d’être vaporisés, d’être pulvérisés par aérosols. Dés lors, les consommateurs ne porteront pas leur attention sur cette séquence d’attaque faiblement distinctive mais sur les éléments de différenciation entre les deux signes. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Ainsi, compte tenu du caractère peu ou pas distinctif de leur séquence commune et de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs. La dénomination contestée VAPE n’est donc pas similaire à la dénomination antérieure VAPONA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée VAPE peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951