OP21-5030 13/05/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S W C a déposé le 23 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 794 218 portant sur le signe verbal ICONES INC.. 1

Le 17 novembre 2021, la société MÜHLBAUER TECHNOLOGY GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal ICON, déposée le 19 août 2008, enregistrée sous le n° 983484 et régulièrement renouvelée. 2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants : « Matières d’obturation dentaire, matières de fixation et moulage; préparations à usage dentaire, en particulier pour 3

les thérapies dentaires non invasives, en particulier pour les infiltrations de lésions carieuses de l’émail dentaire. Appareils et instruments dentaires, en particulier appareils et applications de matériaux dentaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « dentifrices; dentifrices médicamenteux; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires (à un degré fort ou faible, selon les produits) aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ICONES INC., reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : ICON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun un terme visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proche, à savoir ICONES pour le signe contesté et ICON pour la marque antérieure, lequel sera immédiatement perçu comme étant la traduction anglaise au singulier du terme « icône ». En outre, les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal INC. dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ICONES revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que l’élément verbal INC. sera perçu comme l’abréviation usuelle du terme anglais « incorporated » qui figure fréquemment à la fin des noms d’entreprises américaines. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées et de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe contesté ICONES INC. est donc similaire à la marque verbale antérieure ICON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. 5

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ICONES INC. ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ICON. 6

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « dentifrices; dentifrices médicamenteux; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 7