OPP 21-4976 28/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le cabinet KEROSE BW et la société STRAWBERRY TREE DEVELOPMENTS (sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée) ont déposé le 24 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 794 483 portant sur le signe complexe FRANCHISE FAB’ OUEST. Le 15 novembre 2021, la société FIRST ABU DHABI BANK (société régie selon les lois des Emirats arabes unis) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne FAB FIRST ABU DHABI BANK déposée le 26 avril 2017 et enregistrée sous le n° 016643868, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assistance aux entreprises en matière de franchisage; Conseil et consultation d’affaires en matière de franchisage; Prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage; Services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; Services de conseil aux entreprises relatifs à l’exploitation de franchises; Services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; conseils en communication (publicité) ; Conseils financiers dans le domaine du franchisage ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; mise à disposition de forums en ligne ; Services d’éducation en matière de gestion de franchise commerciale; formation; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences ; Conseils juridiques en matière de franchisage; Services de conseils concernant les aspects juridiques du franchisage; Services de conseils juridiques professionnels en matière de franchisage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires et services bancaires; Services bancaires sur l’internet; Services de télébanque; Services bancaires mobiles; Services bancaires; Banque directe; Services de fourniture d’informations bancaires; Services de liquidation d’entreprises [affaires financières]; Investissement de capitaux; Vérification des chèques; Opérations de compensation [change]; Opérations de compensation [change]; Consultation en matière financière; Services d’agences de crédit; Services de cartes; Émission de cartes de crédit; Services de cartes de débit; Dépôt de valeurs; Estimations financières d’ assurances, banques et immobilier; Services d’opérations de change de devises; Informations financières; Gestion financière; Parrainage financier; Services de financement; Placement de fonds; Transfert électronique de fonds; Services de garantie; Souscription d’assurance-maladie; Crédit-bail; Émission de bons de valeur; Émission de chèques de voyage; Crédit-bail; Prêt sur nantissement; Souscriptions d’assurances-vie; Octroi de prêts; Services de dépôt en coffres-forts; Caisses de prévoyance».

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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de « Conseils financiers dans le domaine du franchisage » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent tout comme les services suivants : « Consultation en matière financière; Informations financières; Gestion financière » de la marque antérieure invoquée d’un ensemble de services, notamment de mise à disposition de connaissances particulières, ayant trait aux ressources pécuniaires, à l’argent et aux financements. Ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination. En outre, ces services sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires (établissements bancaires). A cet égard, il importe peu que les déposants aient « pris soin de préciser pour la plupart des services déposés qu’il s’agit de services dédiés exclusivement au domaine de la franchise » dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux services similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de services de la marque antérieure, ainsi qu’aux services similaires par leur nature, objet et destination, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, la précision du libellé de la demande d’enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces services à tout lien avec ceux de la marque antérieure. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Est inopérant l’argument des déposants selon lequel « les services bancaires et financiers commercialisés par l’opposante sont réglementés par le Code monétaire et financier … A l’inverse, les services visés par les déposants correspondent à des prestations de conseil, qui relèvent en partie d’autres activités réglementées … » ; en effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les services suivants : « Assistance aux entreprises en matière de franchisage; Conseil et consultation d’affaires en matière de franchisage; Prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage; Services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; Services de conseil aux entreprises relatifs à l’exploitation de franchises; Services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent diverses prestations intellectuelles ayant pour objet la mise à disposition d’une assistance et de connaissances particulières en matière de franchisage ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Services de liquidation d’entreprises [affaires financières] ; Investissement de capitaux; Consultation en matière financière; Gestion financière; Services de financement » de la marque antérieure invoquée qui désignent un ensemble de services relatifs aux finances. Répondant à des besoins distincts, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de conseils en affaires pour les premiers, établissements bancaires et financiers, sociétés d’investissements pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité ; conseils en communication (publicité) » de la demande

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d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, de prestations intellectuelles visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, d’un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise et de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Affaires et services bancaires; Services de liquidation d’entreprises [affaires financières]; Consultation en matière financière; Gestion financière » de la marque antérieure invoquée tels que précédemment définis. A cet égard, il ne saurait suffire que ces services aient pour but de « favoriser la bonne marche de leurs affaires et activités économiques » comme l’invoque la société opposante pour les déclarer similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services rendus aux entreprises qui présentent pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; mise à disposition de forums en ligne ; Services d’éducation en matière de gestion de franchise commerciale; formation; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Services bancaires sur l’internet; Services de télébanque; Services bancaires mobiles; Services bancaires; Banque directe; Services de fourniture d’informations bancaires » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds, lesquels ne nécessitent pas le recours aux premiers pour leur mise en œuvre contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services suivants : « Conseils juridiques en matière de franchisage; Services de conseils concernant les aspects juridiques du franchisage; Services de conseils juridiques professionnels en matière de franchisage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Services de liquidation d’entreprises [affaires financières]; Investissement de capitaux; Consultation en matière financière; Gestion financière ; Services de financement » de la marque antérieure invoquée dès lors que la mise en œuvre des seconds ne s’accompagnent pas nécessairement des premiers contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FRANCHISE FAB’ OUEST, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe FAB FIRST ABU DHABI BANK, reproduit ci- dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’une présentation particulière et de couleurs et la marque antérieure de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes en présence ont en commun le terme FAB, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel « la représentation graphique du signe « FAB » est très différente entre les deux marques de par les couleurs et les polices de caractère choisies ». En effet, les différences tenant à la couleur et à la police de caractères du terme FAB dans les deux signes ne sauraient avoir pour effet d’écarter leur stricte identité phonétique et visuelle et, de surcroît, risquent d’échapper à l’attention du consommateur concerné d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux. En outre, contrairement à ce que soutiennent les déposants, rien ne permet d’affirmer que, dans la marque antérieure, « le public aura tendance à prononcer le terme « FAB » lettre par lettre, et non comme un seul mot ». En effet, compte tenu de sa présentation en un seul mot avec les lettres accolées, le consommateur sera davantage susceptible de prononcer la marque antérieure en un seul temps [fab]. Enfin, est inopérant l’argument des déposants selon lequel au sein du signe contesté « le terme «FAB’» fait référence au terme « FABRIQUE » et en constitue son diminutif. Il a été délibérément choisi par le déposant pour faire référence au fait de fabriquer, conceptualiser, créer, structurer des réseaux de franchise », dès lors que la comparaison des signes s’effectue uniquement entre les signes tels que déposés indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Les signes en présence diffèrent par la présence des termes FRANCHISE OUEST, d’une présentation particulière et de couleurs au sein du signe contesté ainsi que par la présence des termes FIRST ABU DHABI BANK, d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination FAB, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause. A cet égard, est inopérant l’argument des déposants selon lequel cette dénomination FAB serait descriptive aux motifs qu’elle « n’est que l’acronyme des termes « FIRST ABU DHABI BANK » et que « les mots arabes suivants « كنب « ;» أبوظب « ;»لولأا » en en-tête de la marque antérieure ne sont que la traduction des mots anglais «First Abu Dhabi Bank» » ; en effet, outre le fait que ces circonstances ne sont pas susceptibles d’être perçues par le consommateur (les initiales des termes FIRST ABU DHABI BANK formant le sigle FADB et non FAB et l’écriture arabe n’étant pas comprise par le consommateur français), cette dénomination FAB, telle que présentée, ne présente pas de lien direct et concret avec les services en cause, ni n’en indique une caractéristique précise. Ne saurait être davantage retenue l’argumentation des déposants tirée de l’arrêt de la CJUE du 1er mars 2012 (aff. C-90/11 et C-91/11) selon laquelle « une marque composée d’un acronyme, suivi d’éléments verbaux descriptifs dont les initiales constituent ledit acronyme est descriptive dans son ensemble », dès lors qu’en l’espèce et comme précédemment exposé, la séquence FAB ne sera pas perçue comme reprenant « la première lettre de chaque mot » composant l’ensemble verbal FIRST ABU DHABI BANK. En outre, cette dénomination FAB présente, au sein du signe contesté, un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation en rouge, en gras et en caractères de très grande taille. Les éléments verbaux FRANCHISE et OUEST, présentés en caractères plus petits apparaissent quant à

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eux dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause : en effet, le terme FRANCHISE indique la destination des services désignés par la demande lesquels font explicitement référence au franchisage ; le terme OUEST, placé sur une ligne inférieure, renvoie quant à lui au lieu de prestation des services en cause comme le soulignent eux-mêmes les déposants. Ces deux termes FRANCHISE et OUEST ne sont dès lors pas de nature à retenir l’attention du consommateur. La présentation particulière du signe contesté au sein d’un cercle ainsi que sa couleur rouge ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination FAB. Au sein de la marque antérieure, le terme FAB présente également un caractère dominant en raison de sa présentation en gras et en caractères de très grande taille. Les termes anglais FIRST ABU DHABI BANK, présentés sur une ligne inférieure, en caractères nettement plus petits apparaissent quant à eux dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause. En effet, aisément compris par le consommateur concerné comme signifiant « première banque d’Abu Dhabi », ils évoquent la nature des services en cause, à savoir des services bancaires. Enfin, la présence d’écritures arabes qui ne seront pas comprises par le consommateur d’attention et de culture moyennes, ainsi que d’un élément figuratif et de couleurs n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme FAB dans la marque antérieure. Dès lors, est inopérante l’argumentation des déposants quant aux différences de présentation des deux signes et à la présence d’autres éléments verbaux et figuratifs ; en effet, il convient de rappeler que l’appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, ce qui est bien le cas de la dénomination FAB dans chacun de deux signes comme précédemment exposé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe complexe contesté FRANCHISE FAB’ OUEST est donc similaire à la marque complexe antérieure FAB FIRST ABU DHABI BANK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il

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existe entre les services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté FRANCHISE FAB’ OUEST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Conseils financiers dans le domaine du franchisage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.