OPP 21-4975 04/08/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société MANUFACTURE JD (SASU) a déposé le 27 août 2021, la demande d’enregistrement de marque verbale française SAINT-CLAIR n°4795151. Le 15 novembre 2021, la société SMETS COUNTRY a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’ union européenne déposée le 7 juillet 2021 et enregistrée sous le n°018510145, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme dans la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée à la société déposante et un délai de deux mois lui a été imparti pour présenter des observations en réponse.

Aux termes des échanges entre les parties dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont ces dernières ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Savons ; parfums ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; eau de Cologne ; eaux de parfum ; eaux de toilette ; déodorants à usage personnel ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits d’hygiène, à savoir produits de toilette ; produits de beauté , autres qu’à usage médical ; lotions pour les cheveux ; lotions cosmétiques pour le corps et les cheveux ; gels-douche ; préparations cosmétiques pour le bain ; shampooings ; masques de beauté ; huiles à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les enfants ; produits de maquillage ; fonds de teint ; rouges à lèvres ; brillants à lèvres ; Baumes à lèvres non médicamenteux ; étuis pour rouges à lèvres ; mascaras ; cosmétiques pour les cils ; cosmétiques pour les sourcils ; poudres pour le maquillage ; fards ; crayons pour le maquillage, produits de démaquillage ; produits nettoyants pour la peau ; vernis à ongles ; gels à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles et des mains ; papiers matifiants pour le maquillage ; préparations d’écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de rasage ; produits d’après-rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; bijoux de fantaisie, ; colliers (bijouterie) ; sautoirs (bijouterie) ; ras du cou (colliers) ; bracelets (bijouterie) ; bagues (bijouterie) ; boucles d’oreilles (bijouterie) ; pendentifs (bijouterie) ; broches (bijouterie) ; badges (bijouterie) ; boutons de manchette (bijouterie) ; médailles (bijouterie) ; médaillons (bijouterie) ; breloques (bijouterie) ; bijoux d’ornement pour la tête ; bijoux d’ornement pour le corps ; bijoux d’ornement pour les mains, pinces à cravates ; épingles de cravates ; chaînes (bijouterie) ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtes à bijoux en cuir ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés de fantaisie ; breloques porte-clés en cuir ou en imitations de cuir ; breloques plaquées en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; imitations du cuir ; toile de cuir ; peaux d’animaux ; garnitures de cuir pour meubles ; revêtements de meubles en cuir ; malles et valises ; malles en osier [kori] ; poignées de valises ; parapluies ; parasols ; ombrelles ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes (maroquinerie) ; porte-billets ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; serviettes (maroquinerie) ; fourre-tout ; étuis à clés ; étuis pour documents ; porte-documents; étuis pour cartes bancaires ; sacs ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de voyage ; sacoches ; sacs à bandoulières ; bandoulières en cuir pour sacs ; porte-bébés ; sacs à provisions ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à langer ; sacs à roulettes ; sacs de campeurs ; gibecières; cartables ; cabas ; bourses ; Besaces [sacs] ; Baluchons [sacs] ; sacs-ceintures ; ceintures bananes ; minaudières ; réticules (sacs à main) ; housses à costumes ; housses de chaussures ; housses à vêtements de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation du cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; trousses de voyage (vides) ; trousses destinées à contenir des articles de toilette (vides) ; pochettes (sacs à main de soirée) ; pochettes en cuir ; porte- étiquettes à bagages; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; sacs de transport pour animaux ; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; tous ces produits pouvant être fabriqués en ou composés de cuir, imitation du cuir, toile, tissus, osier, raphia, paille, fibre carbone ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuse; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; déodorants pour le corps; huiles à usage cosmétique; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques antirides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits épilatoires; produits capillaires à savoir préparations pour le nettoyage et le soin des cheveux et du cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage; coton, lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. Publicité; démonstration de produits, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Savons ; parfums ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; eau de Cologne ; eaux de parfum ; eaux de toilette ; déodorants à usage personnel ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits d’hygiène, à savoir produits de toilette ; produits de beauté , autres qu’à

usage

médical ; lotions pour les cheveux ; lotions cosmétiques pour le corps et les cheveux ; gels- douche ; préparations cosmétiques pour le bain ; shampooings ; masques de beauté ; huiles à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les enfants ; produits de maquillage ; fonds de teint ; rouges à lèvres ; brillants à lèvres ; Baumes à lèvres non médicamenteux ; étuis pour rouges à lèvres ; mascaras ; cosmétiques pour les cils ; cosmétiques pour les sourcils ; poudres pour le maquillage ; fards ; crayons pour le maquillage, produits de démaquillage ; produits nettoyants pour la peau ; vernis à ongles ; gels à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles et des mains ; papiers matifiants pour le maquillage ; préparations d’écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de rasage ; produits d’après-rasage » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuse; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; déodorants pour le corps; huiles à usage cosmétique; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques antirides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits épilatoires; produits capillaires à savoir préparations pour le nettoyage et le soin des cheveux et du cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage; coton, lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques » de la marque antérieure s’entendent de produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps ; Il s’agit donc de produits pour partie identiques et pour partie similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique, contrairement aux arguments de la société déposante. Les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’entretien et de lustrage de cuir, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « savons » de la marque antérieure, qui désignent des produits d’hygiène non seulement corporelle, mais aussi industrielle ou ménagère, et qui ont également pour fonction de nettoyer et rendre propre ; Il s’agit donc de produits similaires, contrairement aux arguments de la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En revanche, les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; bijoux de fantaisie, ; colliers (bijouterie) ; sautoirs (bijouterie) ; ras du cou (colliers) ; bracelets (bijouterie) ; bagues (bijouterie) ; boucles d’oreilles (bijouterie) ; pendentifs (bijouterie) ; broches (bijouterie) ; badges (bijouterie) ; boutons de manchette (bijouterie) ; médailles (bijouterie) ; médaillons (bijouterie) ; breloques (bijouterie) ; bijoux d’ornement pour la tête ; bijoux d’ornement pour le corps ; bijoux d’ornement pour les mains, pinces à cravates ; épingles de cravates ; chaînes (bijouterie) ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtes à bijoux en cuir ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés de fantaisie ; breloques porte-clés en cuir ou en imitations de cuir ; breloques plaquées en métaux précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir ; imitations du cuir ; toile de cuir ; peaux d’animaux ; garnitures de cuir pour meubles ; revêtements de meubles en cuir ; malles et valises ; malles en osier [kori] ; poignées de valises ; parapluies ; parasols ; ombrelles ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes (maroquinerie) ; porte-billets ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; serviettes (maroquinerie) ; fourre-tout ; étuis à clés ; étuis pour documents ; porte-documents; étuis pour cartes bancaires ; sacs ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de voyage ; sacoches ; sacs à bandoulières ; bandoulières en cuir pour sacs ; porte-bébés ; sacs à provisions ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir) ; sacs à langer ; sacs à roulettes ; sacs de campeurs ; gibecières; cartables ; cabas ; bourses ; Besaces [sacs] ; Baluchons [sacs] ; sacs-ceintures ; ceintures bananes ; minaudières ; réticules (sacs à main) ; housses à costumes ; housses de chaussures ; housses à vêtements de voyage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation du cuir ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; trousses de voyage (vides) ; trousses destinées à contenir des articles de toilette (vides) ; pochettes (sacs à main de soirée) ; pochettes en cuir ; porte- étiquettes à bagages; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; sacs de transport pour animaux ; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; tous ces produits pouvant être fabriqués en ou composés de cuir, imitation du cuir, toile, tissus, osier, raphia, paille, fibre carbone » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « démonstration de produits, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; publicité » de la marque antérieure invoquée, la prestation des seconds n’ayant pas nécessairement pour objet les premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que la prestation des services précités soit « indispensable ou important pour… la commercialisation de ces produits ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires aux services précités tous les produits susceptibles d’être vendus. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAINT-CLAIR. La marque antérieure porte sur le signe verbal SAINT CLAIR. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté est identique à la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe verbal contesté SAINT-CLAIR est donc identique à la marque antérieure SAINT CLAIR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en présence pour certains identiques. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques. En outre, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque SAINT-CLAIR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Savons ; parfums ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; eau de Cologne ; eaux de parfum ; eaux de toilette ; déodorants à usage personnel ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits d’hygiène, à savoir produits de toilette ; produits de beauté , autres qu’à usage médical ; lotions pour les cheveux ; lotions cosmétiques pour le corps et les cheveux ; gels-douche ; préparations cosmétiques pour le bain ; shampooings ; masques de beauté ; huiles à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les enfants ; produits de maquillage ; fonds de teint ; rouges à lèvres ; brillants à lèvres ; Baumes à lèvres non médicamenteux ; étuis pour rouges à lèvres ; mascaras ; cosmétiques pour les cils ; cosmétiques pour les sourcils ; poudres pour le maquillage ; fards ; crayons pour le maquillage, produits de démaquillage ; produits nettoyants pour la peau ; vernis à ongles ; gels à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles et des mains ; papiers matifiants pour le maquillage ; préparations d’écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de rasage ; produits d’après-rasage » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteuse; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques; parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; déodorants pour le corps; huiles à usage cosmétique; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres, sérums et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques antirides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits épilatoires; produits capillaires à savoir préparations pour le nettoyage et le soin des cheveux et du cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; produits de maquillage et de démaquillage; préparations pour le rasage et préparations après-rasage; coton, lingettes et serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI