OPP 21-5031 12/05/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE La société KH (SAS) a déposé, le 29 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4795445, portant sur le signe verbal KARMAN HERITAGE. Le 17 novembre 2021, la société VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft (Aktiengesellschaft (société anonyme)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe KARMANN déposée le 17 février 2006, enregistrée et renouvelée sous le n° 0 4908431, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et des services

L’opposition est formée contre les services suivants de la demande d’enregistrement : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; stockage électronique de données». Les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : «Véhicules; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciel». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’«Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

En revanche, les services de «numérisation de documents; informatique en nuage ; hébergement de serveurs;; stockage électronique de données » de la demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre, des prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et des prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et de prestations de mise à disposition d’espaces mémoires sur un serveur informatique ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent aux catégories générales des services de «conception et développement d’ordinateurs et de logiciel» de la marque antérieure, ni ne recouvrent ces derniers, qui s’entendent de prestations de développement et de maintenance de logiciels et ordinateurs, rendues par des programmateurs et des informaticiens.

Il ne s’agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante.

En outre, ces services ne présentent pas la même nature, objet et destination.

A cet égard, ne saurait être retenu les arguments de la société opposante reposant notamment sur le fait que les services auraient « tous pour point commun l’informatique». En décider autrement sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une multitude de produits et services en raison de leur nature informatique et de la généralisation de l’outil informatique dans tous les secteurs d’activité, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement et à éviter tout risque de confusion.

En outre, répondant à des besoins nettement différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires.

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services d’«architecture; décoration intérieure» de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer elle pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.

En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous :

KARMANN

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté est constitué de deux dénominations, alors que la marque antérieure comporte un terme.

Les signes ont en commun un terme présentant de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, à savoir KARMAN pour le signe contesté et KARMANN constitutif de la marque antérieure (rythme identique, séquence KARMAN- commune et susceptible d’être prononcée de la même manière).

Ils diffèrent par la présence de l’élément HERITAGE dans le signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.

En effet, les dénominations KARMAN pour le signe contesté et KARMANN de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause.

En outre, le terme KARMAN présente un caractère dominant au sein du signe contesté en ce qu’il est présenté en attaque et que l’élément verbal HERITAGE apparaît secondaire en ce qu’il est susceptible d’apparaître comme une « simple adjonction à connotation laudative (évoquant le respect d’une tradition) », comme le soutient la société opposante, se rapportant au terme KARMAN pour le mettre en exergue.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

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Le signe verbal contesté KARMAN HERITAGE est donc similaire à la marque antérieure KARMANN.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté KARMAN HERITAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : «Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques;; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles».

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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