OPP 21-5036 20/06/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VILLA MAAZANO (SARL), a déposé le 8 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4798114 portant sur le signe verbal VILLA MAAZANO.

Le 18 novembre 2021, la société SAN MARZANO VINI S.P.A. (société régie selon la loi italienne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :

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- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale internationale SAN MARZANO, enregistrée le 9 avril 2020 sous le n°1532129 et désignant l’Union Européenne.

— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne SAN MARZANO enregistrée le 18 juin 2018 sous le n°017806746.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.

Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne n°1532129 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « vins; vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « vins » de la marque antérieure invoquée.

A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel les produits visés sont « … issues de pays différents et de composition (cépages) totalement différents » dans la mesure où la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.

Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contesté sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VILLA MAAZANO ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal SAN MARZANO, ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux.

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4 Visuellement, les signes sont composés des termes MAAZANO et MARZANO qui sont de longueur identiques, à savoir sept lettres dont six sont placées dans le même ordre et selon le même rang ce qui leur confère une physionomie très proche.

Phonétiquement, à supposer que, comme le soutient la société déposante, le terme MAAZANO du signe contesté se prononce en quatre temps, à savoir [MA-A-ZA-NO], il n’en demeure pas moins que le terme MARZANO de la marque antérieure se prononce de manière proche en trois temps et que ces termes possèdent des sonorités quasiment identiques, à savoir [MA-ZA-NO] et [MAR-ZA-NO].

En effet, les différences entre ces éléments verbaux qui résident dans la substitution de la lettre A du signe contesté à la lettre R de la marque antérieure ne sont pas susceptibles d’écarter la perception très proche de ces éléments dès lors qu’elles ont un impact visuel et phonétique limité.

Ainsi, ces deux termes présentent de grandes ressemblances d’ensemble.

Par ailleurs, s’ils diffèrent par la présence du terme VILLA au sein du signe contesté ainsi que par la présence du terme SAN au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, les termes MAAZANO et MARZANO apparaissent comme parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.

Le terme MAAZANO apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est précédé du terme VILLA, lequel évoque l’endroit où les produits sont commercialisés et ne fait qu’introduire le terme MAAZANO.

En outre, au sein de la marque antérieure, le terme MARZANO présente également un caractère dominant de par sa longueur et dès lors que l’élément très court SAN qui la précède, aisément appréhendé comme signifiant SAINT, vient simplement introduire le terme MARZANO.

Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.

En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits dans le secteur viticole.

Le signe verbal contesté VILLA MAAZANO est donc similaire à la marque verbale SAN MARZANO.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité des produits en présence.

Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n°017806746

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vin ». En l’espèce, et comme précédemment démontré, les produits de la demande d’enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VILLA MAAZANO ci-dessous reproduit :

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6 La marque antérieure porte sur le signe complexe SAN MARZANO ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, il existe un risque de confusion entre le signe contesté VILLA MAAZANO et la présente marque antérieure SAN MARZANO, en ce qu’elle ne diffère de la précédente marque antérieure que par la présence d’un élément figuratif présenté sur une ligne bien distincte, qui ne vient pas altérer le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux. Ainsi, le signe contesté VILLA MARZANO est similaire à la marque antérieure SAN MARZANO.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité des produits en présence.

Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal VILLA MAAZANO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement n°21/4798114 est totalement rejetée.

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