OP21-5080 16 mai 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B S a déposé, le 31 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 795 848 portant sur le signe verbal ONE GOD ONE DIRECTION. Le 24 novembre 2021, la société 1D MEDIA LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits suivants, dont elle est devenue titulaire suite à une transmission totale de propriété, inscrite au registre :

- sur le risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne ONE DIRECTION, déposée le 13 décembre 2010 et régulièrement renouvelée sous le n° 009 592 122.

- sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne 1

ONE DIRECTION, déposée le 13 décembre 2010 et régulièrement renouvelée sous le n° 009 592 122. 2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1. S ur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 009 592 1 22 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure n° 009 592 122 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, y compris t-shirts, sweat-shirts, vestes, chapeaux et casquettes de base-ball; Tous se référant à un groupe de musique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ONE GOD ONE DIRECTION, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal ONE DIRECTION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont respectivement composés de quatre et deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes ONE DIRECTION. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, ces derniers produisant une impression d’ensemble distincte. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent par la présence des éléments verbaux ONE GOD en attaque du signe contesté, ce qui engendre de nettes différences de structure et de longueur (quatre éléments verbaux totalisant dix-huit lettres en ce qui concerne le signe contesté, deux éléments verbaux totalisant douze lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, ils se distinguent également par leur rythme (prononciation en six temps pour le signe contesté, en quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque en raison de la présence des termes ONE GOD au sein du signe contesté. Intellectuellement, pris dans leur ensemble, ces signes ne sont pas porteurs de la même évocation ; en effet, le signe contesté constitue une expression anglaise aisément traduite « un dieu, une direction » par le consommateur français et renvoie ainsi à un message religieux, lequel ne se retrouve pas dans la marque antérieure. Il en résulte des différences de physionomie, de prononciation et d’évocation de nature à exclure tout risque de confusion entre les deux signes.

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La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si les termes ONE DIRECTION apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, ils ne présentent pas pour autant de caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’ils sont précédés des termes ONE GOD, lesquels apparaissent en attaque, sur une même ligne et dans une police de même taille et sont également parfaitement distinctifs au regard des produits en présence. En outre, comme précédemment démontré, les termes ONE DIRECTION se trouvent insérés dans une expression qui sera nécessairement perçue dans son ensemble, de sorte que le consommateur d’attention et de culture moyennes retiendra le signe contesté dans sa globalité, sans en isoler chacun de ses éléments. À cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « l’ensemble ONE DIRECTION conserve sa position distinctive autonome au sein de la demande contestée » sans toutefois en apporter la moindre démonstration. Il en résulte donc que les termes ONE DIRECTION n’apparaissent pas aptes à retenir à eux seuls l’attention du consommateur au sein du signe contesté, qui l’appréhendera dans son ensemble. Dès lors, contrairement à ce qu’indique l’opposante, le consommateur ne sera pas amené à croire que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure.

Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ONE GOD ONE DIRECTION n’est donc pas similaire à la marque verbale ONE DIRECTION. À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5

En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause. L’opposante indique à cet égard que « (…) le groupe de chanteurs ONE DIRECTION jouit d’une immense popularité et d’une renommée internationale. (…). Or, c’est justement grâce à cette grande popularité du groupe de musique que la marque antérieure est connue pour les produits relevant de la classe 25, incluant les vêtements et la chapellerie ». À ce titre, si les pièces fournies par l’opposante sont de nature à prouver la notoriété de la marque antérieure pour un groupe de musique, il n’est néanmoins nullement établi que cette marque serait notoire pour des vêtements. En tout état de cause, la notoriété de la marque antérieure n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait suffire à le créer, compte tenu des importantes différences précédemment relevées entre les signes. 2. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 009 592 122 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure 6

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 009 592 122, portant sur le signe verbal ONE DIRECTION. 7

La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : - « Supports de stockage de sons, supports de stockage d’images et supports de stockage de données, tous préenregistrés; Pellicules impressionnées, en particulier films cinématographiques - Produits de l’imprimerie, bulletins, livres, brochures, affiches, décalcomanies, autocollants de voitures; Tous se référant à un groupe de musique; Notes musicales et partitions - Vêtements, y compris t-shirts, sweat-shirts, vestes, chapeaux et casquettes de base- ball; Tous se référant à un groupe de musique - Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël
- Divertissements et éducation, tous sous forme de programmes télévisés, programmes radiophoniques et publications électroniques, y compris ces services étant fournis interactivement en ligne (par exemple, via l’ internet); Organisation de concerts; Production, distribution et location de pellicules impressionnées, en particulier films cinématographiques; Tous se référant à un groupe de musique ». À cet égard, la société opposante soutient que « La marque antérieure ONE DIRECTION jouit ainsi d’une importante renommée sur le territoire de l’Union européenne. En l’espèce, la marque antérieure a été largement utilisée depuis de nombreuses années dans l’Union européenne, notamment en France, en relation [avec] les services de divertissements, d’organisation de concerts, tous se référant à un groupe de musique. Le groupe ONE DIRECTION est l’un des boys band les plus célèbres au monde ». Il ressort des pièces fournies par l’opposante, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes et indépendantes, ainsi que de ses observations, que la marque antérieure ONE DIRECTION est connue sur le marché pertinent pour un groupe de musique et dès lors, pour les services de « Divertissements, tous sous forme de programmes télévisés, programmes radiophoniques et publications électroniques, y compris ces services étant fournis interactivement en ligne (par exemple, via l’internet); Organisation de concerts; Tous se référant à un groupe de musique », ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer l’usage ni dès lors la renommée de la marque antérieure pour les « Supports de stockage de sons, supports de stockage d’images et supports de stockage de données, tous préenregistrés; Pellicules impressionnées, en particulier films cinématographiques », dès lors que ces produits ne sont nullement mentionnés. En outre, s’agissant des « Produits de l’imprimerie, bulletins, livres, brochures, affiches, décalcomanies, autocollants de voitures; Tous se référant à un groupe de musique; Notes musicales et partitions ; Vêtements, y compris t-shirts, sweat-shirts, vestes, chapeaux et casquettes de base-ball; Tous se référant à un groupe de musique ; Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël », la société opposante indique que « le succès du groupe ONE DIRECTION s’est également traduit par la renommée de la marque antérieure pour de nombreux produits dérivés, au premier rang desquels figurent les vêtements, mais aussi les livres et jouets ». 8

Toutefois, la fourniture d’un tableau, au demeurant non daté et produit en langue anglaise, répertoriant diverses licences autorisant la commercialisation en Union européenne de produits, tels que des vêtements, jeux et imprimés, sur lesquels la marque antérieure figure (annexe 1), ne permet aucunement de révéler le degré de connaissance de la marque antérieure ONE DIRECTION pour ces produits. Enfin, la société opposante ne démontre pas en quoi la marque antérieure ONE DIRECTION serait renommée pour les services suivants : « éducation, tous sous forme de programmes télévisés, programmes radiophoniques et publications électroniques, y compris ces services étant fournis interactivement en ligne (par exemple, via l’ internet); Production, distribution et location de pellicules impressionnées, en particulier films cinématographiques; Tous se référant à un groupe de musique » ; à cet égard, il convient de relever qu’elle indique elle- même dans son exposé des moyens que « la marque antérieure a été largement utilisée depuis de nombreuses années dans l’Union européenne, notamment en France, en relation [avec] les services de divertissements, d’organisation de concerts, tous se référant à un groupe de musique » et non avec les services précités figurant dans son libellé. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée au regard de la renommée de la marque antérieure ONE DIRECTION pour les services de « Divertissements, tous sous forme de programmes télévisés, programmes radiophoniques et publications électroniques, y compris ces services étant fournis interactivement en ligne (par exemple, via l’ internet); Organisation de concerts; Tous se référant à un groupe de musique ». Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 009 592 122 porte sur le signe verbal ONE DIRECTION. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer (voir 1.), le signe contesté et la présente marque antérieure présentent une impression d’ensemble très distincte, leurs similitudes n’étant que très faibles. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. 9

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque antérieure de renommée n° 009 592 122 est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande contestée, à savoir les « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour des services de « Divertissements, tous sous forme de programmes télévisés, programmes radiophoniques et publications électroniques, y compris ces services étant fournis interactivement en ligne (par exemple, via l’ internet); Organisation de concerts; Tous se référant à un groupe de musique ». Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à établir l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public au regard des produits précités de la demande d’enregistrement, lequel n’apparaît pas évident, compte tenu de la dissemblance entre ces produits et services. En outre, les signes sont si éloignés l’un de l’autre que le signe contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné (TUE, 21 mai 2015, Formula One Licensing BV, aff. T-55/13). En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il apparaît improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ONE GOD ONE DIRECTION peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 10

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 11