OPP 21-5109 14/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SO KAFFE EURL (entreprise unipersonelle à responsabilité limitiée) a déposé le 6 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 797 361 portant sur le signe verbal SO KAFFE. Le 25 novembre 2021, la société COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A. (société enregistrée selon les lois d’Equateur) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SICAFE, déposée le 4 juin 2015, enregistrée sous le n° 014 196 018, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Café; thé; préparations faites de céréales; pâtisseries; sandwiches; gâteaux; boissons à base de cacao; boissons à base de café ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Cacao et produits à base de cacao; Chocolat, produits en chocolat, confiseries, bonbons; Sucre; Édulcorants naturels; Produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; Biscuits, gâteaux, desserts d’origine végétale et autres desserts faits à base de céréales (les céréales prédominant); Pâtes alimentaires, Poudre à lever, Farine, Épices et aromates; Poudings; Glaces comestibles, produits pour la préparation de glaces comestibles; Miel et succédanés du miel; Céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés; Coulis de fruits; Café; Extraits de café et Préparations faites à base de café; Succédanés du café et extraits de succédanés du café; Grains de café; Café vert; Café moulu; Café décaféiné; Café soluble; Boissons à base de café; Boissons à base de café; Mélanges de café; Café aromatisé; Grains de café torréfiés; Grains de café moulus; Café préparé et boissons à base de café; Boissons à base de café; Café infusé; Café moulu; Café au lait; Boissons glacées à base de café; Filtres sous forme de sachets en papier remplis de café; Thé, extraits de thé et préparations à base de thé ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de

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l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SO KAFFE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SICAFE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les ensembles verbaux SO KAFFE et SICAFE (longueur proche ; quatre lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre et formant la même séquence S-AF-E ; rythme et sonorités finale [fé] identiques, ), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SO KAFFE est donc similaire à la marque verbale antérieure SICAFE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SO KAFFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café; thé; préparations faites de céréales; pâtisseries; sandwiches; gâteaux; boissons à base de cacao; boissons à base de café » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.