OP22-0222 03/08/2022 DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H a déposé le 22 octobre 2021, la demande d’enregistrement n°4810778 portant sur le signe verbal JOBACT.

Le 12 janvier 2022, la société ACT, Inc (société de droit américain régie selon les lois de l’Etat de l’Iowa) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ACT déposée le 28 avril 2004, enregistrée et renouvelée sous le n°003787496, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, inscrit au Registre national des marques le 12 avril 2022 sous le n° 0854420, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation. Conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo et audio, tous les produits limités à des fins éducatives, logiciels éducatifs et administratifs contenant des instructions, des informations, des tests, des évaluations de compétences et professionnelles, et/ou une assistance administrative, tous pour un ou plusieurs objectifs parmi les suivants, à savoir l’éducation et la planification de carrière, les admissions postsecondaires, l’assistance scolaire, le placement de cours, la recherche éducative, le développement de tests, les tests éducatifs et professionnels, la cotation et le rapport de tests, l’administration de tests, les tests d’aptitude et de réalisation d’étudiants, l’évaluation d’étudiants, l’évaluation et la formation en matière d’instruction, le développement de curriculums, l’évaluation des compétences en langues, l’analyse des besoins, l’homologation et la concession de licences professionnelles, l’évaluation professionnelle, et l’orientation professionnelle, tous destinés au domaine de l’éducation depuis l’enseignement primaire jusqu’à l’enseignement supérieur et manuels d’instruction vendus sous forme d’ensemble. Services éducatifs, à savoir mise à disposition d’un site web sur un réseau informatique mondial contenant des informations dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’admission au collège ; services d’instruction, à savoir conduite d’ateliers et de séminaires dans le domaine de la planification des études, de la planification et la préparation de carrière, du développement de la main-d’œuvre et de l’utilisation des tests normalisés pour les institutions éducatives, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ; préparation, gestion et notation de tests normalisés pour les écoles, les collèges, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ; conduite de recherches pour faire progresser la théorie et la pratique dans le domaine des tests éducatifs, de l’évaluation, de la recherche et de l’aide au programme, mise à disposition d’un site web pour la gestion et la notation de tests normalisés pour les écoles, les collèges, les organisations professionnelles, le gouvernement, les entreprises et l’industrie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée 2

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objets de l’opposition sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Les services de « formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation. Conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels ses services « visent avant tout à accompagner les chercheurs d’emploi sur le secteur de l’impact positif et de l’Economie Sociale et Solidaire ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées.

Sont également inopérants les arguments du déposant selon lesquels les produits et services de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure relèvent de classes différentes, à savoir que « Jobact ne dispose d’aucun service sur la classe 9 mais sur la classe 42 prévue à cet effet ». En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. En revanche les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels éducatifs et administratifs contenant des instructions, des informations, des tests, des évaluations de compétences » de la marque antérieure, les premiers ne faisant pas nécessairement appel aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels ne sont pas exclusivement affectés aux premiers.

A cet égard, la société opposante ne peut affirmer que les services précités de la demande « ont pour visée la conception et le développement des produits visés en classe 9 de la marque antérieure ». Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent donc en partie similaires à ceux de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JOBACT, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe complexe ACT, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination.

Les signes ont en commun la séquence -ACT, seul élément verbal de la marque antérieure.

Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté, de la séquence JOB- en position d’attaque.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, la séquence commune ACT apparait distinctive au regard des produits et services en cause dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits et services, pas plus qu’elle n’en désigne une caractéristique. A cet égard, il importe peu, comme le relève le déposant, que l’élément ACT soit « un terme anglais générique largement populaire dans la langue française définissant le verbe « agir » … » et que « 2284 mots de la langue française partagent en commun les lettres « act » dans le même ordre », d’autant que cet élément ACT évoquera plus aisément aux consommateurs français le mot « acte », dont il est extrêmement proche, que le verbe anglais « act ».

De plus, si le déposant fait valoir qu’« un grand nombre de marques enregistrées à l’INPI utilis[ent] le terme «ACT» [en] classes 9 et 42 », il ne fournit aucun document à l’appui de cet argument, se contentant de citer huit marques sans donner d’indications quant à leurs numéros d’enregistrement, à leurs dates de dépôt ni à leurs les titulaires.

En outre, la séquence -ACT présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en raison du caractère non distinctif de la séquence JOB, aisément comprise du consommateur français comme signifiant « emploi » et pouvant donc désigner l’objet même des services.

A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, la présentation en un seul mot du signe contesté JOBACT ne saurait faire obstacle à la possibilité de percevoir séparément les éléments JOB et ACT.

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Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe verbal contesté JOBACT est donc similaire à la marque verbale antérieure ACT.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal JOBACT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation. Conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que services (SaaS) ».

Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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