OP22-0872 9 août 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A M a déposé, le 30 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4821628, portant sur le signe complexe MSG PARIS. Le 24 février 2022, la société MSGM S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :

- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MSGM, déposée le 15 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 017687591 ;

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— la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe MSGM MILANO, déposée le 15 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 017691379. Une notification de l’opposition a été adressée au déposant par courrier recommandé, avisé le 30 mars 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La notification de l’opposition a toutefois été retournée par La poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposante invoque une atteinte aux marques antérieures invoquées sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne MSGM n° 017687591 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur cette marque est formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, laquelle, suite à une régularisation consécutive à une objection soulevée par l’Institut, désigne les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en particulier : chemises, chemisettes à porter sous des vêtements décolletés, jupes, vestes, pantalons, tee-shirts, caleçons [courts], maillots de corps, jerseys [vêtements], pyjamas, bas, maillots de corps ras du cou, bustiers, combinaisons [vêtements de dessous], chapeaux, bérets, foulards [articles vestimentaires], cravates, imperméables [Mackintoshes], pardessus, vestes décontractées, maillots de bain, combinaisons sportives, coupe- vents, pantalons de ski, ceintures [vêtements], protecteurs de col, gants [habillement] ; Chaussures, y compris chaussures, bottes, sandales et pantoufles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou à

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tout le moins fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MSG PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MSGM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté contient deux éléments verbaux, présentés sur deux lignes dans des tailles de police différentes, alors que la marque antérieure consiste en une unique dénomination. Il n’est pas contesté que ces signes contiennent un sigle visuellement et phonétiquement proche, à savoir respectivement MSG et MSGM (sigles constitués des trois mêmes lettres M, S et G et débutant par la même longue séquence MSG générant les sonorités successives identiques [èm-ès-jé], laquelle séquence est constitutive du sigle du signe contesté et représente la majorité de la marque antérieure). Il en résulte d’importantes ressemblances entre les signes, ce que ne conteste pas le déposant. Si le signe contesté contient par ailleurs un autre élément verbal (PARIS), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences d’ensemble qui en résultent entre les signes. A cet égard, le sigle MSG du signe contesté apparaît pleinement distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce sigle constitue manifestement l’élément dominant caractérisant la marque, en ce qu’il y est mis en exergue par sa présentation (en grande taille, en attaque et en première ligne), et que l’élément PARIS qui le suit est nettement minimisé visuellement (placement sur une ligne inférieure, dimension nettement moindre) et se comprend comme une simple indication descriptive de l’origine géographique des produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la forte similarité des produits en cause, conjuguée à la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement. Ainsi, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne MSGM n° 017687591, la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. B. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne MSGM MILANO n° 017691379 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur cette marque est également formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir (suite à régularisation) : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en particulier: chemises, chemisettes à porter sous des vêtements décolletés, jupes, vestes, pantalons, tee-shirts, caleçons [courts], maillots de corps, jerseys [vêtements], pyjamas, bas, maillots de corps ras du cou, bustiers, combinaisons [vêtements de dessous], chapeaux, bérets, foulards [articles vestimentaires], cravates, imperméables [Mackintoshes], pardessus, vestes décontractées, maillots de bain, combinaisons sportives, coupe- vents, pantalons de ski, ceintures [vêtements], protecteurs de col, gants [habillement]; Chaussures, y compris chaussures, bottes, sandales et pantoufles ». En l’espèce, tout comme il l’a été précédemment relevé dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure n° 017687591 (les mêmes produits étant en cause), les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou fortement similaires à ceux de la marque antérieure n°017691379, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MSG PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe MSGM MILANO, ci-dessous reproduit : Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent tous deux en des ensembles complexes contenant deux éléments verbaux, présentés sur deux lignes et dans des tailles de police différentes. Comme il l’a été précédemment développé dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure n° 017687591, les deux signes contiennent un sigle visuellement et phonétiquement proche, à savoir respectivement MSG et MSGM, ce que ne conteste pas le déposant. En outre, dans chacun des deux signes en présence, ce sigle est présenté en grande taille, en attaque et en première ligne, suivi d’un autre élément verbal présenté sur une ligne inférieure en plus petits caractères, lequel constitue pareillement le nom d’une ville (respectivement PARIS et MILANO) et se comprend dans les deux signes comme une indication descriptive de l’origine géographique des produits concernés. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes (notamment une physionomie globale et une structure très semblables), ce dont il résulte une impression globale proche. Ainsi, les signes en présence sont similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la forte similarité des produits en cause, conjuguée à la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, au regard de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement.

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Ainsi, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne MSGM MILANO n° 017691379, la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. CONCLUSION En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion avec les deux marques antérieures invoquées MSGM n°017687591 et MSGM MILANO n°017691379, au regard de l’intégralité des produits qu’elle désigne, la demande d’enregistrement contestée doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4821628 est rejetée.