NL 21-0208 Le 13/12/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 octobre 2021, la société à responsabilité limitée MILLEPRO (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0208 contre la marque n° 19/ 4561265 déposée le 20 juin 2019, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur F C est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2019-41 du 11 octobre 2019. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre l’intégralité des services visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Classe 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtres ». 3. Le demandeur invoque les motifs de nullité suivants :  un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi.  deux motifs de nullité relative fondés sur :  une atteinte à la dénomination sociale MILLEPRO  une atteinte au nom commercial MILLEPRO 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le demandeur, par courrier recommandé que sa demande encourait l’irrecevabilité pour les motifs suivants :

- le demandeur sollicite également la nullité de la marque contestée au titre d’une atteinte au « droit patrimonial d’exploitation sur l’œuvre graphique constituée par le logo incorporé par Monsieur C dans l’enregistrement de marque dont la nullité est demandée », motif qui ne relève pas de la compétence de l’Institut, mais de la compétence des tribunaux judiciaires, au regard de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle.

- les documents fournis à l’appui de la demande en nullité ne permettent pas de justifier de l’exploitation de la dénomination sociale ni de l’exploitation du nom commercial invoqués. Cette notification l’invitait à compléter les mentions et/ou pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 6. En parallèle l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 7. En réponse à la notification d’irrecevabilité de sa demande, le demandeur a présenté, dans le délai imparti, des observations susceptibles de répondre, au moins pour partie, aux conditions de recevabilité prescrites par le code de la propriété intellectuelle, renonçant notamment expressément au motif relatif à l’atteinte au droit patrimonial d’exploitation sur l’œuvre graphique. 8. L’Institut a alors avisé le demandeur de la levée de l’irrecevabilité par courrier recommandé du 16 décembre 2021. 9. La demande en nullité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur, ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 16 décembre 2021 reçu le 20 décembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 2

10. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 11. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 26 septembre 2022 3

P rétentions du demandeur 12. D ans son exposé des moyens, le demandeur précise les liens l’unissant au titulaire de la marque contestée ainsi que le contexte dans lequel la marque contestée a été déposée. Le demandeur invoque plusieurs motifs de nullité, à savoir :  un motif de nullité absolue fondé sur le dépôt de la marque contestée effectué de mauvaise foi, le titulaire de la marque contestée étant l’un des associés fondateurs de la société MILLEPRO et il ne pouvait donc ignorer à ce titre qu’il était sans droit pour s’approprier la dénomination MILLEPRO par le biais du dépôt d’une demande d’enregistrement reprenant la dénomination sociale de sa société.  Un motif de nullité relative fondé sur l’atteinte à la dénomination sociale MILLEPRO qu’il considère comme « identique à la marque postérieure »  Un motif de nullité relative fondé sur l’atteinte au nom commercial MILLEPRO qu’il considère comme « identique à la marque postérieure ». 13. D ans ses premières observations , le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée et: o Conteste le rejet des motifs invoqués à l’appui de la présente demande en nullité. o Insiste sur le fait que la dénomination sociale et le nom commercial sont identiques à la marque attaquée. o Conteste les arguments du titulaire de la marque contestée et dit qu’à la date du dépôt de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée « était simplement associé minoritaire au sein de la société MILLEPRO dont il n’était qu’un des fondateurs, avec d’autres personnes ». o Ajoute que le titulaire de la marque contestée a cédé les parts qu’il détenait dans la société MILLEPRO, par acte en date du 23 octobre 2019. o Dit que la commande auprès de l’agence qui a réalisé le logo est absolument sans incidence et ne signifie pas que les droits sur le nom et la marque MILLEPRO appartiennent au titulaire de la marque contestée. 14. D ans ses secondes et dernières observations écrites , le demandeur réitère ses arguments et ajoute que : o A aucun moment, ni lors de la cession des parts, ni lors du dépôt de la marque, le titulaire de la marque contestée n’a informé les autres associés de ce qu’il avait effectué ce dépôt, dans le but prétendu de conforter des droits. o Il ajoute que le titulaire de la marque contestée aurait pu suggérer au représentant légal de l’époque d’effectuer cette démarche au nom de la société et non à son nom propre. 4

P rétentions du titulaire de la marque contestée 15. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée relève :  L’absence de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée :

- Il sollicite le rejet de ce fondement au motif que la marque attaquée a été déposée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2019.

- Il insiste particulièrement sur le fait que le titulaire de la marque contestée est à la tête d’un réseau de franchise dédié aux services à la personne, connu sous le nom « MILLEPATTE » et qu’il a souhaité créer une société afin d’exploiter une activité de nettoyage professionnel de bureaux et espaces verts. Il a créé le nom MILLEPRO, volontairement proche du nom de son réseau MILLEPATTE : MILLE- pour « MILLEPATTE » et -PRO pour « professionnels ».

- Il ajoute que le dépôt de la marque contestée s’inscrit « davantage dans une volonté de conforter les droits préexistants du titulaire de la marque contestée sur le signe que d’entraver l’activité du demandeur ».

- Précise qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le titulaire de la marque contestée était l’associé principal de la société MILLEPRO.

- En outre, le seul fait qu’il ait déposé la marque contestée en son nom personnel est insuffisant à caractériser une fraude.  L’absence d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial du demandeur :

- Il sollicite le rejet de ces fondements au motif que la marque attaquée a été déposée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2019.

- II conteste la comparaison des signes et dit que « les éléments produits par le demandeur en nullité échouent à démontrer l’exploitation effective et publique de la dénomination sociale pour l’intégralité des services revendiqués ».

- En ce qui concerne le nom commercial, il affirme que le demandeur ne démontre pas la connaissance de ce dernier sur l’ensemble du territoire.  Il sollicite que les frais soient mis à la charge du demandeur. 16. D ans ses secondes observations écrites , le titulaire de la marque contestée répond aux arguments soulevés par le demandeur et réitère ses arguments. Il ajoute que les emails produits par le demandeur montrent bien qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le titulaire de cette dernière faisait bien partie des associés majoritaires et que cela prouve bien qu’il « n’avait strictement aucune intention malicieuse et qu’il s’agissait uniquement de conforter des droits sur le nom et le logo pour la poursuite de l’exploitation de leur société ». 17. D ans ses troisièmes et dernières observations , le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents arguments et soutient :  qu’un courrier de mise en demeure a alors été adressé à la société MILLEPRO et à la 5

société PARTNET pour que ces actes frauduleux de contrefaçon de marque, contrefaçon de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitaire cessent immédiatement.  Ajoute que c’est son réseau qui a financé la création de la société MILLEPRO, comme faisant alors partie du groupe MILLEPATTE et dans le cadre de son développement, tant en lui apportant son matériel que son savoir-faire et même, l’une de ses employées. II.- DECISION A- S ur le motif absolu de nullité 1. S ur le droit applicable 18. La marque contestée a été déposée le 20 juin 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 19. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque. 20. Conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi. 21. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774). 2. S ur la compétence de l’Institut pour statuer sur le fondement des dispositions précitées 22. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet de la demande en nullité sur le fondement du dépôt effectué de mauvaise foi au motif que la marque attaquée a été déposée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2019. 23. Le demandeur indique, quant à lui, que la requête en nullité est formée au visa des articles L711-2 et L711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, l’extrait de l’article L 711-2 CPI tel que repris dans l’exposé des motifs est très exactement celui qui était en vigueur dans la version initiale de cet article et qui d’ailleurs n’a pas été modifié postérieurement au 15 décembre 2019. 24. L’article L.716-5 I. 1° du Code de la propriété intellectuelle confère à l’Institut une compétence exclusive pour traiter : « Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2 (…) » ; 6

Lequel article L. 711-2 prévoit expressément que « (…) sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 7

25. Il en résulte qu’en vertu des dispositions expresses précitées, l’Institut a compétence pour statuer sur une demande en nullité fondée sur le motif du dépôt effectué de mauvaise foi, si celle-ci a été formée postérieurement au 1er avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019- 1169 du 13 novembre 2019 concernant la procédure en nullité de marque). 26. En l’espèce, la demande en nullité est fondée sur le motif précité de dépôt effectué de mauvaise foi et a été formée le 14 octobre 2021, soit postérieurement au 1er avril 2020, de sorte que l’Institut est compétent pour statuer sur cette demande au regard du fondement invoqué. 27. Par ailleurs, il est constant que « la validité du droit attaché à une marque s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date » (Cass. Com 13 janvier 2009 – n° 07-19.056, 07-19.571). 28. Il en résulte que l’appréciation du motif de nullité invoqué doit s’effectuer au regard du droit positif en vigueur à l’époque du dépôt de la marque contestée, duquel ne sauraient être exclus les principes généraux du droit et la jurisprudence. 29. Comme il l’a été précisé précédemment (points 20 et 21), sous l’empire de la loi de 1992, la jurisprudence faisait application de l’adage « fraus omnia corrumpit » pour annuler une marque déposée de mauvaise foi. Ainsi, à la date du dépôt de la marque contestée, le droit positif en vigueur prévoyait qu’une marque déposée de mauvaise foi pouvait être annulée, sur le fondement de l’adage et de la jurisprudence précités. 30. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 3. S ur le fond 31. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 32. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 33. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 8

34. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 35. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714). 36. En outre, une demande d’enregistrement « est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi, nonobstant l’absence, au moment de cette demande, de l’utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires » ((CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18 §52). 37. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 38. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.  Connaissance de l’usage antérieur du signe MILLEPRO 39. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20 juin 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe par le demandeur. 40. Le demandeur fait valoir que : o Il exerce de manière effective sous cette dénomination et ce nom commercial les activités suivantes: « entreprise de nettoyage de locaux industriels, administratifs, d’habitation et d’espaces verts » et qu’il a débuté son activité le 26 novembre 2016. o A cet égard, il fournit les pièces suivantes :  Pièce n°2 : extrait K-bis de la société MILLEPRO,  Pièce n°3 : un prospectus Millepro,  Pièce n°7 : une facture d’un client de la société Millepro du 31 janvier 2019,  Pièce n°8 : une facture d’un client de la société Millepro du 31 mars 2019,  Pièce n°9 : un contrat de prestation passé entre la société Millepro et un client, daté du 1er février 2017. 9

 Pièce n° 10 : une capture d’écran du site internet wayback machine relatif au nom de domaine www.millepro.fr (période entre le 8 août 2018 et le 4 mars 2021) o Il ajoute que la société MILLEPRO présente et propose ses services à travers son site Internet à l’adresse millepro.fr, ce depuis le mois d’août 2018 (Pièce n° 11 : capture d’écran web.archive.org). o De plus, le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée est l’un des associés fondateurs de la société MILLEPRO et il ne pouvait donc ignorer à ce titre qu’il était sans droit pour s’approprier la dénomination MILLEPRO par le biais du dépôt d’une demande d’enregistrement reprenant la dénomination sociale de sa société (il fournit à cet égard la copie des statuts d’origine de la société MILLEPRO signés le 26 novembre 2016, Pièce n° 4). 41. Le titulaire de la marque contestée, quant à lui, rappelle qu’il est à la tête d’un réseau de franchise dédié aux services à la personne, connu sous le nom « MILLEPATTE » et qu’il a souhaité créer, en 2016, une société afin d’exploiter une activité de nettoyage professionnel de bureaux et espaces verts. Ainsi, il a créé le nom MILLEPRO, volontairement proche du nom de son réseau MILLEPATTE : MILLE- pour « MILLEPATTE » et -PRO pour « professionnels ». Il indique qu’au jour du dépôt, il était associé, effectivement fondateur de la société MILLEPRO détenteur de 3.000 parts sur 7.500 avec sa société MILLEPATTE DEVELOPPEMENT et son épouse (premières observations en réponse du 21 février 2022, page 10). Il ajoute que le dépôt de la marque contestée « avait pour unique dessein de conforter ses droits sur ce signe, sans aucune intention d’en priver la société dans laquelle il était associé ni même en tirer un quelconque profit » (premières observations en réponse du 21 février 2022, page 9). 42. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 20 juin 2019, de l’usage antérieur du signe « MILLEPRO», ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.  L’intention du titulaire de la marque contestée 43. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 44. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 45. Le demandeur indique que dès le mois d’avril 2019 a été envisagée entre les personnes considérées la cession des parts et notamment celles détenues par le titulaire de marque contestée au sein de la société MILLEPRO. 10

Il fait valoir que le titulaire de la marque contestée a cédé les parts qu’il détenait dans la société MILLEPRO, par acte en date du 23 octobre 2019, après avoir un temps envisagé de racheter celles de deux autres associés, projet auquel il finira par renoncer. Il souligne que le dépôt de la marque contestée a été fait sans l’en informer et il indique que le « dépôt effectué le 20 juin 2019 avait pour seul but de permettre à Monsieur C de conserver un droit de regard sur la dénomination MILLEPRO, et ce même dans l’hypothèse où comme cela s’est concrétisé, il n’y détiendrait plus de participation ». 46. Le titulaire de la marque contestée indique que le dépôt de la marque contestée s’inscrit davantage dans une volonté de conforter les droits préexistants du titulaire de la marque contestée sur le signe que d’entraver l’activité du demandeur. Il ajoute qu’« à ce jour, force est de constater que la société MILLEPRO n’en a jamais revendiqué la propriété ni même demandé de licence, bien qu’elle exploite le signe litigieux (au vu des pièces qu’elle produit elle-même) » et que « le dépôt de ce signe n’était que la suite logique de ces démarches, qui s’inscrivaient alors totalement dans le cadre de l’exploitation paisible de la société MILLEPRO dont il était fondateur et associé ». Il précise qu’« à aucun moment il n’a souhaité ni même tenté d’en tirer profit au détriment de la société MILLEPRO, y compris après que des dissensions sont apparues entre les associés ». A cet égard, il indique que les échanges de mails, produits par le demandeur, relatifs à une proposition de rachats notamment des parts sociales du titulaire de la marque contestée en réponse, confirment sa bonne foi. 47. En l’espèce, il convient de relever que dans les échanges de mails susvisés, et notamment un email du 7 juin 2019, le titulaire de la marque contestée avec d’autres associés ont fait une contre-proposition de rachat des parts sociales de l’une des associées qui souhaitait racheter les parts sociales de la société MILLEPRO. 48. Il en résulte qu’au jour du dépôt de la marque litigieuse, le 20 juin 2019, ce dernier faisait partie des associés majoritaires qui entendaient poursuivre l’exploitation de la société, ce que reconnaît le demandeur lorsqu’il précise que le titulaire de la marque contestée a envisagé de racheter les parts avant de renoncer à ce projet. 49. En outre, force est de constater qu’aucune des pièces fournies par le demandeur ne permet de démontrer que la collaboration du titulaire de la marque contestée au sein de la société demanderesse a cessé antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 20 juin 2019, de sorte que le titulaire de la marque contestée aurait déposé la marque contestée dans le seul but de les priver du signe nécessaire à la continuation du projet MILLEPRO. 50. Dès lors, l’argument du demandeur tenant à ce que le titulaire de la marque contestée aurait dû déposer ladite marque au nom de la société MILLEPRO et non en son nom personnel ne permet pas, à lui seul, d’établir que le dépôt a été effectué le 20 juin 2019 dans le seul but de nuire à la société MILLEPRO dont il était l’un des associés et priver cette dernière d’un signe nécessaire à leur activité et non pour sécuriser les droits de la société MILLEPRO dont faisait toujours partie le titulaire de la marque contestée. 51. De plus, le fait que le titulaire de la marque contestée ait cédé les parts qu’il détenait dans la société MILLEPRO par acte en date du 23 octobre 2019 n’est pas suffisant pour caractériser une intention frauduleuse de la part de ce dernier lors du dépôt de la marque contestée dans la mesure où, à cette date en juin 2019, le titulaire de la marque contestée envisageait de poursuivre l’exploitation de la société. 11

52. Les éléments produits par le demandeur ne permettent donc pas de démontrer que le dépôt de la marque contestée a été réalisé dans une intention malhonnête de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 53. Par conséquent, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée sur ce fondement. 12

B. S ur les motifs relatifs de nullité 1. S ur le droit applicable 54. La marque contestée a été déposée le 20 juin 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 55. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 56. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 57. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 58. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions 2. S ur la compétence de l’Institut pour statuer sur le fondement des dispositions précitées 59. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet de la demande en nullité sur ces fondements au motif que la marque attaquée a été déposée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2019. 60. Le demandeur indique que la requête en nullité est formée au visa des articles L711-2 et L711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, l’extrait de l’article L 711-2 CPI tel que repris dans l’exposé des motifs est très exactement celui qui était en vigueur dans la version initiale de cet article et qui d’ailleurs n’a pas été modifié postérieurement au 15 décembre 2019. 61. L’article L.716-5 I. 1° du Code de la propriété intellectuelle confère à l’Institut une compétence exclusive pour traiter : « Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-3 (…) » ; Lequel article L. 711-3 prévoit expressément que « (…) est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale (…) 4° un nom commercial (…) ». 62. Il en résulte qu’en vertu des dispositions expresses précitées, l’Institut a compétence pour statuer sur une demande en nullité fondée sur le motif du dépôt portant atteinte à une dénomination sociale ou à un nom commercial, si celle-ci a été formée postérieurement au 1er avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 concernant la procédure en nullité de marque). 13

63. En l’espèce, la demande en nullité est fondée sur les motifs précités d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial du demandeur et a été formée le 14 octobre 2021, soit postérieurement au 1er avril 2020, de sorte que l’Institut est compétent pour statuer sur cette demande au regard du fondement invoqué. 64. Par ailleurs, il est constant que « la validité du droit attaché à une marque s’apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date » (Cass. Com 13 janvier 2009 – n° 07-19.056, 07-19.571). 65. Il en résulte que l’appréciation du motif de nullité invoqué doit s’effectuer au regard du droit positif en vigueur à l’époque du dépôt de la marque contestée. Ainsi, à la date du dépôt de la marque contestée, le droit positif en vigueur prévoyait qu’une marque portant atteinte à une dénomination sociale ou à un nom commercial pouvait être annulée, sur le fondement des textes précités (point 57). 66. En conséquence, la présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 3. S ur le fond 67. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe n°19/4561265 est fondée sur une atteinte aux droits antérieurs suivants :  La dénomination sociale antérieure MILLEPRO en raison de l’existence d’un risque de confusion avec cette marque,  Le nom commercial MILLEPRO en raison de l’existence d’un risque de confusion avec cette marque, 68. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 69. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 70. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et le nom commercial ainsi que pour ce dernier, de sa portée non seulement locale et ce tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 14

a. S ur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale MILLEPRO 71. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). i. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale MILLEPRO pour les activités invoquées 72. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale MILLEPRO, les activités suivantes : « entreprise de nettoyage de locaux industriels, administratifs, d’habitation et d’espaces verts » depuis le 26 novembre 2016. 73. La marque contestée a été déposée le 20 juin 2019. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 74. A cet effet, le demandeur a produit notamment les documents suivants :  Pièce n°2 : extrait K-bis de la société MILLEPRO,  Pièce n°3 : un prospectus Millepro qui présente les activités de la société MILLEPRO et sur lequel il est indiqué la chose suivante : « Bureaux, petits commerces, entreprises de service, entreprises artisanales, cabinets médicaux et paramédicaux, co-propriétés… l’hygiène de votre établissement véhicule aussi votre image, soignez-la grâce à MILLEPRO ». En outre il est indiqué que :  Pièce n°7 : une facture du 31 janvier 2019 relative à une « prestation de nettoyage » au sein d’un cabinet de kinésithérapie dans la commune de Plobsheim,  Pièce n°8 : une facture du 31 mars 2019 relative à une « prestation de nettoyage » au sein d’un cabinet dentaire dans la commune de Obenheim,  Pièce n°9 : un contrat de prestation passé entre la société Millepro et le cabinet dentaire précédemment évoqué, daté du 1er février 2017 et relatif à une prestation de nettoyage tertiaire. 15

 Pièce n° 10 : une capture d’écran du site internet wayback machine relatif au nom de domaine www.millepro.fr (période entre le 8 août 2018 et le 4 mars 2021) 16

75. Le titulaire de la marque contestée soutient que « les éléments produits par le demandeur en nullité échouent à démontrer l’exploitation effective et publique de la dénomination sociale pour l’intégralité des services revendiqués ». Sur les activités exploitées 76. Au regard de l’argumentation du demandeur et de la documentation fournie relative à la réalisation de prestations de nettoyage au sein de société démontrée par la fourniture de deux factures (datées de janvier et mars 2019 relatives à des prestations de nettoyage d’un cabinet dentaire et d’un cabinet de kinésithérapie), conjuguées au contrat de prestation de nettoyage conclu en 2017 et renouvelable par tacite reconduction pour le même cabinet dentaire et d’un prospectus à destination des consommateurs (bien que non daté), il apparaît que la dénomination sociale MILLEPRO était exploitée antérieurement au dépôt de la marque contestée le 20 juin 2019, pour des services de nettoyage à destination d’entreprises. 77. Ainsi, le demandeur propose effectivement des services de « nettoyage de locaux industriels, administratifs, d’habitation ». Sur les activités pour lesquelles l’exploitation de la dénomination sociale n’est pas justifiée  Sur les services de « nettoyage d’espaces verts » 78. A titre liminaire, il convient de relever que l’indication des activités exercées, indiquées dans la fiche d’identité de la société, ne saurait en soi, permettre de justifier de l’usage, de la dénomination sociale, ce droit ne bénéficiant d’une protection que pour les activités effectivement exercées. 79. En outre, force est de constater que le demandeur ne produit aucune pièce aux fins de justifier de l’activité de « nettoyage d’espaces verts ». 80. Par conséquent, seules les activités suivantes font l’objet d’une exploitation effective sous la dénomination sociale MILLEPRO invoquée : « nettoyage de locaux industriels, administratifs, d’habitation ». ii. Sur l’existence d’un risque de confusion  Sur la comparaison des services 81. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 82. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services de la marque contestée à savoir : « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtre ». 83. La dénomination sociale invoquée par le demandeur fait l’objet d’une exploitation effective pour les activités suivantes : « nettoyage de locaux industriels, administratifs, d’habitation » (voir point 80). 17

84. Ainsi, force est de constater que les services de « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de fenêtre » de la marque contestée sont identiques aux activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée.  Sur les signes 85. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. 86. La dénomination sociale antérieure invoquée par le demandeur porte sur le signe verbal MILLEPRO. 87. Le demandeur soutient uniquement que les signes en cause sont identiques. 88. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. 89. Si les signes ont en commun la dénomination MILLEPRO, ils différent néanmoins par la présence au sein du signe contesté d’éléments figuratifs composé d’un ovale écrasé, d’un cercle, de bulles de savon et d’une présentation particulière, le tout en couleurs comme souligné par le titulaire de la marque contestée. 90. En conséquence, la marque complexe contestée n’est pas identique à la dénomination sociale antérieure invoquée MILLEPRO. 91. En outre, le demandeur n’ayant pas invoqué la similarité entre les signes, ni avancé d’arguments tendant à prouver un éventuel risque de confusion, il ne permet pas à l’Institut de se prononcer sur l’existence d’un tel risque, celui-ci ne pouvant statuer qu’au regard des motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité. 92. En conséquence, la demande en nullité fondée sur l’atteinte à une dénomination sociale ne peut qu’être rejetée. 18

b. S ur le fondement de l’atteinte au nom commercial MILLEPRO 93. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous le nom commercial MILLEPRO, les activités suivantes : « entreprise de nettoyage de locaux industriels, administratifs, d’habitation et d’espaces verts » depuis le 26 novembre 2016. 94. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931). 95. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). 96. L’objet de cette condition est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque française. Une telle faculté doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent (CJUE, 29 mars 2011, affaire C- 96/09 P). 97. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20 juin 2019. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective en France du nom commercial invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. 98. Il produit à cet effet les mêmes documents que ceux présentés au point 74. 99. Ainsi, il y a lieu de déterminer tant d’un point de vue géographique qu’économique, si le nom commercial MILLEPRO a fait l’objet d’un usage de portée non seulement locale au jour du dépôt de la marque contestée. 100. S’il peut ressortir du prospectus (Pièce n°3), des factures de prestations de nettoyage du 31 janvier 2019 (Pièce n°7), et du 31 mars 2019 (Pièce n° 8) et du contrat relatif à une prestation de nettoyage (Pièce n°10) une utilisation du nom commercial MILLEPRO en France avant le dépôt de la marque contestée, ces pièces ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer que ce nom commercial a été effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P) pour les activités invoquées. En effet, elles ne sont corroborées par aucun autre élément relatifs à la réalisation effectives en volume des services invoqués, telle que des documents relatifs au chiffre d’affaire effectif réalisé sous le nom commercial MILLEPRO, ainsi qu’à d’autres opérations commerciales sous le nom MILLEPRO organisées en France dans d’autres villes que Plobsheim et Obenshein situées dans le département du Bas-Rhin. 19

101. Le demandeur n’ayant pas démontré qu’il exploitait effectivement le nom commercial antérieur MILLEPRO dans plusieurs villes de France (l’exemple de deux villes situées dans le même département n’étant pas suffisant) pour les activités revendiquées au point 93 au jour du dépôt de la marque contestée, la portée non seulement locale de ce nom commercial invoqué ne saurait, en conséquence, être établie. 102. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et le nom commercial MILLEPRO. 103. En conséquence, la demande en nullité fondée sur le nom commercial antérieur MILLEPRO est rejetée. C. Con

clusion 104. En conséquence, la demande en nullité doit être :

- Rejetée sur le fondement du dépôt de mauvaise foi (point 53)
- Rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination commerciale invoquée (point 92)
- Rejetée sur le fondement d’un risque de confusion avec le nom commercial antérieur invoqué (point 103) D. R épartition des frais 105. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 106. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 107. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Celui-ci doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de nullité. 108. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la 20

présentation de sa demande ainsi qu’à ceux liés aux deux réponses aux observations du titulaire de la marque contestée. 109. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du demandeur, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (300 euros « au titre de la phase écrite » ainsi que 250 euros « au titre des frais de représentation »). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 21-0208 est rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société à responsabilité limitée MILLEPRO au titre des frais exposés. 21