NL21-0209 05/09/2022 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714- 1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 14 octobre 2021, la société NORMALU, société par actions simplifiée (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0209 contre la marque n° 19/4551037 déposée le 13 mai 2019, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur H M est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2019-36 du 6 septembre 2019.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 6 : matériaux de construction métalliques ;

Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; stérilisateurs ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Classe 17 : Tissus en lin utilisés pour l’isolation; Tissus en polyester pour l’isolation; matières à calfeutrer ; matières à étouper ; matériaux d’isolation ; feuilles métalliques isolantes ; tissus isolants ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation ;

Classe 19 : Revêtements tissés (non métalliques) utilisés comme matériaux géotextiles; Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; vitraux ; bois de construction ;

Classe 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ;

Classe 27 : Revêtements de murs et de plafonds; tentures murales non en matières textiles ».

3. Le demandeur invoque un motif le motif absolu de nullité suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt et par courriel.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2021, reçu le 8 novembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.

8. La phase d’instruction étant terminée à l’expiration du troisième et dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 juin 2022.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée a agi de mauvaise foi lorsqu’il a déposé la marque contestée ARKETEX fortement similaire au signe utilisé depuis 2016 par le demandeur, désignant des produits identiques à ceux qu’il exploite, ce que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer ayant été salarié du demandeur, dont la notoriété n’est plus à faire.

A cet égard, le demandeur fait valoir que :

— les signes sont fortement similaires : les signes ARBATEX et ARKETEX ont le même nombre de syllabes, la même syllabe d’attaque AR- et la même syllabe de fin –TEX, soit cinq lettres communes sur sept ainsi qu’une même impression phonétique d’ensemble.

— les produits en cause sont identiques : la marque contestée a été déposée pour des produits de construction, en particulier les plafonds tendus et tous les produits s’y rapportant. Le titulaire de la marque contestée est le gérant d’une société ARKETEX Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

immatriculée au RCS de Mulhouse depuis le 20 décembre 2019 (pièce 3) et l’éditeur du site internet arketex.com sur lequel le signe ARKETEX est reproduit pour désigner des plafonds tendus. Il y est également indiqué que la société allemande PONG développe et fabrique des plafonds tendus PONGS lesquels sont ensuite distribués en France par la société Arketex.

Le demandeur indique, quant à lui, être spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de plafonds et de murs tendus (pièce 1) et être leader mondial du plafond tendu depuis plus de 45 ans et étant notoirement connu sous le nom commercial Barrisol (pièce 6)

— le titulaire de la marque contestée avait connaissance du signe ARBATEX puisqu’il était salarié du demandeur depuis le 4 juillet 2012 en qualité de directeur commercial et marketing de la gamme de produits textiles nommée « ARTOLIS ». Parmi cette gamme, sont proposés notamment les produits textiles ARBATEX dont le titulaire était également en charge du développement (pièce 5).

Le demandeur précise que, le 15 avril 2019, le titulaire de la marque contestée a été licencié de son poste de directeur commercial et qu’une procédure prud’homale est en cours.

— le demandeur est le numéro 1 du plafond tendu dans le monde depuis 50 ans (pièce 23). Normalu détient 20% de parts de marché au niveau mondial en 2018 sur un marché où se côtoient 500 concurrents. La renommée du demandeur est reconnue dans la presse française et internationale (voir pièces fournies 25 à 31).

En conséquence, le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée a sciemment cherché à profiter indûment de l’image de marque de NORMALU, de sa notoriété et de son positionnement dans le secteur des plafonds tendus et qu’il a détourné de manière fautive la fonction première de la marque, à savoir identifier l’origine des produits et services pour bénéficier de la réputation de Normalu et du succès de ses produits.

10. Dans ses premières observations, le demandeur :

— conteste l’irrecevabilité pour défaut d’usage sérieux de la marque ARBATEX soulevée par le titulaire de la marque contestée et soutient que cet argument est inopérant dès lors qu’en l’espèce, la demande en nullité est fondée uniquement sur le dépôt de mauvaise foi.

— réitère son argumentation relative à la similarité des signes et produits en cause et précise qu’il ne revendique pas un monopole sur les signes composés de la syllabe TEX mais reproche le choix délibéré de son ancien salarié évoluant dans le même secteur d’activité le dépôt d’un signe similaire à celui qui désigne une de ses gammes.

— rappelle qu’il ne se fonde pas sur la marque antérieure ARBATEX.

— complète son argumentation relative à l’intention frauduleuse du titulaire de la marque contestée et précise qu’il n’invoque pas la notoriété du signe ARBATEX mais la notoriété de NORMALU exploitant de ARBATEX dans le secteur des plafonds tendus
- produit de nouvelles preuves d’usage du signe ARBATEX antérieures au dépôt de la marque contestée : deux attestations d’assurance de 2016 et 2017 couvrant les produits Arbatex, un courriel de la société SERGE FERRARI du 5 mars 2018 confirmant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

notamment une commande de 857 cadres « Arbatex » pour les bureaux de la société L’Oréal ainsi que 3 bons de commandes en 2016 de produits « Arbatex »(Pièces n°38, 39 et 40).

— sollicite, au titre des frais, de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée la somme de 1.100€.

11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère son argumentation et :

— conteste la demande de suspension formulée par le titulaire de la marque contestée en affirmant qu’elle ne correspond pas aux hypothèses prévues à l’article R716-9. A cet égard, il précise que le résultat des demandes en déchéance n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente procédure qui n’est pas fondée sur les marques dont la déchéance est sollicitée.

— rappelle qu’il est indifférent que:

 la marque litigieuse soit ou non identique au nom du demandeur en nullité.  le signe du demandeur en nullité, reproduit par le déposant de mauvaise foi, soit notoire.  le demandeur en nullité justifie d’une exploitation sérieuse de son signe reproduit par le défendeur à l’action.  les produits visés par ARKETEX et ARBATEX sont strictement identiques, à savoir des toiles et plafonds tendus.

— soutient que :

 le fait que le marque ARKETEX soit exploitée avec une représentation particulière en couleurs avec des éléments graphiques n’exclut pas la caractérisation de la mauvaise foi.  l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel l’identité visuelle des sociétés Normalu et Arketex étant différentes, la marque ARKETEX ne pourrait avoir été déposée de mauvaise foi, est inopérant. En effet, la société ARKETEX n’est pas dans la cause.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :

— fait valoir que la société ARKETEX commercialise des revêtements techniques pour murs et plafonds tendus classiques, acoustiques, lumineux ou imprimés à partir de tissus du fabricant allemand PONGS qui développe et fabrique des textiles techniques et décoratifs sans PVC sous le logo suivant : alors que la société NORMALU Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

(le demandeur) est spécialisée dans la confection de plafonds tendus de cadres acoustiques ou lumineux qu’elle fabrique, et réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’export.

- précise que le titulaire de la marque contestée a été salarié du demandeur de juillet 2012 à mars 2019 en qualité de directeur commercial et marketing et qu’un contentieux prud’homal est en cours.

- soulève l’irrecevabilité des demandes du demandeur en l’absence d’exploitation de la marque ARBATEX et soutient que le demandeur n’apporte aucune preuve de l’usage sérieux de la marque ARBATEX : la brochure portant le signe ARBATEX n’étant qu’un simple usage à des fins publicitaires qui ne constitue pas un usage à titre de marque. Selon le titulaire de la marque contestée, la marque ARBATEX n’a jamais été exploitée depuis 2016.

- soutient que la demande en nullité n’est pas fondée et relève :  l’absence de similitude des signes : Le suffixe TEX commun est descriptif et usuel en ce qu’il fait référence à l’unité de mesure des fibres textiles et les signes diffèrent dans leur prononciation par l’utilisation d’une syllabe centrale distincte.

 l’absence de similitude des produits vendus : ARKETEX est axée sur les tissus alors que ARBATEX ne désigne pas spécifiquement les tissus mais est axée sur les matières plastiques. La marque ARKETEX ne désigne pas de cadre acoustique et ne vend pas de tels produits mais des produits textiles pour architecture sans PVC, il s’agit de système de revêtement en textile pour mur et plafond.  l’absence de notoriété de la marque ARBATEX : selon le titulaire de la marque contestée, aucune pièce fournie ne tend à démontrer une quelconque notoriété de la marque ARBATEX et pour cause, elle n’a jamais été et n’est toujours pas exploitée. Il relève que fin 2020, le site internet ne contenait aucune mention de la marque. Même constat pour les catalogues 2020 qui ne comprennent aucune mention de ARBATEX (pièce 15), les cadres acoustiques étant désormais désignés par la marque ARCOLIS.  l’absence de fraude de la part du titulaire de la marque contestée : *en 2019, année du dépôt de la MC, la marque ARBATEX n’était ni exploitée ni utilisée de sorte qu’il ne peut être reproché au TMC une connaissance de l’utilisation de la marque.

*le demandeur souhaite au contraire nuire à la nouvelle activité du TMC : « Cette pseudo utilisation récente et insignifiante de la marque ARBATEX n’a qu’un unique but : initier la présente procédure pour nuire aux activités de son ancien employé »

13. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée complète son argumentation et répond aux arguments du demandeur. Notamment, il :

— soutient que les nouvelles pièces fournies par le demandeur (pièces n°38 à 40) ne démontrent pas l’exploitation de la marque ARBATEX.

- sollicite la suspension de la présente procédure au motif qu’il a introduit des demandes en déchéance de la marque ARBATEX devant l’Institut et devant l’EUIPO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- rappelle que la connaissance par le déposant de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. A cet égard, il soutient que :  La marque ARKETEX n’est ni identique ni similaire à la marque ARBATEX et cette dernière n’est pas utilisée par le demandeur dans la vie des affaires.  Le demandeur ne peut pas prétendre que le titulaire cherche à profiter de la notoriété de la marque ARBATEX qui est inconnue du public car non exploitée. En outre, le titulaire ne fait aucune référence ni dans le dépôt, ni dans la vie des affaires à la société NORMALU.  la simple qualité d’ancien salarié n’est pas de nature à caractériser la mauvaise foi. L’exploitation de la marque ARKETEX est un élément à prendre en compte car aucun élément distinctif ayant contribué au succès de NORMALU n’a été repris par le titulaire de la marque contestée : les produits proposés sont radicalement différents et aucun modèle ou aucune création de NORMALU n’a été repris.

- invoque la volonté de nuire du demandeur en soutenant que la société NORMALU a sciemment monté de toute pièce un dossier à son encontre aux fins de nuire à sa nouvelle activité.

- sollicite de mettre à la charge du demandeur, au titre des frais, la somme de 1 100€.

14. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère son argumentation et :

— répond aux arguments du demandeur en soutenant que les trois bons de commande fournis par le demandeur ne permettent pas de retenir l’usage sérieux de la marque ARBATEX puisque ces bons de commande ne portent que sur des échantillons. Le demandeur ne produit aucune facture et ne démontre la vente d’aucun cadre ARBATEX.

- réitère son argumentation aux termes de laquelle le demandeur est incapable de démontrer une exploitation de la marque ARBATEX durant la période de référence, pour chacun des produits et services visés.

- réitère sa demande de suspension de la procédure en nullité en invoquant le 5° de l’article R716-9 : la suspension à l’initiative de l’Institut « notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties » : la demande en nullité ne serait être appréciée indépendamment de la solution rendue en matière de déchéance de la marque ARBATEX.

- rappelle que la marque ARBATEX ne jouit d’aucune renommée, la marque ARKETEX n’est pas identique ni similaire à la marque ARBATEX et « la jurisprudence considère qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité, encore faut-il qu’il existe une activité ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».

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II.- DECISION

A- Sur la recevabilité de la demande

1. Sur la volonté de nuire du demandeur 15. Le titulaire de la marque contestée invoque la volonté de nuire du demandeur en soutenant que celui-ci aurait sciemment monté de toute pièce un dossier à son encontre aux fins de nuire à sa nouvelle activité.

Il relève en outre que sa marque est enregistrée depuis 2019 et n’a fait l’objet d’aucune opposition, le demandeur ayant attendu plus de deux ans avant de solliciter sa nullité, de sorte qu’il avait déjà investi des sommes considérables dans le développement de sa société.

16. Le demandeur estime quant à lui que toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir est libre de choisir toutes les voies de droit dont elle dispose pour faire respecter ses droits, en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir initié la présente action pour obtenir la nullité de la marque contestée.

17. Si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en nullité formées devant l’Institut, en application de l’article L.716-2 du code de la propriété intellectuelle, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance.

18. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.

19. En l’espèce, la présente demande en nullité est basée sur le seul motif absolu selon lequel la marque contestée aurait été déposée de mauvaise foi.

20. Le titulaire de la marque contestée invoque une demande en nullité tardive, la marque contestée n’ayant pas fait l’objet d’une opposition lors de son dépôt, et reproche au demandeur d’avoir agi sur le fondement de la mauvaise foi, celle-ci étant consciente de la fragilité de ses droits sur la marque ARBATEX.

21. Force, est de relever que toute personne qui souhaite voir annuler une marque sur le fondement de la mauvaise foi n’a pas d’autre possibilité juridique que de le faire conformément à la procédure prévue par la loi.

22. Il convient à cet égard de relever que, sans préjuger du bien-fondé de la demande en nullité sur le fondement de la mauvaise foi, le demandeur a, tant dans son exposé des moyens que dans ses observations postérieures, présenté une argumentation détaillée ainsi que des pièces pour soutenir sa demande sur ce fondement de sorte que le grief de mauvaise foi n’apparait pas avoir été invoqué dans le seul but de contourner une éventuelle fragilité de ses droits.

23. En outre, si la demande en nullité a été introduite deux ans après l’enregistrement de la marque contestée, il convient de relever qu’elle fait suite, comme le relève le titulaire de la marque contestée, à des échanges entre les parties suite à une mise en demeure d’août 2020, soit moins d’un an après son enregistrement.

24. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2. Sur l’absence d’usage sérieux de la marque ARBATEX

25. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité au motif que le demandeur n’apporte aucune preuve de l’usage sérieux de la marque ARBATEX alors que l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle précise que « Encourt la déchéance de ses droits, le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

Il soutient à cet égard que les pièces produites par le demandeur ne permettent pas de démontrer un usage sérieux de la marque ARBATEX sur laquelle le demandeur se fonde.

Il affirme enfin que le demandeur ne démontre pas que des produits sont effectivement par lui sous la marque ARBATEX dès lors que les cadres acoustiques invoqués sont en réalité vendus sous la marque ARCOLIS.

26. Le demandeur soutient quant à lui qu’il n’est possible de soulever l’irrecevabilité d’une action en nullité pour défaut d’usage sérieux d’une marque appartenant au demandeur que si, et uniquement si, l’action en nullité se fonde sur ladite marque antérieure et enregistrée du demandeur, ce qui ressort clairement de l’article L.716-2-3 du code précité : « Est irrecevable :

1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :

a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;

b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage »

Or, il n’oppose aucune marque antérieure enregistrée dont il serait titulaire, il ne se prévaut que d’un ensemble de faits et circonstances caractérisant la mauvaise foi du titulaire au jour du dépôt de la marque dont l’annulation est demandée.

Il précise également qu’en tout état de cause, le caractère frauduleux d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt et qu’en l’espèce, la marque ARKETEX ayant été déposée le 13 mai 2019, à cette date, la marque ARBATEX – sur laquelle la présente demande en nullité n’est pas fondée rappelle le demandeur – n’était pas soumise à obligation d’usage puisqu’elle n’a été enregistrée que le 10 juin 2016.

27. En l’espèce, il ressort du récapitulatif de demande en nullité que la présente demande est fondée uniquement sur le motif absolu de nullité « la marque contestée a été déposée de mauvaise foi ».

Sur le récapitulatif, force est de constater que le demandeur n’a pas sélectionné de motif relatif de nullité en invoquant une atteinte à une marque antérieure.

28. A cet égard, le titulaire de la marque contestée soutient que « le demandeur consacre la moitié de ses développements à la revendication d’un droit antérieur ».

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29. Or, si l’exposé des moyens contient une partie relative à l’existence de droits antérieurs similaires à la marque contestée, cette argumentation est présentée uniquement aux fins de participer à la démonstration sur le caractère frauduleux du dépôt contesté, laquelle démonstration ne repose pas sur l’existence d’un risque de confusion avec ce droit antérieur mais sur la connaissance de ce droit par le déposant et sur son intention frauduleuse au moment du dépôt.

30. Ainsi, il résulte tant du récapitulatif que de l’argumentation développée par le demandeur que la présente demande en nullité est fondée sur le motif absolu du dépôt effectué de mauvaise foi, et qu’elle ne tend nullement à invoquer un motif relatif comme le prétend le titulaire de la marque contestée.

31. Dès lors, la marque ARBATEX n’étant pas invoquée au fondement d’un motif relatif de nullité par le demandeur, ce dernier n’a pas à en démontrer l’usage sérieux à peine d’irrecevabilité.

32. En conséquence, la demande en nullité, fondée exclusivement sur le motif absolu du dépôt effectué de mauvaise foi, ne saurait être irrecevable sur le fondement de l’absence de preuve d’usage sérieux. 3. Sur la demande de suspension de la procédure

33. Le titulaire de la marque contestée indique avoir introduit des demandes en déchéances à l’encontre des marques françaises et européennes ARBATEX actuellement pendantes devant l’Institut et l’EUIPO.

En conséquence, il sollicite de l’Institut qu’il suspende la présente procédure dans l’attente des décisions relatives à la validité de la marque ARBATEX.

Il précise que l’article R.716-9, 5°, qui prévoit que la procédure peut être suspendue « A l’initiative de l’Institut, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties », est applicable en l’espèce au motif que les procédures en déchéance en cours à l’encontre de la marque ARBATEX revêtent une importance significative sur la présente procédure de nullité.

34. Le demandeur, quant à lui, rappelle qu’il ne fonde pas sa demande en nullité sur ses marques antérieures enregistrées ARBATEX mais sollicite qu’il soit reconnu que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi sur le fondement des éléments de faits qu’il relève. Il soutient que la déchéance des marques françaises et de l’Union européenne ARBATEX, à supposer qu’elle puisse être prononcée par l’Institut et/ou l’EUIPO, ne pourra jamais supprimer les éléments de faits invoqués au fondement du dépôt effectué de mauvaise foi.

35. Ainsi que le rappelle le demandeur, l’article R.716-9 du code précité prévoit que « La phase d’instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 716-8 peuvent être suspendus : […] 5° A l’initiative de l’Institut, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties. »

36. En l’espèce, comme le relève le demandeur, l’issue des demandes en déchéances formées à l’encontre de la marque ARBATEX n’est pas en elle-même déterminante pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt de la marque contestée dès lors que cette marque antérieure ARBATEX n’est pas invoquée au fondement de la présente nullité absolue. En effet, le demandeur fait valoir la connaissance de l’usage du signe ARBATEX par le titulaire de la marque contestée et non la connaissance de la marque ARBATEX. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En outre, l’appréciation de la connaissance par le titulaire de la marque attaquée de l’usage d’un signe antérieur dans le cadre du dépôt effectué de mauvaise foi ne se recoupe pas avec l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle.

37. En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la présente procédure de nullité.

4. Sur le fondement de la mauvaise foi

1. Sur le droit applicable 38. La marque contestée a été déposée le 13 mai 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019.

39. En conséquence, la validité de la marque contestée doit être appréciée au regard de la loi n°92- 597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de cette marque.

40. Ainsi, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi qu’à la jurisprudence (notamment Cass. Com. 25 avril 2006, pourvoi n°04-15641), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque déposée de mauvaise foi.

41. A cet égard, la Cour de cassation a pu préciser que, toute marque déposée en fraude des droits d’autrui étant nécessairement déposée de mauvaise foi, la jurisprudence française selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée, sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné avec l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, satisfait aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de transposition des directives sur ce motif d’annulation (Cass. Com. 17 mars 2021, 18-19.774).

42. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2. Sur le fond

43. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future, et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.

44. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.

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45. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 75).

46. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).

47. Il est également admis par la jurisprudence que peut être qualifié de mauvaise foi le dépôt d’une marque effectué en connaissance de l’usage d’un signe identique antérieur bénéficiant d’une renommée et motivé par l’intention de profiter de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d’attraction (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 ; TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T- 795/17).

48. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

49. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

50. A cet égard, le demandeur fournit à l’appui de sa démonstration notamment les pièces suivantes :

— Une brochure datée de décembre 2020 présentant les produits ARBATEX (pièce n°5) : :

« cadres acoustiques esthétiques, décoratifs et performants. Leader mondial des plafonds tendus, honoré par le Décibel d’Or en 2014 pour ses solutions Lumière Acoustique®, Barrisol® lance les panneaux acoustiques ARBAtex®. … Barrisol® a développé une large gamme de panneaux et baffles acoustiques, à suspendre ou accrocher, ou de cloisons amovibles à poser, pour une correction acoustique dans tous les espaces publics et privés. Le cadre, réalisé dans une structure d’aluminium, recouvert de textile ou de la toile de votre choix intègre un isolant haute performance pour absorber les sons indésirables. »

— Des extraits du site internet barrisol.com non datés présentant l’historique de l’entreprise (pièce n°6) et les plafonds tendus de la gamme Artolis (pièce n°12).

— Des courriels échangés entre le titulaire de la marque contestée, d’autres salariés du demandeur et le fournisseur des revêtements textiles des cadres acoustiques désignés sous le signe ARBATEX, la société SERGE FERRARI (pièces n°14, 16 à 22) relatifs à la promotion des produits.

— Des bons de commande :

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• Un bon de commande daté du 9 février 2018 « BdC Arbatex échantillon loft loreal » (pièce n°15). • Trois bons de commande datés de 2016 (pièce n°40) :

*un bon de commande daté du 12 février 2016 indiquant une adresse de livraison au Showroom Serge Ferrari à Paris – date de livraison prévue 19/02/2016, portant sur 3 produits ARBATEX

*un bon de commande daté du 6 mai 2016 indiquant une adresse de livraison à Courseulles sur mer (France) – date de livraison prévue 10/05/2016 portant sur 1 produit ARBATEX

*un bon de commande du22 février 20016 indiquant une adresse de livraison SERGE FERRARI La Tour du Pin (France) – date de livraison prévue : 18/03/2016, portant sur 3 produits ARBATEX

— Un constat d’huissier du site internet de la société ARKETEX daté du 24 septembre 2021 (pièce n°4), un extrait K-bis de la société ARKETEX daté du 30 septembre 2021 (pièce n°3) et une brochure présentant les produits ARKETEX (pièce n°36)

— Des extraits de magazines et de divers sites internet relatifs au rayonnement de l’entreprise BARRISOL-NORMALU (pièces n°24, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) et notamment : • deux extraits du Petit-Futé–Guide du Made in France 2015-2016 et Petit Futé – Guide du Made in France 2018-2019 (pièces n°30 et 33) présentant Barrisol : « Barrisol est le leader mondial du plafond tendu, un matériau destiné aux professionnels comme aux particuliers. On le retrouve sur des projets d’exception comme le Musée Enzo Ferrari (Italie), l’Opéra d’Oslo (Norvège), la piscine olympique des Jeux de Londres (Royaume-Uni), et l’aéroport de Baltimore (Etats-Unis). Le label Origine France Garantie désigne les produits de la gamme Barrisol comme étant les premiers plafonds tendus entièrement produits en France ».

• un article du journal Capital n°279 de décembre 2014 intitulé « Les 15 qui secouent le business alsacien » (pièce 31) : « J S, 47 ans, président de Barrisol-Normalu : Le Colisée à Rome, une mosquée au Kazakhstan, l’aéroport de Baltimore, la mairie de Brisbane : les plafonds tendus fabriqués par l’entreprise fondée par son père, F, se retrouvent dans des projets prestigieux aux quatre coins du monde. De quoi en faire le leader mondial (20% du marché, 25 millions d’euros de CA) : 1200 importateurs posent ses tissus techniques réfléchissants, lumineux ou acoustiques dans 145 pays […] ».

• un extrait du site internet du journal L’Express (pièce n°34) : « Classement : Le top 100 des PME et ETI françaises à l’international en 2015 » du 6 juillet 2015 présentant au 89e rang la société NORMALU BARRISOL

51. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :

et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe complexe ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, si la jurisprudence a pu considérer que la mauvaise foi n’implique pas nécessairement un risque de confusion (TGI de Paris du 12 mai 2016, NEYMAR, n°15/05587), il convient toutefois de relever que le signe contesté ARKETEX et le signe invoqué ARBATEX présentent certaines similarités.

En effet, si ces signes présentent tous deux une prononciation en trois temps, leur séquence finale commune TEX apparaît néanmoins faiblement distinctive au regard des produits et services concernés en lien avec des revêtements textiles pour murs et plafonds.

En outre, les séquences ARKE et ARBA présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes, les lettres KE du signe contesté étant peu communes en langue française et le signe antérieur ARBATEX présentant la lettre A centrale sous une forme particulière et en couleurs.

 Connaissance de l’usage antérieur du signe ARBATEX

52. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13 mai 2019. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe ARBATEX invoqué par le demandeur.

53. A cet effet, le demandeur indique que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement eu connaissance de cet usage antérieur car :

— Le titulaire de la marque contestée a été salarié du demandeur en qualité de directeur commercial entre 2012 et 2019 ;

— Il a participé à la promotion des produits désignés sous le signe ARBATEX qui sont constitués de cadres acoustiques associés à un revêtement textile fourni par la société SERGE FERRARI tel que cela ressort des emails échangés entre le titulaire de la marque contestée, d’autres salariés du demandeur et le fournisseur SERGE FERRARI et notamment les emails suivants :

• Pièce n°20 : échanges de courriels avec le titulaire de la marque contesté et la société SERGE FERRARI concernant les e-mailings sur les produits Arbatex :

*Email du titulaire de la marque contestée à une employée de la société SERGE FERRARI du 20 mai 2016 : « Vous trouverez ci-dessous les adresses pour les BAT des emailing Trempo Design et Arbatex… »

*Email du titulaire de la marque contestée à un employé de la société SERGE FERRARI du 3 juin 2016 : « Bonsoir L, vous trouverez en pièces jointes, les versions des 2 emailings que nous avons validés avec les modifications : 1.Emailing Arbatex voir version validée en PJ : peut-on augmenter la taille de la marque ARBATEX ? … 2.Emailing Trempo Design…. » • Pièce n° 18 : Echanges d’email avec le titulaire de la marque contestée concernant les tarifs des produits Arbatex : *Email du titulaire de la marque contestée à un autre employé du 8 février Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2016 : « ci-joint le tarif ARBATEX, ce sont les cadres ARCOLIS mais avec le revêtement de SERGE FERRARI. L’équipe de S ferrari 19 commerciaux en France vont le promouvoir et le commercialiser. J’ai mis la racine arba dans les réf. Cela est ok pour toi ? Je peux diffuser le pdf ? »

*Email du titulaire de la marque contestée à un autre salarié du 20 mars 2017 à 16h17 : « 2 pièces jointes : Tarif ARBATEX 2016 Il faut voir avec C pour te sortir le tarif 2017 de Arbatex …. Augmentation de quelques % »

54. Il apparaît dès lors que le titulaire de marque contestée avait nécessairement connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse, de l’usage par le demandeur du terme ARBATEX dans le cadre de ses relations avec son fournisseur.

 Intention frauduleuse 55. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers.

56. En l’espèce, le demandeur soutient que « en déposant et en exploitant une marque aussi proche du signe antérieurement choisi par Normalu pour désigner des produits identiques, [le titulaire de la marque contestée] a sciemment cherché à profiter indûment de l’image de marque de Normalu, de sa notoriété et de son positionnement dans le secteur des plafonds tendus ».

Il précise à cet égard qu’il bénéficie d’une position de leader sur le marché des plafonds tendus et fournit à ce titre des extraits de divers journaux, magazines et sites internet à l’appui de son argumentation.

57. Le titulaire de la marque contestée, quant à lui, nie toute intention malhonnête de sa part et insiste notamment sur l’absence de similarité entre les signes ARKETEX et ARBATEX démontrant qu’il n’avait pas l’intention de priver le demandeur d’une éventuelle exploitation de son signe.

58. Il convient au préalable de rappeler que la simple connaissance de l’usage antérieur d’un signe n’apparait pas à elle seule de nature à démontrer une intention malhonnête.

En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).

59. En l’espèce, les parties opèrent toutes deux dans un secteur restreint proche, à savoir la fabrication et la commercialisation de plafonds tendus pour le demandeur et la commercialisation de revêtements textiles pour murs et plafonds pour le titulaire de la marque contestée et il convient de souligner que la marque contestée ARKETEX porte sur un signe présentant certaines similarités avec le signe antérieur complexe invoqué (supra point 51).

60. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le titulaire de la marque attaquée a travaillé en tant que salarié du demandeur et que le demandeur bénéficie d’une position de leader sur le marché Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

des plafonds tendus, il apparaît toutefois qu’aucun élément objectif n’a été apporté par le demandeur pour démontrer que le titulaire de la marque attaquée a déposé le terme ARKETEX en tant que marque pour se placer dans le sillage du demandeur.

En effet, le demandeur se contente de soutenir que « l’intention malhonnête du déposant peut être caractérisée, notamment, lorsque son objectif est d’exploiter de manière parasitaire la renommée du demandeur en nullité » et qu’« il suffit que le demandeur à l’action en nullité de marque pour dépôt de mauvaise foi soit renommée, comme c’est le cas en l’espèce pour NORMALU ».

61. Or, il ne produit aucun élément aux fins de démontrer en quoi le titulaire de la marque contestée aurait agi dans l’intention de se placer dans le sillage du demandeur ou de tirer indûment profit de sa notoriété.

62. Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas que la gamme de produits désignée sous le signe ARBATEX bénéficie d’un succès particulier tel qu’il serait permis d’en déduire l’intention du titulaire de la marque contestée d’en tirer indûment profit.

63. Dès lors, l’argumentation du demandeur tenant au fait que le titulaire de la marque contestée « travaillait précédemment chez NORMALU où il était en charge de la commercialisation des produits de la gamme Arbatex », ne permet pas, à elle seule, de déduire la volonté, par le titulaire de la marque contestée, d’entraver ses activités.

64. Ainsi, les éléments transmis par le demandeur ne sont pas suffisants à démontrer l’intention du titulaire de la marque contestée de profiter indument de la renommée du demandeur et ne permettent pas de caractériser sa mauvaise foi au moment du dépôt.

65. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée.

5. Sur la répartition des frais

66. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

67. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716- 1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

68. En l’espèce, les parties ont chacune sollicité la prise en charge par la partie perdante en application de l’article L.716-1-1 du code précité de la totalité des frais exposés. Il apparaît que le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, la demande en nullité étant rejetée pour l’intégralité des produits, en sorte que l’enregistrement de la marque contestée n’est pas modifié par la « décision de nullité ou de déchéance ».

69. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique représenté par un mandataire, a présenté des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

observations en réponse à la demande en nullité et des observations en réplique à la réponse du demandeur, qui relève de la catégorie des petites et moyennes entreprises.

70. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL21-0209 est rejetée.

Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge du demandeur en nullité, la société NORMALU, au titre des frais exposés.

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