OP21-1405 4 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M M a déposé le 21 janvier 2021, pour le compte de la société MAVIS (en cours de formation), la demande d’enregistrement n° 21 4 724 091 portant sur le signe complexe M MAVIS. Le 29 mars 2021, la société MAVIFLEX (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure MAVI, déposée le 29 janvier 1999, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 99 772 879. 1

L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 17 mai 2021 sous le n° 21-1405. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur les preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. 3

En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 21 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 21 janvier 2016 au 21 janvier 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « Portes et autres fermetures du type à lanières en matière synthétique transparente pour locaux industriels, portes souples à enroulement non métallique, portes souples à empilement non métallique, portes souples à lanières, portes, cloisons et séparations pour l’agencement de locaux, notamment portes souples pour atelier et applications analogues ». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a produit les preuves d’usage suivantes : • Un document de nature commerciale intitulé « Fiches produits de la société MAVIFLEX », présentant les différentes portes proposées à la vente, ainsi que leurs caractéristiques et dimensions techniques (annexe 1), • Une capture d’écran de la page d’accueil du « Site Internet de la société MAVIFLEX » (annexe 2), • Des « Factures de la société MAVIFLEX » relatives aux ventes de portes de 2016 à 2021 en France (annexe 3). Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente et notamment les catalogues, fiches produits et les factures, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Si certaines pièces sont postérieures ou antérieures à la période pertinente, il convient de rappeler que si ces pièces ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). En outre, si certaines des pièces ne sont pas datées, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). 4

Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France. A ce titre, toutes les factures communiquées par la société opposante relèvent bien du territoire pertinent dans la mesure où elles concernent des acheteurs situés sur le territoire français. En outre, les catalogues et fiches produits communiqués par la société opposante et la capture d’écran de son site Internet sont rédigés en langue française, ce qui démontre un usage à destination d’un public français. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage. Sur la nature de l’usage En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque antérieure font état d’un usage de la dénomination antérieure MAVI à titre de marque, tant sous sa forme verbale que sous une forme complexe associée à d’autres éléments verbaux. Ainsi, dans les pièces communiquées par la société opposante, et tout particulièrement les catalogues, les fiches produits et les factures de la société opposante, il est possible de voir la marque antérieure présentée notamment sous les formes complexes suivantes : • • • • • • • 5

• • Ces éléments apparaissent également sur les factures communiquées par la société opposante afin d’identifier les produits vendus. Il convient à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’article L.714-5 3° du Code de la propriété industrielle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». En l’espèce, l’utilisation de la dénomination verbale MAVI sous une forme complexe et l’ajout de séquences faiblement distinctives (FLEX, CLEAN, MAX, ONE…) en ce qu’ils peuvent désigner une caractéristique des produits en cause ne viennent pas altérer le caractère distinctif de la marque antérieure. De plus, outre la position d’attaque de cette séquence MAVI, la couleur rouge vient particulièrement la mettre en exergue dans la plupart des signes, de sorte que les documents communiqués par la société opposante sur lesquels figurent les signes précités sont de nature à démontrer l’usage de la marque antérieure. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, il importe peu que « Le signe ® n’est pas après MAVI, mais après le nouveau mot formé commençant par MAVI », tels que les « signes complexes MAVIMAX®, MAVIPASS® ou MAXIFLEX® », dès lors que ce sigle normalement utilisé pour désigner une marque déposée dans les pays anglo-saxons, constitue une différence insignifiante susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce que fait valoir le déposant, que certains de ces signes, comportant la dénomination MAVI associée à des termes seconds descriptifs, soient effectivement enregistrés à titre de marques, dès lors qu’il n’est pas exigé, pour l’établissement de l’usage de la marque antérieure enregistrée, que la forme différente sous laquelle cette marque est utilisée ne fasse pas elle-même l’objet d’un enregistrement en tant que marque. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque n’exclut pas la possibilité que l’usage de celui-ci puisse être invoqué pour établir l’usage d’une autre marque enregistrée, dont il diffère seulement d’une manière telle que le caractère distinctif de cette dernière n’en est pas altéré, comme c’est le cas en l’espèce (CJUE, 25/10/2012, C-553/11, Rintisch, points 21, 22 et 23 ; CJUE, 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, § 29 et § 30). Ainsi, l’usage de la marque antérieure sous une forme modifiée n’altère pas son caractère distinctif. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous une forme qui n’en altère pas son caractère distinctif. 6

Sur l’importance de l’usage Le déposant soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attesteraient pas de l’importance de l’usage de la marque antérieure. Ainsi, et selon le déposant, les preuves d’usage communiquées par la société opposante ne seraient pas suffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’espèce, la société opposante a fourni 19 factures afin de démontrer l’importance de l’usage, sur lesquelles apparaissent des ventes de produits portant sur la marque MAVI sous une forme qui n’en modifie pas son caractère distinctif (entre autre MAVIMAX, MAVIONE, MAVIPASS, MAVIROLL) comme précédemment démontré. Ces factures datées de 2016 à 2021 et communiquées en annexe 3 démontrent la commande de produits de la marque MAVI de manière continue depuis 2016. Ainsi, les pièces transmises, qui font état de plusieurs clients, fournissent des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés Les produits invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Portes et autres fermetures du type à lanières en matière synthétique transparente pour locaux industriels, portes souples à enroulement non métallique, portes souples à empilement non métallique, portes souples à lanières, portes, cloisons et séparations pour l’agencement de locaux, notamment portes souples pour atelier et applications analogues ». Le déposant soutient que « La marque ne couvre pas seulement les «portes» car sinon un point-virgule figurerait après le mot «portes» », et qu’en conséquence, toute preuve d’un usage sérieux en rapport avec des « portes » ne permettrait pas de justifier d’un usage pour les produits tels que désignés dans la marque antérieure. Il ajoute que « Les pièces communiquées ne sont pas pertinentes et on ne sait pas quelle pièce correspond à quel type de porte ». Il sollicite en conséquence le rejet de l’opposition dès lors que la société opposante n’est pas en mesure de démontrer l’usage sérieux de sa marque pour chacune des types de portes revendiquées. 7

La société opposante, quant à elle, estime que toutes les portes pour lesquelles elle a prouvé un usage relèvent effectivement de son libellé précité, de sorte qu’il y a bien une « adéquation entre les types de portes utilisées et celles visées au libellé de la marque antérieure ». Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits de la marque antérieure invoquée au titre de l’opposition, à savoir les « Portes et autres fermetures du type à lanières en matière synthétique transparente pour locaux industriels, portes souples à enroulement non métallique, portes souples à empilement non métallique, portes souples à lanières, portes, cloisons et séparations pour l’agencement de locaux, notamment portes souples pour atelier et applications analogues ». Il importe, en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C- 714/18 P, point 46). En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante, et notamment des fiches produits en annexe 1, que la marque MAVI est utilisée pour des portes de différentes catégories, dont notamment des portes à enroulement et en polyester, constituant une matière synthétique non métallique, produits figurant dans le libellé de la marque antérieure invoquée au titre de l’opposition. En conséquence, il a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour l’ensemble des produits enregistrés de la marque antérieure invoquée, à savoir les « Portes et autres fermetures du type à lanières en matière synthétique transparente pour locaux industriels, portes souples à enroulement non métallique, portes souples à empilement non métallique, portes souples à lanières, portes, cloisons et séparations pour l’agencement de locaux, notamment portes souples pour atelier et applications analogues ». Conclusion sur l’usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la dénomination antérieure MAVI pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour l’ensemble des produits précités. En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs 8

pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Portes et autres fermetures du type à lanières en matière synthétique transparente pour locaux industriels, portes souples à enroulement non métallique, portes souples à empilement non métallique, portes souples à lanières, portes, cloisons et séparations pour l’agencement de locaux, notamment portes souples pour atelier et applications analogues ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de similarité, ni de lien étroit et obligatoire, avec les « Portes et autres fermetures du type à lanières en matière synthétique transparente pour locaux industriels, portes souples à enroulement non métallique, portes souples à empilement non métallique, portes souples à lanières, portes, cloisons et séparations pour l’agencement de locaux, notamment portes souples pour atelier et applications analogues », de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’ ouvrages mobiles placés dans un bâti ou une huisserie et constituant un dispositif de fermeture. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante tenant au fait que les produits qu’elle commercialise « comportent des éléments métalliques » qui relèvent des produits de la demande d’enregistrement contestée, cette circonstance trop générale en l’absence de lien nécessaire et exclusif. En outre, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure d’opposition. Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe M MAVIS, ci-dessous reproduit : 9

La marque antérieure porte sur la dénomination MAVI. La société opposante soutient que les signes en présence sont identiques et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une lettre, d’un élément verbal et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun un élément verbal de longueur comparable (MAVIS/MAVI) partageant quatre lettres identiques, formant la séquence commune de lettres et de sonorités [MA-VI], ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. La différence entre ces deux éléments, résidant dans la terminaison S du signe contesté, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ceux-ci, qui demeurent marqués par la séquence commune MAVI-. A cet égard la société déposante fait valoir que le signe contesté est composé de la séquence MA qui constitue un pronom possessif et de l’élément VIS. Toutefois ces circonstances, à les supposer perçues, ne sont pas de nature à supplanter les grandes ressemblances d’ensemble précitées. De même, si le signe contesté comporte la présence de la consonne M, stylisée et positionnée sur une ligne supérieure dans le signe contesté et d’une présentation particulière. Toutefois, , cet élément revêt un caractère accessoire, comparé à l’élément verbal MAVIS dont il constitue l’initiale qui ne sera vraisemblablement pas prononcé contrairement à ce que soutient le déposant. En outre, la présentation adoptée n’altèrent pas le caractère distinctif et essentiel de l’élément MAVIS. Ainsi, il résulte tant des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes. 10

Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Le signe complexe contesté M MAVIS est donc similaire à la dénomination antérieure MAVI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le soulève la société opposante. Toutefois, encore faut-il que les signes en présence soient extrêmement proches et qu’il existe entre les produits en cause un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. En l’espèce, les signes en présence ne sont pas identiques, ni suffisamment proches pour compenser l’absence de tout lien de similarité entre les « Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, et les « Portes et autres fermetures du type à lanières en matière synthétique transparente pour locaux industriels, portes souples à enroulement non métallique, portes souples à empilement non métallique, portes souples à lanières, portes, cloisons et séparations pour l’agencement de locaux, notamment portes souples pour atelier et applications analogues », de la marque antérieure invoquée, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir l’existence d’un risque de confusion. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité entre les signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté M MAVIS peut être adopté comme marque pour désigner des produits différents, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure MAVI. 11

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 12