R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

OP22-0241 21/11/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association LEGASPHERE AVOCATS (association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle) a déposé le 10 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4816331 portant sur le signe complexe LEGA SPHERE AVOCATS. Le 14 janvier 2022, Monsieur P R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

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- la marque complexe française IP SPHERE déposée le 30 octobre 2003, enregistrée et renouvelée sous le n° 3254321 , sur le fondement d’un risque de confusion ;

- le nom de domaine ipsphere.fr. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Le déposant a notamment invité l’opposant à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition. L’opposant a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A/ Sur l’usage de la marque antérieure n°3254321 Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 2

Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 10 novembre 2021. L’opposant est donc tenu de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire national au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 novembre 2016 au 10 novembre 2021 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition et dans l’exposé des moyens, à savoir les « Publications : journaux, magazines, prospectus, rapports, comptes rendus, bulletins exclusivement consacrés au domaine de la propriété intellectuelle. Services exclusivement destinés au domaine de la propriété intellectuelle, savoir : Prestations en matière d’aide dans l’exploitation ou la direction de l’entreprise industrielle ou commerciale ; services de conseil et d’assistance en matière de 3

recrutement ; services relatifs à la transcription, la compilation ou la systématisation de communications écrites et d’enregistrements, de même que l’exploitation ou la compilation de données statistiques ; location de temps publicitaire pour tout moyen de communication. Offres de temps d’accès à des services interactifs de recherche, de formation et d’information, via un réseau informatique mondial. Publications, formation et information, enregistrements sur bandes vidéo (filmage) ; location d’enregistrements sonores ; enseignement ; enseignement par correspondance ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; organisation de concours en matière d’éducation ; édition et publication de journaux, magazines, prospectus, rapports d’information, bulletins. Services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle ; recherche et surveillance de sites sur le réseau informatique mondial ; hébergement, maintenance et promotion de sites juridiques sur le réseau informatique mondial pour le compte de tiers ; services de référencement de sites juridiques sur le réseau informatique mondial». Mais au regard de la comparaison des produits et services entre les marques et du retrait partiel portant sur la demande d’enregistrement seules les preuves d’usages portant sur les «Services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle» de la marque antérieure seront examinées dans la présente procédure. Ainsi, au titre des preuves d’usage, l’opposant a fourni notamment les pièces suivantes :

- Plusieurs extraits d’articles de l’APS, portant sur des questions juridiques en relation directe avec la propriété intellectuelle, parus entre le 6 juillet 2017 et le 1er février 2019, comportant notamment le signe IP SPHERE précédé d’une sphère et présenté sur une ligne dans un encadré ;

- Plusieurs d’articles du Petit économiste portant sur des thèmes juridiques en relation directe avec la propriété intellectuelle, parus sur le site lepetiteconomiste.com (en novembre et décembre 2016, ainsi qu’en janvier 2018) et rédigés par un membre de la société opposante présentée comme un expert ;

- Copies d’écrans comportant des publications sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, youtube) de 2016 à novembre 2021 faisant référence à la marque IP SPHERE pour une activité juridique d’accompagnement et d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle ;

- Copies de la publication Décideurs Collection Guide Annuaire de 2018, 2019 et 2020 comportant les références de l’opposant en tant que Cabinet de conseil en PI ainsi que la marque IP SPHERE ;

- Un classement « pratique réputée » décerné en 2018 par Décideurs magazine » au cabinet IP SPHERE, pour son expertise en matière de propriété industrielle (rien ne permettant d’ailleurs d’écarter ce document, comme l’affirme la déposante). 4

A cet égard, le déposant demande que « soient écartées l’ensemble des preuves d’usage antérieures à la période de cinq ans précédant la demande de preuve d’usage, soit l’ensemble des éléments antérieurs au 11 mai 2017». Toutefois, il apparaît que les pièces précitées seront prises en compte, notamment en ce que la période à prendre en compte va du 10 novembre 2016 au 10 novembre 2021 inclus. L’argumentation du déposant se fonde sur une appréciation individuelle de plusieurs éléments de preuve concernant des facteurs pertinents. Toutefois, pour apprécier l’usage sérieux, l’Institut doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même établir un usage sérieux. Les pièces listées précédemment et pris en compte dans la présente procédure sont datées dans la période pertinente et établissent un usage de la marque en France. Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée (copies d’écrans, publicités, factures) font état d’un usage sérieux de la marque antérieure IP SPHERE, sous des formes certes modifiées. Dans ses observations, la déposante fait valoir que les pièces « ne rapportent pas la preuve … d’un usage du signe tel que ce dernier est déposé », soulignant que « Les signes exploités sont .. visuellement différents du signe déposé ». Il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée […] ». Ainsi, contrairement à ce qu’indique la déposante, il est constant que lorsqu’un ajout ou une modification n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. 5

En l’espèce, ni les différences de polices et de couleurs, ni les celles portant sur la sphère ou l’encadré n’altèrent le caractère essentiel et autonome des termes IP SPHERE, seuls éléments verbaux par lesquels le signe sera lu et prononcé. En outre, l’ajout des termes CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE n’a aucune incidence, dès lors que ces termes sont directement descriptifs de l’activité juridique de l’opposant et n’ont pas de caractère distinctif en l’espèce. En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage sérieux de la marque antérieure sous des formes qui n’altèrent pas son caractère distinctif. Sur l’usage pour les produits et services enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services de la marque antérieure invoqués par l’opposant à l’appui de son argumentation, à savoir les « Publications : journaux, magazines, prospectus, rapports, comptes rendus, bulletins exclusivement consacrés au domaine de la propriété intellectuelle. Services exclusivement destinés au domaine de la propriété intellectuelle, savoir : Prestations en matière d’aide dans l’exploitation ou la direction de l’entreprise industrielle ou commerciale ; services de conseil et d’assistance en matière de recrutement ; services relatifs à la transcription, la compilation ou la systématisation de communications écrites et d’enregistrements, de même que l’exploitation ou la compilation de données statistiques ; location de temps publicitaire pour tout moyen de communication. Offres de temps d’accès à des services interactifs de recherche, de formation et d’information, via un réseau informatique mondial. Publications, formation et information, enregistrements sur bandes vidéo (filmage) ; location d’enregistrements sonores ; enseignement ; enseignement par correspondance ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; organisation de concours en matière d’éducation ; édition et publication de journaux, magazines, prospectus, rapports d’information, bulletins. Services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle ; recherche et surveillance de sites sur le réseau informatique mondial ; hébergement, maintenance et promotion de sites juridiques sur le réseau informatique mondial pour le compte de tiers ; services de référencement de sites juridiques sur le réseau informatique mondial». En l’espèce, il ressort clairement des nombreuses pièces fournies par l’opposant que la marque antérieure est exploitée à tout le moins pour les «Services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle s» de la marque antérieure. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque antérieure, à tout le moins, pour les « Services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle» de la marque antérieure. B. Sur le risque de confusion avec la marque n° 3254321 6

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : «Services juridiques rendus par des avocats». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les «Services juridiques rendus par des avocats» de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de «Services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle» de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie plus générale des services juridiques, qui s’entendent de l’ensemble des prestations juridiques. Tous ces services s’entendent de prestations visant à mettre à disposition une assistance et des connaissances juridique et sont tous susceptibles d’être proposés aux publics par des avocats. Ces services sont donc identiques ou à tout le moins similaires. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argumentation de la déposante selon elle a une activité d’avocat et l’opposant une activité de conseil en propriété industrielle. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle des parties. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. 7

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dans une présentation particulière associés à des couleurs et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, de deux éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun l’association du terme SPHERE à un premier élément verbal évoquant le domaine juridique, à savoir LEGA d’une part et IP d’autre part, ce dernier signifiant notamment « intellectual property » comme le souligne l’opposant. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que l’élément IP peut aussi renvoyer à la notion d’« internet protocole», le consommateur sera d’autant plus enclin à percevoir l’évocation de la « propriété intellectuelle » et donc une référence au domaine juridique que les services de la marque antérieure sont précisément des services juridiques qui concernent la « propriété intellectuelle ». En tout état de cause, à supposer même que les consommateurs perçoivent l’élément IP comme l’abréviation d’«internet protocole», comme évoquant le domaine du « numérique », les deux signes n’en conserveraient pas moins une même structure associant le terme SPHERE à un premier élément évoquant un domaine d’activité, que ce dernier soit juridique ou pas. 8

Ainsi, malgré les différences existant entre les séquences LEGA et IP, les ensembles verbaux LEGA SPHERE et IP SPHERE présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public Si les signes diffèrent par d’autres éléments graphiques, verbaux et figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit toutefois à tempérer de telles différences. En effet, les éléments IP SPHERE et LEGA SPHERE présentent un caractère distinctif au regard des services en cause. A cet égard, la déposante considère que l’opposant tente de s’octroyer « un monopole sur l’élément SPHERE », commun aux deux signes, alors que ce mot désigne « une étendue d’action [et serait donc] donc nécessaire et inappropriable ». Toutefois, cette signification est trop générale pour que ce terme présente un lien direct et concret avec les services en cause ou puisse en désigner une caractéristique. En tout état de cause, les ressemblances entre les signes ne tiennent pas à ce seul élément mais à son association aux éléments d’attaque LEGA et IP et à la structure commune qui en résulte. En outre, les éléments IP SPHERE et LEGA SPHERE présentent un caractère dominant dans chacun des deux signes. En effet, la présence d’éléments figuratifs ainsi que les présentations particulières des deux signes (positionnement des divers éléments, typographies, couleurs) ne sont pas de nature à affecter le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux IP SPHERE et LEGA SPHERE. Quant au terme AVOCATS du signe contesté, il est peu visible du fait de sa petite taille et de sa position inférieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que le terme LEGA « est placé en exergue dans la demande de marque », il n’en reste pas moins que le terme SPHERE est nettement lisible au sein du signe contesté et que ce dernier est ainsi dominé par l’ensemble formé par les éléments LEGA SPHERE. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la déposante relative selon laquelle l’opposant possède « une série de marques utilisant le préfixe I.P. pour développer son activité. … Par ailleurs, son nom commercial, tel qu’il apparait sur son extrait KBIS constitue une déclinaison de I.P ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits existants. En conséquence, le signe complexe contesté LEGA SPHERE AVOCATS est similaire à la marque antérieure IP SPHERE, le premier risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la seconde. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 9

En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits et services. C. Sur le fondement d’un nom de domaine La société opposante invoque par ailleurs une atteinte à son nom de domaine « ipsphere.fr ». Il convient de noter que les services de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme identiques et similaires aux services de la marque antérieure. En outre, pour les raisons développées dans la partie B. et auxquelles il convient de se référer, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de cet autre droit, le signe contesté apparaît également similaire au nom de domaine invoqué ; CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LEGA SPHERE AVOCATS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque IP SPHERE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 10