OPP 22-0283 12/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A T a déposé, le 04 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 814 369 portant sur le signe verbal DOONUTS & CO. Le 18 janvier 2022, la société ST MICHEL HOLDING a formé opposition à l’enregistrement de cette demande d’enregistrement, sur la base de la marque verbale française DOONUTS, déposée le 23 décembre 2016, et enregistrée sous le n° 4 324 812, sur le fondement du risque de confusion. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viandes, poissons, volailles et gibiers ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; amandes préparées ; arachides préparées ; beurre ; crème de beurre ; beurre d’arachides ; beurre de cacao ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouillons ; champignons conservés ; charcuterie ; chips (pommes de terre) ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de viande ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; en-cas à base de fruits ; ferments lactiques à usage culinaire ; gingembre (confiture) ; graines de tournesol préparées ; graines préparées ; margarine ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; noix préparées ; olives conservées ; potages ; pulpes de fruits ; raisins secs ; salades de fruits ; Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; biscuits salés ; pâtisserie salée ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 2

v inaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; confiserie à base d’amandes ; pâte d’amandes ; anis ; arachides ; aromates autres que les huiles essentielles ; assaisonnements ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles ; bonbons ; brioches ; cannelle ; caramels ; en-cas à base de céréales ; chapelure ; cheeseburgers (sandwichs) ; chicorée (succédané du café) ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; corn flakes ; coulis de fruits (sauces) ; couscous (semoule) ; crackers ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes (alimentation) ; pain d’épice ; macarons, fondants (confiserie) ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturelle ou artificielle ; infusions non médicinales ; levain ; madeleine ; mayonnaises ; menthe pour la confiserie ; desserts sous forme de mousses ; muesli ; noix muscade ; pâte pour gâteaux ; petits-beurre ; piments ; pizzas ; quiches ; riz ; sucre ; sucreries ; soja ; tartes ; tourtes ; viennoiseries ; pâte à dérouler ; pâte brisée ; pâte sablée ; pâte feuilletée ; pâtes à pizza ; pâte à pain». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires par complémentarité aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services de maisons de retraite pour personnes âgées» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « En-cas à base de fruits ; biscuits ; gâteaux ; pain, pâtisserie et confiserie ; confiserie à base d’amandes ; biscottes ; brioche ; en-cas à base de céréales ; crêpes (alimentation) ; gaufres ; pain d’épice ; macarons, fondants (confiserie) ; glaçages pour gâteaux ; madeleine ; petits- beurre ; sucreries ; viennoiseries ; gelées, confitures, compotes ; bouillons ; gingembre (confiture) ; potages ; salades de fruits ; crème fouettée ; milk-shakes boissons frappées à base de lait) ; biscuits salés ; pâtisserie salée ; bonbons ; cheeseburgers (sandwichs) ; desserts sous forme de mousses ; pizzas ; quiches ; tourtes ; tartes ; boissons lactées où le lait prédomine ; café, thé, cacao et succédanés du café ; chicorée (succédané du café) ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; aromates pour boissons autres que les huiles ; infusions non médicinales ; crackers» de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas à fabrication ou la distribution des seconds lesquels ne sont pas nécessairement consommés dans le cadre des premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires et dès lors similaire que les produits précités de la marque antérieure soient « amenées à être servies au cours des prestations fournies par les maisons de retraite, notamment lors des repas dispensés aux résidents ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune 3

E nfin, en n’établissant pas de liens précis entre la « mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 4

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOONUTS & CO reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe DOONUTS, reproduits ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ces signes ont en commun la dénomination DOONUTS. Au regard des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « services de bars », pour lesquels la similarité a été retenue, les éléments DOONUTS, communs aux deux signes, apparaissent distinctifs. Par ailleurs, les signes se distinguent par la présence d’une esperluette et du terme CO dans le signe contesté ainsi que par la présentation et les couleurs de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination DOONUTS revêt un caractère essentiel dans le signe contesté en raison du caractère usuel de la séquence & CO. 5

A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes au regard des produits et services précités. Le signe contesté DOONUTS & CO est donc similaire à la marque complexe antérieure DOONUTS pour les services suivants : services de bars » de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, au regard des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs », l’élément DOONUTS n’apparait pas distinctif en ce que ce terme, qui désigne un beignet très répandu en Amérique du Nord de forme torique et le plus souvent recouvert d’un glaçage, est susceptible d’indiquer l’objet même des services en cause. Il s’ensuit que le consommateur portera son attention sur les spécificités des marques en cause, à savoir la présence des termes & CO dans le signe contesté ainsi la présentation particulière et les couleurs de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément DOONUTS au regard des services précités et des différences entre les signes en présence, ceux-ci se distinguent suffisamment pour exclure tout risque de confusion pour ces services. En conséquence, au regard des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs », le signe contesté DOONUTS & CO n’est pas similaire à la marque antérieure DOONUTS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante fait valoir la prise en considération de l’interdépendance des facteurs dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, en raison de la similarité des « services de bars » et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs », dès lors que la similarité entre les signes n’a pas été retenue au regard de ces services. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. 6

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOONUTS & CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « services de bars », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « «services de bars »» ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 7