OPP22-0565 03/06/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B D a déposé le 18 novembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4818227 portant sur la marque verbale RED BUCK CAFE. Le 8 février 2022, la société RED BULL GMBH (Société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :

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— marque complexe internationale désignant la France RED BULL, déposée le 26 avril 2018, enregistrée sous le n°1366163, sur le fondement du risque de confusion ;

- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union Européenne RED BULL, déposée le 18 octobre 2017, enregistrée sous le n°017363094. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La procédure a été suspendue dans le délai pour statuer sur l’opposition, la marque antérieure n° 017363094 faisant l’objet d’une demande en nullité. La procédure a repris suite à la transmission, par la société opposante, de la confirmation de l’Office Européen du retrait de l’action précitée. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. La présente opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande contestée, à savoir : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ».

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A. S ur le risque de confusion avec la marque complexe RED BULL n° 1366163 Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La présente comparaison porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes cuits, séchés, congelés et conservés ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait et laitages ; huiles et graisses alimentaires ; conserves de légumes, fruits, poisson et viande ; produits à boire lactés mélangés (essentiellement à base de lait) ; desserts à base de yaourt, fromage blanc et crème ; lait de soja [succédané de lait] ; aliments à base de légumes fermentés [kimchi] ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; café de substitution ; farines et préparations à base de céréales ; pain ; pâtisseries et confiseries ; glaces (crèmes glacées) ; miel ; sirop de mélasse ; levures ; poudres à lever ; sel ; sel comestible ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; sauces à salade ; épices ; glace à rafraîchir ; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat ; thé glacé ; préparations de café et de cacao destinées à la fabrication de produits à boire alcoolisés et non alcoolisés ; céréales destinées à la consommation humaine, y compris flocons d’avoine et autres flocons de céréales ; aromatisants, autres qu’huiles essentielles ; bonbons ; sucreries ; gommes aux fruits ; chocolat ; produits de chocolat ; pralines fourrées à la liqueur ; mélanges de chocolat contenant de l’alcool ; gommes à mâcher ; barres à base de muesli et fruits ; Produits à boire alcoolisés (à l’exception de bières) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.

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En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs (deux taureaux se faisant fasse) et de couleurs. Les signes en présence ont en commun l’association du terme RED, placé en attaque au sein des deux signes, et d’un élément verbal de longueur identique (quatre lettres), d’une syllabe, commençant par la même séquence BU-, ce qui confère aux signes, pris dans leur ensemble, des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes que ne conteste pas le déposant. La présence du terme final CAFE au sein de la demande contestée et la présentation particulière de la marque antérieure, telle que précédemment décrite n’affectent pas les ressemblances d’ensemble précitées, les associations RED BUCK de la demande contestée et

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RED BULL de la marque antérieure, distinctives au regard des produits et services en cause, revêtant un caractère essentiel au sein des signes en comparaison. En effet, au sein de la demande contestée, le terme final CAFE ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur dès lors qu’il décrit une caractéristique des produits et services visés par la demande contestée, à savoir le lieu de commercialisation des produits et le lieu de prestation de la majorité de services concernés. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure et son élément figuratif, telle que précédemment décrite, n’altère pas la perception immédiate des éléments verbaux RED BULL, seuls éléments par lesquels le signe sera lu et prononcé. En conséquence, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe verbal RED BUCK CAFE est donc similaire à la marque complexe antérieure RED BULL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. S ur l’atteinte à la renommée de la marque verbale RED BULL n° 017363094 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

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Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

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Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque RED BULL n°017363094 portant sur le signe suivant : La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des « Boissons énergétiques ; Activités sportives et culturelles ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que « La boisson énergisante Red Bull, lancée en Autriche en 1987, est désormais vendue dans 173 pays dans le monde. […] Les produits Red Bull sont vendus en France depuis le 1er avril 2008, soit depuis plus d’une décennie » et que la marque antérieure RED BULL « est […] largement utilisées en relation avec la vente et la promotion de boissons ».

Elle fait valoir que « La boisson énergisante Red Bull, lancée en Autriche en 1987, est désormais vendue dans 173 pays dans le monde, […]. Les produits Red Bull sont vendus en France depuis le 1er avril 2008, soit depuis plus d’une décennie. Ils sont proposés sous la Marque Antérieure n°2, qui est donc largement utilisées en relation avec la vente et la promotion de boissons ». La société opposante ajoute que la société opposante « a également acquis une solide réputation dans le domaine culturel et sportif, ce qui contribue à la connaissance des marques Red Bull par le grand public au-delà des consommateurs de boissons énergisantes » et précise que « Red Bull parraine et sponsorise des évènements majeurs, mais est également profondément impliqué dans le secteur sportif en organisant des compétitions et en détenant des équipes ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a notamment fourni les documents suivants :

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— Pièce 16 : Affidavit, traduction partielle et annexes ;

- Pièce 21 : Article de presse « Les boissons énergisantes gonflées à bloc », lsa- conso.fr, publié le 9 avril 2020 sur le site <https://www.lsa-conso.fr/les-boissons- energisantes-gonflees-a-bloc,345230> ;

- Pièce 22 : Global 500 2015 publié par Brand Finance et traduction partielle ;

- Pièces 23 : comprenant : o Global Top 100 brand corporations, étude de 2020 et traduction partielle : R B apparait dans les 100 marques les plus connues (place 94 en 2019 et 85 en 2020) ; o Global Top 100 brand corporations, étude de 2019 et traduction partielle ; o Global Top 100 brand corporations, étude de 2018 et traduction partielle ; o Global Top 100 brand corporations, étude de 2017 et traduction partielle ;

- Pièce 24 : Article de presse « Red Bull Crowned Most Shareable Video Brand », unruly.co, publié le 1er mai 2017 sur le site <https://unruly.co/news/article/2017/01/05/red-bull-crowned-shareable-video- brand/> et traduction partielle : vidéo de marque la plus partagée ;

- Pièce 35 : Article de presse « Red Bull, sponsor de Felix Baumgartner, empire des sensations fortes », LeMonde.fr, publié le 16 mars 2012 sur le site <https://www.lemonde.fr/sport/article/2012/03/16/red-bull-l-empire-des- sensations-fortes_1669761_3242.html> ;

- Pièce 36 : Article de presse « La Rochelle : tout savoir sur le Red Bull Cliff Diving », sudouest.fr, publié le 22 juillet 2019 sur le site <https://www.sudouest.fr/2016/07/22/la-rochelle-tout-savoir-sur-le-red-bull-cliff- diving-2443867-1391.php> ;

- Pièce 37 : Article de presse « Sébastien Loeb, toujours parmi les sportifs préférés des français », jvoiture.fr, publié le 21 novembre 2018 sur le site <https://www.jvoiture.fr/sebastien-loeb-toujours-parmi-les-sportifs-preferes-des- francais/> ;

- Pièce 38 : Article de presse « Thierry Henry marque pour les Red Bulls », publié le 23 juillet 2010 sur le site <https://www.20minutes.fr/sport/586117-20100723- thierry-henry-marque-red-bulls> ;

- Pièce 39 : Article de presse « Sébastien Ogier remporte un cinquième titre de champion du monde des rallyes », Libération.fr, publié le 27 octobre 2017 sur le site <https://www.liberation.fr/sports/2017/10/29/sebastien-ogier-remporte-un- cinquieme-titre-de-champion-du-monde-des-rallyes_1606581>. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendants et récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où elle occupe une

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position solide parmi les marques leaders du marché des boissons énergisantes et une position importante dans le secteur des activités sportives. Ainsi la marque antérieure apparaît renommée sur le territoire de l’Union Européenne pour les produits et services suivants : « Boissons énergétiques ; Activités sportives et culturelles », ce que ne conteste pas le déposant. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure invoquée pour les raisons évoquées au sein du développement précédent. En effet, la présente marque antérieure diffère de la précédente uniquement par l’absence des éléments figuratifs représentant des taureaux se faisant face. La demande contestée verbale RED BUCK CAFE est donc similaire à la marque verbale antérieure RED BULL.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

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En l’espèce, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services qui n’ont pas été comparés à cette dernière, soit les services suivants : « hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure RED BULL et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure RED BULL possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services de commerce de produits de parfumerie et de beauté tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Egalement, la société opposante fait valoir que « compte tenu de la politique de diversification et d’octroi de licences de Red Bull GmbH » il existe un lien entre les services susmentionnés de la demande contestée et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est renommée. En conséquence, et au regard des services pour lesquels la marque antérieure est renommée, il peut être admis que le consommateur fera un lien entre ces derniers et les services de « hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande contestée, ce que ne conteste pas le déposant. Sur le risque de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

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Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure jouit, dans le domaine des boissons énergétiques et des activités sportives, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public, les signes sont identiques ou similaires, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard des services de la demande d’enregistrement, à savoir : « hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». En outre, la société opposante souligne que la marque antérieure « jouit d’une renommée et d’un prestige exceptionnels sur le marché des boissons et au-delà », ce que ne conteste pas le déposant. Il n’est pas contesté que cette image positive et les caractéristiques projetées par ces marques sont de nature à valoriser les services précités. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces services, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure RED BULL invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, pour les services suivants : « hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RED BUCK CAFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante, sur le fondement des marques n° 1366163 et n° 017363094.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.