OP22-0495 27/01/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ADAMA FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé 10 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4816117 portant sur le signe verbal VIGNEXEL. Le 2 février 2022, la société EXEL INDUSTRIES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :  La dénomination sociale EXEL INDUSTRIES immatriculée le 13 juillet 1955 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 095550356, sur le fondement du risque de confusion ; 1

 Le nom de domaine EXEL-INDUSTRIES.FR réservé le 3 décembre 1997, sur le fondement du risque de confusion ;  Le nom de domaine EXEL-INDUSTRIES.COM réservé le 12 août 2000, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION A/ SUR LE FONDEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE EXEL INDUSTRIES Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. En outre, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. En effet, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée » (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). I. SUR L’EXPLOITATION EFFECTIVE DE LA DENOMINATION SOCIALE La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale EXEL INDUTRIES, les activités suivantes « prestations dans l’industrie, l’agricole et le jardin , pulvérisation agricole, pulvérisation industrielle». A l’appui de ses affirmations, elle produit de nombreux documents qu’elle intitule comme suit : « 1 -rapport d’activités 2018 EXEL INDUSTRIES 2- rapport d’activités 2020 EXEL INDUSTRIES 3- INPI_palmares_brevets_2020-p5 7-10 16 17 38 39 4- Article Terre-Net Média 2019 3

5- Article Lebetteravier.fr juin 2021 6- Bopi 21/48 7- Extraits Kbis établissements principal et secondaire 8- Whois Afnic 9- Whois Icann 10- Certificat de titularité des domaines » La société opposante a notamment fourni :  Un extrait KBIS de la société opposante mentionnant que la société EXEL INDUSTRIES exerce des activités de « prestations de services dans les domaines des biens d’équipements, dans l’industrie, l’agricole et le jardin » ;  Un rapport interne de la société daté de 2018 qui précise que la société EXEL INDUSTRIES a pour mission la « pulvérisation agricole – arracheuses de betteraves – pulvérisation et arrosage du jardin – pulvérisation industrielle » ;  Un rapport interne de la société daté de 2020 indiquant que la société est « spécialiste de la pulvérisation » et que le « métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation pour l’agriculture et l’industrie » ;  Le palmarès des principaux déposants de brevets à l’INPI, édités par l’Institut en 2020, qui indique que la société opposante figurait dans le « TOP 10 des déposants personnes morales (…) en région Grand Est » et « dans le palmarès des principaux déposants sur l’ensemble du territoire national » en tant que « acteur de la pulvérisation » ;  Un article issu du site internet terre-net.fr, daté de 2019, précisant que le « groupe Exel Industries, spécialiste de la pulvérisation, change de directeur général » ;  Un article issu du site internet lebettravier.com, daté de 2021, commentant le chiffre d’affaire réalisée par la société opposante et qui précise qu’il s’agit d’un « leader de la pulvérisation pour l’agriculture et l’industries, ainsi que sur le marché des arracheuses de betteraves » ; Ainsi, il est constant au regard des pièces fournies, montrant les activités de la société opposante et datant de 2018 à 2021, que la société EXEL INDUSTRIES exerce effectivement les activités de « pulvérisation agricole, pulvérisation industrielle ». II. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Sur la comparaison des produits et des activités L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques pour l’industrie, l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; engrais ; préparations pour stimuler et réguler la croissance des plantes; biostimulants biologiques pour l’agriculture [préparations régulant la croissance des plantes] ». Comme précédemment relevé, la dénomination sociale EXEL INDUSTRIES est exploitée pour les activités suivantes : « pulvérisation agricole, pulvérisation industrielle ». 4

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, sont identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants « Produits chimiques pour l’industrie, l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture ; engrais ; préparations pour stimuler et réguler la croissance des plantes; biostimulants biologiques pour l’agriculture [préparations régulant la croissance des plantes] » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les activités de «pulvérisation agricole» exercées par la société opposante sous la dénomination invoquée. En effet, les premiers désignent des produits chimiques destinés à l’agriculture, tandis que la société opposante exerce notamment l’activité visant à proposer des biens d’équipements destinés à pulvériser des produits sur des cultures au moyen d’engins agricoles (pour désherber, traiter contre les maladies, appliquer des engrais… etc.). A cet égard, la société déposante souligne que les produits de la demande d’enregistrement contesté sont vendus dans les mêmes circuits de distribution que les machines de pulvérisation. Les premiers sont dès lors nécessairement utilisés avec les équipements objets de la prestation de la marque antérieure, contrairement à ce qu’indique la société déposante. Ainsi, les équipements de pulvérisation agricoles, objets de l’activité de la dénomination sociale antérieure, ont pour objet de permettre l’utilisation des produits de la demande d’enregistrement contestée, lesquels sont pour la plupart du temps utilisés en relation avec des pulvérisateurs. Tous ces produits et services ont ainsi pareillement pour objet de permettre le traitement des cultures contre les maladies, les invasions d’insectes ou les parasites, ou encore la fertilisation des plants cultivés. Il s’agit donc de produits et activités complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VIGNEXEL. La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe EXEL INDUSTRIES. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 5

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la dénomination sociale antérieure de deux éléments verbaux. Les signes en présence comportent un élément verbal présentant en commun la séquence EXEL-, placée en attaque dans la dénomination sociale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes différents par la présence dans le signe contesté de la séquence VIGN- et dans la dénomination sociale antérieure du terme INDUSTRIES, placé en seconde position, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la dénomination sociale antérieure, le terme EXEL, distinctif au regard des activités invoquées et placé en attaque, présente un caractère dominant en ce que le terme INDUSTRIES, qui le suit, apparait dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il renvoie au secteur économique des activités exercées. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « contrairement à une marque le nom d’une société constitue son identité et la notion de caractère faible ou fort, distinctif ou descriptif, est inopérante. Contrairement à l’argument développé par l’opposante, le nom de la société Exel Industries est unitaire et ne révèle pas un élément dominant `exel’ et un terme au faible pouvoir attractif `industries’ ». En effet, conformément à l’article L712-4 du CPI, une dénomination sociale constitue un droit antérieure opposable à une demande d’enregistrement de marque. Il convient de se référer à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes pour statuer sur l’opposition, comme cela est le cas lorsque le droit antérieur invoqué est une marque. Cette solution a été retenue de longue date par les tribunaux dans le cadre des actions en nullité et en concurrence déloyale (antérieurement à la transposition en droit français de la directive européenne 2015/2436 dites « Paquet Marques » par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et son décret d’application) fondées sur une dénomination sociale antérieure. Ainsi, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il convient également de prendre en compte les éléments distinctifs et dominants de cette dénomination (Cass.com., 5 avril 2018, n° 16-19.655, dénominations sociales antérieures Capstone Systems Industry et Capstone Properties c/ les marques Capstone et capstone l’immobilier neuf), conformément à la jurisprudence européenne (CJCE, 28 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon : le risque de confusion dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels le degré de ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle entre les signes en cause – ici la dénomination sociale et la marque -, le degré de similitude entre les secteurs économiques couverts par ces signes, le pouvoir distinctif du signe antérieur). En l’espèce, au sein de la dénomination sociale antérieure l’élément verbal INDUSTRIES, placé en seconde position, apparait dépourvu de caractère distinctif comme précédemment démontré. 6

En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « ne saurait être exclue l’hypothèse que les consommateurs voient en `exel’ une évocation d’excellence ». En effet, la société déposante ne démontre pas que le consommateur français d’attention moyenne, auquel il convient de se référer, perçoive dans l’élément EXEL le diminutif du mot « excellence ». Au sein du signe contesté, la séquence VIGN- peut évoquer le mot « vigne » et apparait ainsi faiblement distinctive au regard des produits en cause dont elle peut désigner une caractéristique en cause, à savoir leur destination. En outre, il résulte du caractère faiblement distinctif de la séquence VIGN-, qui précède la séquence –EXEL, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits destinés à la culture de la vigne. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté « forme un tout indivisible au sein duquel aucune partie ne ressort comme dominante et plus distinctive. De plus nous réfutons l’argument de l’opposante qui affirme que [le signe contesté] est une déclinaison de la dénomination sociale Exel Industries […] le principe de déclinaison [concernant] les seules marques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce », pour les raisons précédemment développées. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la dénomination sociale antérieure pour une nouvelle gamme de produits destinés à la culture de la vigne. Enfin, la société déposante ne saurait tirer de conclusions du fait de « l’absence de dépôt de la marque `exel industries’ par l’opposant », dès lors que conformément à l’article L712-4 du CPI, la dénomination sociale constitue un droit antérieure opposable à une demande d’enregistrement de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire qu’ils présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté VIGNEXEL est donc similaire à la dénomination sociale antérieure EXEL INDUSTRIES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 7

En l’espèce, compte tenu de la similarité des signes, et de la similarité des produits de la demande d’enregistrement contestée avec les activités exercées par la société opposante sous la dénomination sociale EXEL INDUTRIES, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. 8

B/ SUR LE NOM DE DOMAINE « EXEL-INDUSTRIES.FR » La société opposante invoque notamment, en tant que droit antérieur, le nom de domaine « exel-industries.fr ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. Ainsi, pour qu’un nom de domaine soit opposable à un dépôt de marque en tant que droit antérieur, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, non seulement l’existence et la titularité de ce nom de domaine, mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. En l’espèce, si la société opposante a fourni extrait de la base de données WHOIS précisant qu’elle est propriétaire du nom de domaine « exel-industries.fr », et qu’elle fournit un lien hypertexte dans son exposé des moyens renvoyant vers ledit site, ainsi qu’une copie d’écran du site internet, ces documents ne sont pas de nature à prouver l’usage du nom de domaine pour une portée autre que seulement locale, antérieurement au dépôt de la demande contestée. A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer que « les références suivantes démontrent cet usage dans ces domaines » en citant son site internet exel- industries.fr dont elle détaille le contenu, sans fournir de pièces. Ainsi, la société opposante n’a pas apporté la preuve de la portée non seulement locale du nom de domaine. En conséquence, le nom de domaine « exel-industries.fr » ne peut dès lors être pris en considération dans la présente procédure. 9

C/ SUR LE NOM DE DOMAINE « EXEL-INDUSTRIES.COM » La société opposante invoque notamment, en tant que droit antérieur, le nom de domaine « exel-industries.com ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. Ainsi, pour qu’un nom de domaine soit opposable à un dépôt de marque en tant que droit antérieur, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, non seulement l’existence et la titularité de ce nom de domaine, mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. En l’espèce, si la société opposante a fourni extrait de la base de données WHOIS précisant qu’elle est propriétaire du nom de domaine « exel-industries.com », elle n’apporte aucune pièce venant démontrer son exploitation et sa portée non seulement locale. En conséquence, le nom de domaine « exel-industries.com » ne peut dès lors être pris en considération dans la présente procédure. 10

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VIGNEXEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la dénomination sociale antérieure EXEL INDUSTRIES. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 11