OP22-2496 09/12/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H M a déposé le 21 mars 2022 la demande d’enregistrement n° 4854277 portant sur le signe verbal AXIA. Le 14 juin 2022, la société AXIA CONSULTANTS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :

- la dénomination sociale AXIA CONSULTANTS, immatriculée le 23 avril 1997 sous le numéro 411 822 455 ;

- le nom commercial AXIA CONSULTANTS sous lequel elle exerce son activité ;

- le nom de domaine www.axia-consultants.com réservé depuis le 19 décembre 2002. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A) Sur le fondement de la dénomination sociale AXIA CONSULTANTS Aux termes de l’article L. 711-3 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1) Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale En l’espèce, les activités invoquées par la société opposante comme servant de base à l’opposition, au titre de l’atteinte à la dénomination sociale AXIA CONSULTANTS, sont les suivantes : « La société Axia Consultants a pour objet, dans tous pays, l’exercice de la profession d’Expert-comptable, telle qu’elle est définie par l’ordonnance du 19 septembre

1945 et telle qu’elle pourrait l’être par tous textes législatifs ultérieurs. Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet. En outre la société Axia Consultants propose des services d’expertises économiques et sociales notamment afin de d’accompagner ses clients sur leurs négociations. Elle propose également des services de comptabilité et gestion des comités d’entreprise (CE) et comités social et économiques (CSE) afin notamment d’accompagner les CE/CSE dans la gestion du budget et de la trésorerie, l’audit et la formation à travers une expertise comptable. Elle propose également des services d’expertises santé au travail (ex-expertises CHSCT) en apportant aux partenaires sociaux un savoir-faire en matière de prévention et d’évaluation des risques professionnels, d’amélioration de la qualité de vie au travail. La société Axia Consultants propose également des services de formations des élus du CSE en les accompagnant dans le développement de leurs connaissances et compétences de représentants du personnel. La société Axia Consultants effectue également de nombre d’expertises dans le cadre de Plan de Sauvegarde de l’Emploi. » À l’appui de son opposition, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :

- Un extrait Kbis du 21 février 2022 de la société AXIA CONSULTANTS, enregistré auprès du RCS depuis le 23 avril 1997 ;

- Des factures datant de 2016 à 2021 sur lesquelles figure le nom AXIA CONSULTANTS en en-tête (pièce n° 3) ;

- Des modèles de devis sur lesquelles figure le nom AXIA CONSULTANTS en en-tête (pièces n° 4 à 6) ;

- Un encart publicitaire des activités proposées par AXIA CONSULTANTS précisant l’intervention dans toute la France (pièce n° 8) ;

- Une brochure de la société opposante (pièce n° 10) ;

- Des captures écran du site Internet www.axia-consultants.com exploité par la société opposante pour présenter ses services d’expertises comptables mettant en avant de manière répétée la dénomination sociale AXIA CONSULTANTS (pièces n°11 à 16). Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société opposante exerce principalement une activité relative à l’expertise comptable, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale AXIA CONSULTANTS à prendre considération aux fins de la présente procédure sont des services d’expertises comptables. 2) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement : « comptabilité ». Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée AXIA CONSULTANTS a été démontrée pour les activités d’expertises comptables. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux activités de la dénomination sociale invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux activités de la dénomination sociale invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AXIA, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe AXIA CONSULTANTS. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que le signe antérieur est composé de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination AXIA, seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe antérieur, de la dénomination CONSULTANTS en position finale. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune AXIA apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, elle présente un caractère dominant et essentiel dans chacun des deux signes. En effet, dans le signe antérieur, la dénomination AXIA, en position d’attaque, constitue l’élément dominant en ce que l’élément CONSULTANTS renvoie directement aux prestataires des services désignés et apparaît donc comme un élément accessoire. Le signe verbal contesté AXIA est donc similaire à la dénomination sociale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et

activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des activités et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B) Sur le fondement du nom commercial AXIA CONSULTANTS Aux termes de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose, quant à lui, que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Enfin, « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […] 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité » (article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle). Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial. 1) Sur l’exploitation effective du nom commercial dont la portée n’est pas seulement locale La société opposante doit non seulement démontrer l’existence de son nom commercial mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de

marque contestée ainsi que sa portée non seulement locale. En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. À cet égard, l’exploitation doit d’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. Dans l’acte d’opposition, la société opposante soutient faire usage du nom commercial invoqué dans le cadre des activités suivantes : « La société Axia Consultants a pour objet, dans tous pays, l’exercice de la profession d’Expert-comptable, telle qu’elle est définie par l’ordonnance du 19 septembre 1945 et telle qu’elle pourrait l’être par tous textes législatifs ultérieurs. Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet. En outre la société Axia Consultants propose des services d’expertises économiques et sociales notamment afin de d’accompagner ses clients sur leurs négociations. Elle propose également des services de comptabilité et gestion des CE/CSE afin notamment d’accompagner les comités d’entreprise (CE) et comités social et économiques (CSE) dans la gestion du budget et de la trésorerie, l’audit et la formation à travers une expertise comptable. Elle propose également des services d’expertises santé au travail (ex-expertises CHSCT) en apportant aux partenaires sociaux un savoir-faire en matière de prévention et d’évaluation des risques professionnels, d’amélioration de la qualité de vie au travail. La société Axia Consultants propose également des services de formations des élus du CSE en les accompagnant dans le développement de leurs connaissances et compétences de représentants du personnel. La société Axia Consultants effectue également de nombre d’expertises dans le cadre de Plan de Sauvegarde de l’Emploi. » En l’espèce, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :

- Des factures datant de 2016 à 2021 sur lesquelles figure le nom AXIA CONSULTANTS en en-tête (pièce n° 3) ;

- Des modèles de devis sur lesquelles figure le nom AXIA CONSULTANTS en en-tête (pièces n° 4 à 6) ;

- Un encart publicitaire des activités proposées par AXIA CONSULTANTS précisant l’intervention dans toute la France (pièce n° 8) ;

- Une brochure de la société opposante (pièce n° 10) ;

- Des captures écran du site Internet www.axia-consultants.com exploité par la société opposante pour présenter ses services d’expertises comptables mettant en avant de manière répétée le nom commercial AXIA CONSULTANTS (pièces n°11 à 16). Il est constant, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société opposante exerce principalement une activité relative à l’expertise comptable, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ces pièces démontrent l’usage dans la vie des affaires par la société opposante du nom commercial AXIA CONSULTANTS, invoqué à l’appui de l’opposition, notamment pour des activités d’expertises comptables ainsi que la portée pas seulement locale de cet usage. En l’espèce, tel que précédemment exposé, les pièces fournies par la société opposante démontrent bien un usage public de l’ensemble verbal AXIA CONSULTANTS à titre de nom commercial antérieur au dépôt de la demande d’enregistrement contesté.

Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous le nom commercial AXIA CONSULTANTS à prendre considération aux fins de la présente procédure sont des activités d’expertises comptables. 2) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités L’opposition est formée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement : « comptabilité ». Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom commercial invoqué AXIA CONSULTANTS dont la portée n’est pas seulement locale a été démontrée pour des activités d’expertises comptables. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux activités exercées sous le nom commercial invoqué. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux activités exercées sous le nom commercial invoqué, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AXIA, ci-dessous reproduit : Le nom commercial antérieur invoquée porte sur le signe verbal AXIA CONSULTANTS. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire au présent nom commercial antérieur. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des services et des activités en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.

C) Sur le fondement du nom de domaine AXIA-CONSULTANTS.COM Aux termes de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose, quant à lui, que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. 1) Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale L’opposante fonde également son opposition sur la base du nom de domaine AXIA-CONSULTANTS.COM. Elle indique exploiter ce nom de domaine pour les activités suivantes : « Le site Internet accessible à partir du nom de domaine fondant l’opposition propose les services suivants : exercice de la profession d’Expert-comptable, telle qu’elle est définie par l’ordonnance du 19 septembre 1945 et telle qu’elle pourrait l’être par tous textes législatifs ultérieurs ; services d’expertises économiques et sociales notamment afin de d’accompagner ses clients sur leurs négociations ; services de comptabilité et gestion des comités d’entreprise (CE) et comités social et économiques (CSE) afin notamment d’accompagner les CE/CSE dans la gestion du budget et de la trésorerie, l’audit et la formation à travers une expertise comptable ; services d’expertises santé au travail (ex-expertises CHSCT) en apportant aux partenaires sociaux un savoir-faire en matière de prévention et d’évaluation des risques professionnels, d’amélioration de la qualité de vie au travail ; services de formations des élus du CSE en les accompagnant dans le développement de leurs connaissances et compétences de représentants du personnel ; services d’expertises dans le cadre de Plan de Sauvegarde de l’Emploi. »

Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n° 11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n° 12/15747). La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P). La marque contestée a été déposée le 21 mars 2022. La société opposante doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. La société opposante joint notamment à son exposé des moyens :

- Un extrait Whois du registre GANDI.NET faisant état d’une date de réservation du nom de domaine au 19 décembre 2002 (pièce n° 17) ;

- Des factures du registre OVH adressées à la société AXIA CONSULTANTS relative au renouvellement du nom de domaine AXIA-CONSULTANTS.COM pour la période allant du 29 mai 2019 au 28 mai 2020 et du 27 avril 2022 au 31 mars 2023 (pièces n° 18 et 19) ;

- Les mentions légales du nom de domaine AXIA-CONSULTANTS.COM indiquant que le site est la propriété de la société AXIA CONSULTANTS (pièce n° 11). Par ailleurs, la société opposante fournit des captures d’écran du site identifié sous le nom AXIA-CONSULTANTS.COM comprenant différentes rubriques et notamment la présentation des prestations, l’accès à des guides en ligne, une rubrique recrutement en ligne, un formulaire de contact, etc. (pièces n° 9 et n° 11 à 16). L’ensemble de ces informations étant destinées à l’ensemble du territoire français, l’entreprise disposant de « référents régionaux » et intervenant « dans toute la France et en Europe » (pièces n° 14). Ces documents ne sont pas contestés par le déposant. Il ressort des pièces communiquées par la société opposante que le nom de domaine AXIA-CONSULTANTS.COM dont elle est réservataire, n’a pas une portée seulement locale et a donné lieu à une exploitation effective, antérieurement au dépôt de la marque contestée, notamment pour des activités d’expertises comptables, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités L’opposition est formée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement : « comptabilité ».

Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom de domaine invoqué AXIA- CONSULTANTS.COM dont la portée n’est pas seulement locale a été démontrée pour les activités d’expertises comptables. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AXIA, ci-dessous reproduit : Le nom de domaine antérieur porte sur le signe AXIA-CONSULTANTS.COM. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que le signe antérieur est composé de trois éléments verbaux séparés par un tiret et par un point. Les signes ont en commun la dénomination AXIA, seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe antérieur, de la séquence
-CONSULTANTS et de l’élément .COM. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune AXIA apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, elle présente un caractère dominant et essentiel dans chacun des deux signes. En effet, dans le signe antérieur, la dénomination AXIA, en position d’attaque, constitue l’élément dominant en ce que l’élément CONSULTANTS renvoie directement à la nature des

services désignés, ce dernier étant courant dans la vie des affaires pour désigner une activité de conseil et apparaît donc comme un élément accessoire. En outre, si le signe antérieur comporte par ailleurs la séquence .COM qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, celle-ci n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, l’élément .COM n’est pas distinctif en ce qu’il est usuel pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet. Ainsi, cet élément n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur et ne saurait dès lors engendrer une différence déterminante entre les signes. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AXIA est donc similaire au nom de domaine antérieur AXIA- CONSULTANTS.COM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des services et des activités exercées sous le nom de domaine invoqué par la société opposante et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AXIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.