DC22-0191 15 décembre 2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 23 novembre 2022, la société par actions simplifiée ADALYO (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0191 contre la marque n° 15/4216186, déposée le 8 octobre 2015, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, au nom de la société HYDRA COSMETICS (société par actions simplifiée), a été publié au BOPI 2016-05 du 5 février 2016. 2. La demande porte sur la totalité de la marque contestée, laquelle a été enregistrée pour les produits suivants :

« Classe 3 : Disques à démaquiller, coton paqueté et bâtonnets de coton à usage cosmétique. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Classe 5 : Coton à usage médical, hygiénique et pour les soins ; couches pour bébés, couche- culotte pour bébés ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été fourni à l’appui de la demande en déchéance, précisant notamment que la société HYDRA COSMETICS (société au nom de laquelle la marque contestée a été enregistrée) avait été radiée suite à une liquidation judiciaire, et indiquant les coordonnées de son liquidateur judiciaire. 5. Eu égard à ces informations, l’institut a adressé, en date du 7 décembre 2022, à la société HYDRA COSMETICS (alors unique titulaire inscrit de la marque) ainsi qu’au liquidateur judiciaire indiqué dans l’exposé des moyens, un courrier les informant de la demande en déchéance et les invitant à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples envoyés aux adresses respectives connues de l’Institut. 6. Par courrier téléversé le 3 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a informé l’institut que par jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 août 2017, un plan de cession au profit de la société HYDRA BEAUTY & CLEAN avait été arrêté, et que cette dernière avait repris l’ensemble des marques de la société HYDRA COSMETICS. 7. Suite à cette information, l’institut a adressé, en date du 3 janvier 2023, un courrier à cette société HYDRA BEAUTY & CLEAN, l’informant de la demande en déchéance et l’invitant, si elle était bien l’actuel titulaire de la marque contestée, à se rattacher au dossier, à condition toutefois que le transfert de propriété de la marque à son profit ait été préalablement inscrit au Registre national des marques, cette inscription étant nécessaire pour rendre la titularité de ses droits opposable aux tiers. 8. Suite à l’inscription au Registre national des marques du transfert total de propriété de la marque contestée au profit de la société par actions simplifiée HYDRA BEAUTY & CLEAN, la demande de rattachement électronique effectuée par cette dernière a été acceptée par l’Institut, le 13 avril 2023. Par ailleurs, l’inscription de ce transfert de propriété a été portée à la connaissance du demandeur en déchéance par l’Institut, par courrier émis le même jour. 9. Ainsi, par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, reçu le 17 avril 2023, la demande en déchéance a été notifiée à la société HYDRA BEAUTY & CLEAN (le titulaire de la marque contestée). Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. 10. Les 26 et 27 avril 2023, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et fourni des pièces. 11. Ces observations et pièces ont été portées à la connaissance du demandeur par l’Institut, par courrier recommandé en date du 3 juillet 2023, reçu le 6 juillet 2023. Ce courrier invitait le

demandeur à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 12. Le demandeur n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti ; néanmoins, en application des dispositions des articles L. 714-5 et R. 716-6 3° du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque contestée a été à nouveau invité par l’Institut, par courrier émis en date du 23 août 2023 et reçu le 28 août 2023, à produire des pièces propres à établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier. 13. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 28 septembre 2023. Prétentions du demandeur 14. Lors du dépôt de la demande en déchéance, le demandeur a transmis un exposé des moyens affirmant qu’après enquête d’usage il avait constaté que la marque contestée n’était aujourd’hui plus exploitée, et sollicitant que soit prononcée la déchéance totale des droits du titulaire sur cette marque, pour défaut d’usage sérieux de celle-ci. 15. Il n’a pas présenté d’observations en réponse aux observations et pièces produites par le titulaire de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 16. Dans ses uniques observations, le titulaire de la marque contestée a présenté des arguments et fourni des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il fait valoir en substance les arguments suivants :

- « (…) ce produit COTOCOUCHE a été inventé et mis au point par l’entreprise historique HYDRA SAS. Il est unique sur le marché » ;

- « Les produits vendus sous la marque COTOCOUCHE existent donc depuis plus de 20 ans (…). Ces produits sont vendus majoritairement en pharmacie » ;

- « Depuis la reprise par HYDRA BEAUTY & CLEAN en 2017 les ventes des produits sous la marque COTOCOUCHE n’ont jamais cessé. Ils étaient historiquement distribués dans le réseau des pharmacies par l’intermédiaire de la société TETRA MEDICAL. Puis, en 2021 cette distribution a été reprise par la société LABORATOIRES GILBERT qui assure la livraison de milliers de pharmacie en France ». II.- DECISION

17 . Conformément aux articles L.714-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant un une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 18. L’article L.714-5 du code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 19. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 20. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 21. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 22. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés à la marque. 23. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des partis de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C40/01). 24. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des précomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 25. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 26. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2016-05 du 5 février 2016. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 23 novembre 2022.

27. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 28. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 23 novembre 2017 au 23 novembre 2022, et ce pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement (cités au point 2). 29. Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée aux fins de démontrer l’usage de la marque contestée sont les suivantes :

- 2 pièces dénommées « ‘ART INVOICE (…) », qui contiennent chacune 1 facture datée respectivement des 6 juillet 2022 et 30 septembre 2022, émise par un prestataire dénommé ART PACK à destination de la société titulaire de la marque contestée, pour la fourniture d’emballages de « COUCHES COTOCOUCHE » (environ 100 000 pièces pour l’une et 50 000 pièces pour l’autre), ainsi que des documents corrélatifs, notamment les accusés réception des marchandises « chez Hydra » et le bon de commande émis par le titulaire de la marque contestée ;

- Pièce dénommée « Documents 04 2023 » : contient 28 factures réparties sur les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 (4 d’entre elles étant postérieures à la période pertinente), émises par le titulaire de la marque contestée à destination de plusieurs sociétés situées en France et dont l’objet est « COUCHES 30 COTOCOUCHE » (« 1ER AGE » ou « 2E AGE ») ;

- Pièce dénommée « Ventes COTOCOUCHE NOV 2018-AVRIL 2023 » : document contenant un tableau renseignant les rubriques ci-dessous reproduites : Ce document (de 6 pages comportant chacune une trentaine de lignes) indique notamment, pour chaque ligne : o dans la rubrique « Raison sociale Client facturé » : 5 noms de clients au total, parmi lesquels figurent les destinataires des factures de la pièce « Documents 04 2023 » ; o dans la rubrique « Désignation » : « COUCHES 30 COTOCOUCHE » suivie de la mention « 1ER AGE » ou « 2E AGE » ; o dans les rubriques « Montant net » et « Quantité facturée » : les informations chiffrées corrélatives ; o dans les rubriques « Année Facture » et « Mois Facture » : des dates s’échelonnant pour la plupart entre 2018 et 2022 (2023 pour certaines) ; o dans la rubrique « Facture » : les références des factures correspondantes, parmi lesquelles se retrouvent notamment des factures fournies dans la pièce « Documents 04 2023 » ; o dans la rubrique « Ss-famille Article » : la mention « couches ».

- Pièce dénommée « COTOCOUCHE 1ER AGE », qui contient l’image suivante :

30. Ainsi, la plupart des documents fournis sont datés de la période pertinente ou du moins contiennent des indications temporelles permettant de rattacher certaines informations qu’ils contiennent à cette période. 31. Par ailleurs, si la pièce comportant une image ne comporte aucune date, elle peut être prise en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés de la période pertinente, afin notamment de préciser la nature et la portée de l’usage du signe en cause. 32. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Lieu de l’usage 33. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 34. En l’espèce, les documents produits sont pour la plupart rédigés en langue française et établissent l’existence de plusieurs clients situés en France pour des produits facturés sous les termes « COUCHES 30 COTOCOUCHE » « 1ER AGE » ou « 2E AGE », de sorte qu’il peut être considéré que le signe COTOCOUCHE a été utilisé en France. 35. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe COTOCOUCHE en France, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Nature et importance de l’usage 36. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. 37. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 38. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Sur l’usage du signe contesté à titre de marque 39. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 40. En l’espèce, les pièces relevant de la période pertinente font état d’un usage auprès des clients du signe COTOCOUCHE pour désigner des « couches » « 1er âge » ou « 2e âge », sous sa forme verbale. 41. Par ailleurs, la pièce « COTOCOUCHE 1ER AGE » contient une image montrant l’apposition, sur un emballage de couches pour bébés, du signe COTOCOUCHE dans un léger graphisme, lequel n’apparaît manifestement pas de nature à altérer le caractère distinctif du signe verbal COTOCOUCHE tel qu’enregistré : 42. Ainsi, au vu des pièces fournies, il apparaît que le signe COTOCOUCHE a été utilisé à titre de marque pour identifier l’origine commerciale de couches pour bébés, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Sur l’importance de l’usage 43. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 44. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, § 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). A cet égard,« l’usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-11.999). 45. En l’espèce, il résulte des éléments contenus notamment dans les pièces « Documents 04 2023 » et « Ventes COTOCOUCHE NOV 2018-AVRIL 2023 », que depuis 2018 la marque COTOCOUCHE a fait l’objet d’un usage régulier et ininterrompu par le titulaire de la marque contestée sur le territoire français pour des couches pour bébé, ce qui recouvre la majeure partie de la période pertinente.

46. En outre, les informations chiffrées contenues dans ces pièces concernant les quantités et montants facturés pour ces produits permettent de considérer que tout au long de cette période un tel usage a été suffisant pour ne pas être qualifié de seulement négligeable ou symbolique. 47. Dès lors, au regard des pièces précitées, il peut être considéré que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente, pour les produits précités, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. 48. Ainsi, les éléments transmis fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour des couches pour bébés. Usage pour les produits et services enregistrés 49. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 50. En l’espèce, il ressort des éléments fournis par le titulaire de la marque contestée, non contestés par le demandeur, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux en France pendant la période pertinente, par le titulaire, pour des couches pour bébés (1er et 2e âge). 51. Ainsi, un usage sérieux de la marque contestée a été démontré pour les produits suivants : « Classe 5 : couches pour bébés ».

52. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits visés au point 51. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 53. A défaut d’observations en ce sens et de pièces corrélatives, il ne peut être reconnu d’usage sérieux de la marque pendant la période pertinente à l’égard des produits suivants : « Classe 3 : Disques à démaquiller, coton paqueté et bâtonnets de coton à usage cosmétique. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Classe 5 : Coton à usage médical, hygiénique et pour les soins ; couche-culotte pour bébés ». En particulier, il ne ressort d’aucun des éléments apportés par le titulaire de la marque contestée que la marque ait été utilisée pour des « couche-culotte pour bébés », qui sont des produits

distincts des « couches pour bébés », en ce qu’ils consistent en des c u lottes de bébé en tissu imperméable que l’on garnit d’une couche jetable. 54. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents pour les produits de la marque contestée visés au point 53. Conclusion 55. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour des « couches pour bébés » (point 51), et n’a pas justifié d’un juste motif de non exploitation au regard des autres produits qu’elle revendique (visés au point 53), de sorte qu’il doit être partiellement déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers. 56. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend ainsi effet à la date de la demande, à savoir le 23 novembre 2022. 57. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 23 novembre 2022 pour les produits visés au point 53.

P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0191est partiellement justifiée. Article 2 : La société HYDRA BEAUTY & CLEAN est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n° 15/4216186 à compter du 23 novembre 2022 pour les produits suivants : « Disques à démaquiller, coton paqueté et bâtonnets de coton à usage cosmétique. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Coton à usage médical, hygiénique et pour les soins ; couche-culotte pour bébés ».