DC23-0029 Le 16/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 8 février 2023, la société de droit marocain BO IP (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0029 contre la marque complexe ci-dessous représentée, déposée le 17 janvier 1986, en renouvellement du dépôt du 22 janvier 1976, sous le n°1338961 :

DC23-0029

L’enregistrement de ce renouvellement a été publié au BOPI 1986-26 du 27 juin 1986. La société de droit luxembourgeois GEORGES RECH INTERNATIONAL en est le titulaire (le titulaire de la marque contestée) par suite d’une transmission de propriété inscrite le 1er mars 2019 sous le n°751598. Cet enregistrement a été régulièrement renouvelé en 2016. 2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie);matériaux pour les artistes , pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);cartes à jouer, caractères d’imprimerie; clichés; cuir et imitations du cuir; articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage, paille de fer; verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; cordes, ficelles, filets, tentes,, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc…);matières textiles fibreuses brutes; tissus, couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d’autres classes; vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) : ornements et décoration pour arbres de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, produits pour faire lever; sel , moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt. (classes 3 ; 11 ; 16 ; 18 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31) ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de sa demande. 4. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors de l’inscription du transfert de propriété. Un courrier simple et deux courriels ont également été envoyés au mandataire ayant procédé à ladite inscription. 5. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 21 mars 2023, reçu le 24 mars 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 2

DC23-0029 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux

d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 7. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 octobre 2023. Prétentions du demandeur 8. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande. 9. Dans ses premières observations, le demandeur :

- Conteste l’usage sérieux revendiqué par le titulaire de la marque contestée : des pièces sont datées antérieurement à la période pertinente, d’autres rapportent un usage réalisé par des tiers sans qu’il ne soit démontré le consentement de l’ancien titulaire, les factures de vente de sacs ne démontrent pas l’usage de la marque en France, certains documents transmis sont des documents internes, l’usage ne peut enfin être considéré comme sérieux eu égard à la faible importance de celui-ci ;

- Indique que les actes préparatoires invoqués par le titulaire ne sont pas suffisants à démontrer une commercialisation imminente ;

- Estime que les raisons de non exploitation invoquées par le titulaire ne peuvent pas être considérées comme des juste motifs ;

- Considère que sa demande en déchéance est bien recevable ;

- Demande que soient mis à la charge du titulaire les frais exposés. 10. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur réitère ses arguments et notamment :

- Estime que les nouvelles pièces transmises par le titulaire de la marque contestée ne sont pas suffisantes à justifier d’un usage sérieux de la marque ou d’actes préparatoires à la vente de produits ;

- Insiste sur l’absence de justes motifs de non-usage de la marque contestée, contestant la pertinence des nouvelles pièces transmises par le titulaire à cet égard ;

- Rappelle que l’existence de justes motifs de non-usage ne rend pas la demande en déchéance irrecevable pour autant. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- Présente l’histoire de la marque contestée UPLA, déposée en 1976 ainsi que la chaîne des droits, plusieurs titulaires s’étant succédés ;

- Soulève l’irrecevabilité de la demande en déchéance, en raison de la mauvaise foi du demandeur, et dès lors que les conditions de l’action en déchéance n’étaient manifestement pas réunies au jour de l’introduction de l’action en déchéance ;

- Invoque deux justes motifs de non-exploitation de la marque ; 3

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- Fournit des documents qu’il estime être de nature à justifier d’un usage sérieux

par l’ancien titulaire pour des sacs en toutes matières, notamment en cuir ainsi que des actes préparatoires et un commencement d’exploitation sérieuse de sa marque par lui- même pour les produits suivants : « cuir et imitations du cuir ; articles en ces matières non compris dans d’autres classes ; sacs » ;

- Demande que soient mis à la charge du demandeur les frais exposés. Le titulaire de la marque contestée fournit 15 pièces à l’appui de son argumentation, lesquelles seront listées et analysées ci-après dans la décision. 12. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- Insiste sur l’existence de justes motifs de non-exploitation de sa marque et précise à cet égard que l’un de ces justes motifs ne réside pas dans le fait d’avoir acquis une marque dans le cadre d’une liquidation judiciaire, mais dans l’existence d’un recours à l’encontre de l’ordonnance de cession et du risque inhérent d’infirmation de la décision ;

- Estime qu’il devrait « bénéficier de 395 jours supplémentaires pour exploiter la Marque sans encourir la déchéance, soit jusqu’au 9 mars 2024 » en raison de l’empêchement d’usage qu’il a subi ;

- Réitère ses arguments quant à un commencement d’usage sérieux de sa marque, rappelant notamment qu’un usage de la marque postérieur à la présentation de la demande de déchéance peut parfaitement être pris en compte pour apprécier la réalité d’un usage au cours de la période pertinente et que le « relatif échec commercial d’un produit n’entre pas en considération pour apprécier l’existence d’un usage commercial, seul comptant de constater une offre à la vente ». Il fournit 5 nouvelles pièces, lesquelles seront listées et analysées ci-après dans la décision. 13. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :

- Relève que le caractère confidentiel de certaines des pièces qu’il a transmises ne saurait permettre de douter de leur crédibilité, contrairement à ce qu’indique le demandeur ;

- Insiste sur l’irrecevabilité de la demande en ce que le demandeur ne démontre pas qu’il n’a aucun lien avec l’ancien titulaire de la marque contestée ;

- Insiste sur les justes motifs de non-exploitation ;

- Répond aux différents arguments du demandeur relatifs à l’exploitation sérieuse de sa marque. II.- DECISION A- S ur la recevabilité de la demande en déchéance 14. Le titulaire de la marque contestée rappelle au préalable avoir acquis la marque contestée suite à une ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2017 ayant autorisé la cession des éléments du fonds de commerce (dont la marque contestée) de l’ancien titulaire, lequel faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. 4

DC23-0029 Suite à un appel interjeté par cet ancien titulaire alléguant la nullité de la cession, la Cour

d’appel a confirmé l’ordonnance précitée et la cession du fonds de commerce par un arrêt du 3 juillet 2018. La transmission de propriété de la marque au profit du titulaire actuel a donc fait l’objet d’une inscription au registre national des marques le 1er mars 2019, sous le numéro 751598. Il estime que la demande en déchéance est irrecevable en ce que, d’une part, elle aurait été introduite de mauvaise foi par le demandeur, ce dernier ayant « vraisemblablement introduit la présente procédure de déchéance […] dans une tentative d’expropriation du Titulaire, de manière à le priver d’une Marque qu’il a acquise à la barre du Tribunal », et d’autre part, en ce qu’elle aurait été introduite avant l’expiration de l’obligation d’usage de sa marque. 15. Le demandeur estime quant à lui que sa demande en déchéance est recevable, celle-ci ayant été faite dans le respect des textes en vigueur. 1. Sur l’irrecevabilité fondée sur la mauvaise foi du demandeur 16. Le titulaire de la marque contestée relève que le demandeur ne produit aucune attestation sur l’honneur de nature à confirmer « qu’aucun lien n’existe directement ou indirectement, contractuellement, statutairement ou personnellement, avec [la société anciennement titulaire de la marque contestée] (cédante désormais liquidée) ou ses dirigeants […] conformément aux modalités prescrites par les articles 200 et suivants du Code de procédure civile ». Il estime en outre que le demandeur est « une coquille vide si ce n’est une société écran, qui n’a pas même vocation à exploiter la Marque en France » et fournit les pièces 6.1 à 6.4. Il rappelle à cet égard que la garantie d’éviction prévue aux articles 1626 et 1628 du Code civil, d’ordre public, fait interdiction à tout vendeur d’adopter un comportement – direct ou par l’intermédiaire de tiers – qui aurait pour effet de remettre en cause la validité des droits cédés à un acquéreur. Dès lors, le cédant de droits portant sur des marques serait irrecevable à une action en déchéance tendant à l’éviction de l’acquéreur (arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2006 (Pourvoi n° 05-10.116). Il précise enfin que le demandeur a engagé la présente demande en déchéance cinq ans à peine après que l’ordonnance de décembre 2017 l’autorisant à acquérir la marque ait été rendue, et a procédé frauduleusement le 7 février 2023 aux dépôts de deux demandes de marques françaises UPLA pour désigner des produits et services identiques ou similaires à sa propre marque, à l’encontre desquels il a formé opposition. Il résulterait ainsi « de ce faisceau d’indices (temporalité + dépôts frauduleux) que la demanderesse a vraisemblablement introduit la présente procédure de déchéance, de mauvaise foi, dans une tentative d’expropriation du Titulaire, de manière à le priver d’une Marque qu’il a acquise à la barre du Tribunal », de sorte que la présente demande en déchéance serait irrecevable. 17. Le demandeur relève quant à lui que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la procédure en déchéance ne prévoient aucune obligation juridique pour lui de communiquer une attestation sur l’honneur à la demande du titulaire. 18. Si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L.716-2 du code de la propriété intellectuelle, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. 19. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de 5

DC23-0029 dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du

demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol. 20. En l’espèce, il convient de relever au préalable que les articles 200 et suivants du code de procédure civile invoqués par le titulaire et relatifs aux attestations de tiers dans le cadre de l’administration judiciaire de la preuve ne s’appliquent pas aux demandes introduites devant l’Institut qui sont des procédures administratives. Dès lors, il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir produit, dans le cadre de la présente demande en déchéance, d’attestation dans laquelle il déclarerait ne pas avoir de lien avec l’ancien titulaire de la marque litigieuse. 21. Par ailleurs, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée au titre de la pièce 6, à savoir l’extrait K.bis et les statuts de la société demanderesse ainsi que la copie du profil de son dirigeant sur le réseau professionnel LinkedIn, ne démontrent nullement l’existence d’un lien entre le demandeur et l’ancien titulaire de la marque en cause, de sorte que les dispositions relatives à la garantie d’éviction ne sauraient être appliquées en l’espèce. Ces documents ne démontrent pas plus en quoi la société demanderesse serait « une coquille vide si ce n’est une société écran ». En tout état de cause, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la légalité de la constitution du demandeur, cette compétence relevant des tribunaux judiciaires. 22. Enfin, l’argumentation du titulaire relative aux dépôts prétendument frauduleux de deux demandes d’enregistrement de marque UPLA par le demandeur la veille de la présente demande en déchéance, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à sa propre marque, ne saurait suffire à caractériser une faute du demandeur, constitutive d’un abus de droit. 23. Par conséquent, les éléments produits ne permettent pas de caractériser un abus du droit d’agir du demandeur. 2. Sur l’irrecevabilité pour demande introduite avant expiration de l’obligation d’usage 24. Le titulaire de la marque contestée invoque deux justes motifs l’ayant empêché d’exploiter sérieusement sa marque pour une durée cumulée de 395 jours (soit 1 an et 30 jours). Sur le fondement des articles L714-5 du code de la propriété intellectuelle et 58, §1, point a) du Règlement (UE) du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, il en déduit qu’il bénéficie de 395 jours supplémentaires pour exploiter sa marque sans encourir la déchéance, soit jusqu’au 9 mars 2024. En conséquence, la présente demande en déchéance introduite le 8 février 2023 serait irrecevable. Il cite à cet égard deux décisions de l’EUIPO (décision de la division d’appel, 16 janvier 2023, T 149/23, Crisitiani et décision de la division d’annulation, 14 mars 2022, C 48 973, JC/DC par Castelbajac). Dans ses conclusions, il relève également que « les conditions de l’action en déchéance n’étaient manifestement pas réunies au jour de l’introduction de l’action en déchéance, la demande étant intervenue moins de cinq ans après la cession effective de la marque à son profit ». 25. Le demandeur affirme quant à lui que sa demande est bien recevable. En effet, l’existence de justes motifs de non-usage au cours de la période de cinq ans précédant la demande en déchéance a simplement pour effet de suspendre ce délai de cinq ans mais pas de le prolonger, 6

DC23-0029 ni de rendre la demande en déchéance irrecevable. Il relève à ce titre qu’il ressort de l’arrêt

Cristiani cité par le titulaire de la marque contestée que la preuve de justes motifs de non- usage permettrait de rejeter la demande en déchéance sur le fond mais ne constitue pas un motif d’irrecevabilité. 26. Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et ou services visés dans l’enregistrement pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat ». 27. L’article R.712-23 du code de la propriété intellectuelle précise quant à lui que « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : 1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié : […] ». 28. Il en résulte qu’une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux peut être introduite devant l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une marque enregistrée depuis plus de cinq ans. 29. En l’espèce, la demande en déchéance a été formée le 8 février 2023 à l’encontre d’une marque déposée le 17 janvier 1986 sous le n°1338961 – en renouvellement d’un dépôt du 22 janvier 1976 – (enregistrement publié au BOPI 1986-26 du 27 juin 1986), cette date du 27 juin 1986 constituant la date à partir de laquelle, au vu des dispositions susvisées, la marque est réputée enregistrée. 30. Ainsi, au jour où la demande en déchéance a été introduite, la marque contestée, était bien enregistrée depuis plus de cinq ans, en application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle susvisé. 31. A cet égard, comme le relève à juste titre le demandeur, l’existence de justes motifs de non- usage n’est pas un motif d’irrecevabilité d’une demande en déchéance prévu par les textes du code de la propriété intellectuelle. 32. En outre, il ne ressort pas de l’argumentation et des jurisprudences citées par le titulaire de la marque contestée que l’existence de justes motifs de non-exploitation sérieuse, lesquels seront examinés ci-après dans la décision le cas échéant, aurait eu pour effet de proroger le délai prévu à l’article L.714-5 précité ou de conclure à l’irrecevabilité de la demande en déchéance. En effet, les décisions de l’EUIPO sur lesquelles il s’appuie n’indiquent pas que l’existence de justes motifs de non-usage entrainerait automatiquement l’irrecevabilité de la demande en déchéance ou que la période considérée serait décalée dans le temps mais « permettrait simplement à l’Office de rejeter la demande en déchéance, étant donné que l’inactivité pendant la période de cinq ans aurait été justifiée » (décision de la division d’appel, 16 janvier 2023, T 149/23, Crisitiani, point 37) ou « [aurait] simplement pour effet de suspendre le délai de cinq ans » de sorte que « la période pendant laquelle le non-usage est justifié n’est pas prise en considération pour calculer le délai de grâce de cinq ans » (décision de la division d’annulation, 14 mars 2022, C 48 973, JC/DC par Castelbajac). La décision Cristiani précitée relève également dans son point 15 que « l’examen […] des éventuels motifs de non- usage de la marque contestée, relève de l’examen du bien-fondé de la demande en déchéance et non de sa recevabilité ». 7

DC23-0029 33. Enfin, le fait que la demande en déchéance soit introduite moins de cinq ans après la cession

effective de la marque à son profit ne constitue pas non plus un motif d’irrecevabilité, la demande ayant bien été introduite plus de cinq années après l’enregistrement de la marque dont il est titulaire. A cet égard, la jurisprudence communautaire précise qu’ « aux fins d’établir l’usage sérieux, le fait qu’une marque […] ait changé de titulaire au cours de la période pertinente ne modifie ni la durée de cette période ni la durée de l’usage requis pour constituer un usage sérieux » et que le titulaire « doit apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque […] pendant la période pertinente indépendamment du moment auquel il est devenu titulaire de celle-ci » (voir Tribunal de l’Union européenne, 18 octobre. 2016, affaire T-824/14, POWER EDGE, points 39 et 42). Le transfert d’une marque au cours de la période pertinente n’a donc pas pour effet d’ exempter son titulaire de prouver l’usage sérieux sur la période quinquennale prise dans sa globalité, le changement de titulaire d’une marque ne faisant pas obstacle à son utilisation par ses titulaires successifs. 34. En conséquence, la présente demande en déchéance est bien recevable. B- S ur le fond 1. Sur l’usage sérieux 35. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 36. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 37. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 38. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 39. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 40. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché 8

DC23-0029 pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul

objet le maintien des droits conférés par la marque.

41. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 42. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 43. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 44. En l’espèce et comme rappelé supra, la marque contestée a été déposée le 17 janvier 1986 (enregistrement publié au BOPI 1986-26 du 27 juin 1986) en renouvellement d’un dépôt du 22 janvier 1976. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 8 février 2023. 45. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 46. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 8 février 2018 au 8 février 2023 inclus, pour la pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement. A cet égard, et comme relevé précédemment (point 32), il n’y a pas lieu de décaler la fin de période pertinente au 9 mars 2024 comme le requiert le titulaire de la marque contestée. 47. A titre liminaire, lors de la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, le titulaire a demandé que certains éléments restent confidentiels vis-à-vis des tiers à la présente procédure. Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations que le titulaire a indiqué comme confidentielles à l’égard des tiers à la présente procédure. 48. Le titulaire annonce fournir des pièces démontrant :

- L’usage sérieux antérieur à la cession de la marque à son profit ;

- L’exploitation de la marque UPLA sur le site Internet www.upla.fr en langue française ;

- L’existence d’actes préparatoires à l’exploitation de la marque UPLA ;

- L’exploitation de la marque par lui-même pendant la période pertinente. Il estime ainsi que l’usage sérieux de sa marque, certes quantitativement limité mais réel car en phase de lancement, au cours de la période pertinente est clairement établi pour désigner les produits suivants : « cuir et imitations du cuir ; articles en ces matières non compris dans d’autres classes ; sacs ». 9

DC23-0029 49. Les éléments de preuve fournis sont les suivants :

 P ièces portant sur l’usage sérieux antérieur à la cession de la marque à son p rofit : Pièce n° 8 : 1. Extrait du site Internet https://www.shoppingaddict.fr/vente-privee-upla- maroquinerie/ [Consulté le 19 mai 2023] : Article publié sur un blog le 14 mars 2018 intitulé Vente privée Upla maroquinerie et relatif à la vente privée d’un sac UPLA sur le site Internet www.bazarchic.com. 2. Extrait du site Internet https://www.ventesprivees-fr.com/brand/upla [Consulté le 10 mai 2023] : Ce document précise que « 10 ventes privées UPLA » ont eu lieu depuis la plateforme de vente en ligne BazarChic pour des produits de maroquinerie et bagagerie, des sacs et des chaussures entre le 29 août 2017 et le 21 mars 2018. 3. Extrait du site Internet https://www.privea.fr/marques/836-vente-privee- sacs-upla-pas-cher [Consulté le 10 mai 2023] : Ce document liste l’ensemble des ventes privées de sacs et chaussures UPLA proposées par la plateforme BazarChic d’août 2016 à mars 2018. 4. Extraits du compte Instagram upla_official : Ce document présente quatre publications rédigées en anglais, émanant du compte Instagram UPLA-OFFICIAL, publiées en 2016 et 2017 et portant sur des sacs. Il précise également que ce compte est actuellement suivi par 861 abonnés. 5. Extraits de la page Facebook Upla Paris : Selon ce document, le compte Facebook UPLA PARIS est suivi par plus de 3000 abonnés. Y figurent des publications publiées en 2016 et 2017 promouvant des sacs et des chaussures. Le titulaire de la marque contestée indique fournir ces pièces pour démontrer l’exploitation réalisée de 2016 à 2018 (avant que la marque ne lui soit cédée) pour désigner des « sacs en toutes matières, notamment en cuir », au travers de ventes privées (pièces 8.1 à 8.3) et des réseaux sociaux (8.4 et 8.5). Dans ses observations il indique également que la pièce 8.6 témoigne d’une exploitation en 2016 et 2017 via le site internet www.upla.fr sans que cette pièce n’ait été versée au dossier. 10

DC23-0029  P ièces portant sur l’exploitation de la marque UPLA sur le site Internet

www.upla.fr: Pièce n° 12 : 1. Extrait du site Internet upla.fr [Consulté le 12 mai 2023] : Ce document est une capture d’écran du site internet www.upla.fr datée du 12 mai 2023 portant la mention suivante : « ©2022 par Upla tous droits réservés ». Un sac cabas UPLA y est proposé à la vente. Le titulaire relève que le site a connu des évolutions et que la version actuelle a été finalisée à compter du 29 novembre 2022. La marque UPLA y est exploitée en relation avec des sacs. 2. Extraits du site Internet <upla.fr> disponibles sur le site Internet https://web.archive.org/ : Ce document consiste en des extraits du site Internet upla.fr, datés de 2016 à 2021 issus du site web.archive.org. Les captures d’écran datées de 2016 et 2017 portent sur la vente de sacs UPLA. Les captures d’écran datées de 2019 à 2021 indiquent quant à elles que le site « sera bientôt en ligne » et qu’il est « en complète refonte pour l’instant ». Le titulaire indique fournir ces documents pour démontrer l’exploitation de sa marque depuis le site Internet www.upla.fr. Pièce n° 13 : 1. CONFIDENTIEL – Procès-verbal de constat par un cabinet d’huissiers de justice audienciers près le Tribunal de commerce de Paris (sans ses annexes contenant des informations confidentielles) – 30 mars 2023 Selon le titulaire il ressort de ce constat que le site www.upla.fr est non seulement actif mais génère également un trafic croissant ainsi que des durées de connexion de plus en plus importantes. Il relève notamment les éléments suivants :

- Du 1er janvier au 31 décembre 2021, 18.254 sessions (soit environ 1.521 sessions par mois en moyenne) ont été ouvertes sur le site pour une durée moyenne de 1 min 19 s ;

- Du 1er janvier au 31 décembre 2022, 22.361 sessions (soit environ 1.863 sessions par mois en moyenne) ont été ouvertes sur le site pour une durée moyenne de 1 min 29 s ;

- Du 1er janvier au 30 mars 2023 (soit environ 3 mois) seulement, 2.995 sessions ont été ouvertes sur le site pour une durée moyenne de 2 min 02 s. Il estime que ce document démontre les investissements qu’il réalise « notamment le paiement annuel des frais de gestion du site le 29 novembre 2022 visant à maintenir la protection de son nom de domaine <upla.fr> […] pour exploiter ce site Internet au cours de la Période pertinente ». Si l’expert constate en effet que le titulaire de la marque contestée a souscrit à un « abonnement premium » pour son site internet, dont le dernier paiement a été effectué le 29 novembre 2022, aucun élément chiffré n’est présenté. 2. CONFIDENTIEL – Captures d’écrans des messages envoyés par les visiteurs se rendant sur le site Internet <upla.fr> – Constatés et anonymisés par un cabinet d’huissiers de justice audienciers près le Tribunal de commerce de Paris 11

DC23-0029 Ce document comporte des messages clients datés de décembre 2022 à mars 2023 envoyés

depuis le forum de discussion sur le site Internet www.upla.fr.  P ièces portant sur les actes préparatoires à l’exploitation de la marque UPLA : Pièce n° 9 : 1. CONFIDENTIEL – Historique UPLA – 10/04/19 2. CONFIDENTIEL – Essentiels et Marqueurs – 10/04/19 3. CONFIDENTIEL – Essais Monogramme – 15/04/19 4. CONFIDENTIEL – Inspirations Photo – 11/02/19 5. CONFIDENTIEL – Recherches tendances et Styles – 10/04/19 6. CONFIDENTIEL – Source d’Inspiration Actuelle – 10/04/19 7. CONFIDENTIEL – Clichés de prototypes réalisés, non daté 8. CONFIDENTIEL – Dossier d’inspirations et de direction artistique réalisé par une société tierce pour le développement de la marque, non daté mais comme le relève le demandeur dans ses observations, le document comporte en bas de page la mention « 2025’s ». Selon le titulaire, cette pièce regroupe des documents internes datés de février et avril 2019 portant sur la forme des sacs qui ont vocation à être proposés sous la marque UPLA ainsi que sur la stratégie de communication autour de cette marque, démontrant ainsi les investissements couteux qu’il a réalisés préalablement à l’exploitation de sa marque. Il établit notamment un lien entre la pièce 9.7 portant sur la réalisation de prototype de sacs et la pièce 15.6 (Factures de commandes sur le site upla.fr décrite infra). Pièce n° 10 : 1. CONFIDENTIEL – Echanges avec une société spécialisée dans la création de collection (avril 2019) 2. CONFIDENTIEL – Echanges avec une société produisant et commercialisant des articles de maroquinerie (septembre 2021) : Le titulaire de la marque contestée précise dans ses observations que ces échanges n’ont abouti à aucune collaboration. 3. CONFIDENTIEL – Candidature de gestion de projet – anonymisé (octobre 2021) 4. CONFIDENTIEL – Echanges en vue d’un partenariat – anonymisé (novembre 2021) 5. CONFIDENTIEL – Extrait d’échanges avec le fournisseur constatés par un cabinet d’huissiers de justice audienciers (novembre-décembre 2022) Le titulaire indique fournir ces pièces pour démontrer avoir entrepris des « pourparlers sérieux avec des tiers visant à préparer l’exploitation de la marque, notamment dans le cadre de campagnes de communication ». Selon lui, ces échanges de courriels portant sur le « développement de l’image de la marque », les propositions de collaboration, la candidature pour un poste de chef de projet ainsi que la proposition de création d’une nouvelle structure pour exploiter la marque témoignent de sa volonté d’exploiter la marque UPLA. Il précise que les échanges entre lui et son fournisseur présentés au titre de la pièce 10.5 confirment que « la livraison des produits portant la Marque était prévue le 10 janvier 2023 » 12

DC23-0029 et qu’il ont fait l’objet d’un constat par « un commissaire de justice – ex-huissier » (Pièce n°

13.1). Pièce n° 11 : 1. CONFIDENTIEL – Business plan réalisé par le titulaire en 2019 pour l’exploitation de la Marque Dans ses observations, le titulaire indique avoir réalisé un business plan détaillé de son activité (par mois et par poste de dépense spécifique), dès l’année 2019, pour les deux premières années suivant la commercialisation de ses produits UPLA. Il précise que ce business plan prévoit notamment : « Des prix estimatifs pour plusieurs types de sacs, prévus en plusieurs tailles », « Des dépenses importantes la première année avec un déficit […] et un chiffre d’affaires […] la seconde année », ainsi que « l’exploitation de la Marque sous différents aspects marketing (notamment des frais prévisionnels de shootings photographiques et d’emballage, ainsi que des frais conséquents de communication digitale […]) ». Pièce n° 14 : 1. CONFIDENTIEL – Facture du 17 février 2023 : Le titulaire relève que cette facture émise par son fournisseur français à son attention porte sur la commande de 55 sacs UPLA. La facture n’est pas adressée à l’attention du titulaire de la marque contestée mais à une société qui a été identifiée dans la pièce 15.2 comme le « master licencié du portefeuille de marques UPLA » (voir infra).  P ièces portant sur l’exploitation de la marque par lui-même pendant la période pertinente : Pièce n° 14 : 2. CONFIDENTIEL – Facture du 16 décembre 2021 et cliché du sac et de l’écharpe commandés : Le titulaire indique fournir ce document pour démontrer qu’il a commandé dix sacs et dix écharpes portant la marque UPLA auprès de son licencié français pendant la période pertinente. Toutefois, aucun cliché du sac et de l’écharpe commandés n’apparait dans la pièce. La facture n’est pas adressée à l’attention du titulaire de la marque contestée mais à une société qui a été identifiée dans la pièce 15.2 comme le « master licencié du portefeuille de marques UPLA » (voir infra). Pièce n°13 : 3. CONFIDENTIEL – Procès-verbal de constat d’un huissier de justice luxembourgeois – 3 mai 2023 (anonymisé) : Ce constat est fourni en appui à la pièce 15.3 (voir infra) démontrant, selon le titulaire de la marque contestée, que « depuis le début de la présente procédure, au moins 15 nouvelles ventes ont été passées pour ce produit, démontrant une poursuite de l’exploitation ». 13

DC23-0029 Pièce n° 15 :

1. CONFIDENTIEL – Contrat de licence du 21 juin 2021 avec une société française : Le titulaire précise avoir « conclu dès le 26 juin 2021 avec une société [française] un contrat de licence pour la création, la fabrication et la distribution notamment au sein de l’Union européenne (donc, en France) de sacs de toute nature (en classe 18) et de vêtements (en classe 25) portant la marque [UPLA] ». 2. CONFIDENTIEL – Contrat de licence du 29 septembre 2022 avec une autre société française et Facture du 12 janvier 2023 pour la licence accordée : Le titulaire indique avoir conclu le 29 septembre 2022 un nouveau contrat de licence avec une autre société de droit français pour la création, la fabrication et la distribution de produits désignés par la marque contestée pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023. Ce contrat n’est pas conclu au nom du titulaire de la marque contestée. Toutefois, il contient une disposition préalable précisant que le concédant est « le master licencié du portefeuille de marques UPLA » détenu par la société défenderesse. 3. CONFIDENTIEL – Facture du 22 décembre 2021- anonymisé : Le titulaire fournit cette facture afin de démontrer la vente d’un sac et d’une écharpe portant la Marque UPLA à un client domicilié en France. La facture n’est pas émise par le titulaire de la marque contestée mais par une société qui a été identifiée dans la pièce 15.2 comme « le master licencié du portefeuille de marques UPLA ». 4. CONFIDENTIEL – Facture du 17 février 2022- anonymisé : Facture adressée à un client luxembourgeois et portant sur la vente d’un sac et d’une écharpe de marque UPLA. La facture n’est pas émise par le titulaire de la marque contestée mais par une société qui a été identifiée dans la pièce 15.2 comme « le master licencié du portefeuille de marques UPLA ». 5. CONFIDENTIEL – Factures du 7 décembre 2022 et du 25 janvier 2023- anonymisé : Trois bons de commande d’un cabas sur lequel est apposé le signe UPLA sous une forme complexe. Deux bons de commande sont datés de la période pertinente et sont adressés à des clients domiciliés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le troisième bon de commande, daté du 28 février 2023, est adressé à un client situé en France. 6. CONFIDENTIEL – Factures de commandes sur le site upla.fr- anonymisé : Ce document comprend deux des bons de commande précités (pièces 15.5) accompagnés des factures correspondantes. Les factures ne sont pas émises par le titulaire de la marque contestée mais par une société qui a été identifiée dans la pièce 15.2 comme « le master licencié du portefeuille de marques UPLA ». Pièce n° 18 : 1. CONFIDENTIEL – Extraits des factures des commandes passées sur le site Internet <upla.fr> – anonymisé : Le titulaire indique fournir cette pièce pour démontrer que depuis le début de la présente procédure, au moins 15 nouvelles ventes ont été passées pour un sac UPLA, « la quasi-totalité de ces ventes à travers le site internet [ayant] d’ailleurs été réalisée en France ». 14

DC23-0029 Ce document comporte en effet treize bons de commandes de sacs UPLA, effectués par des

clients domiciliés en France et datés du 28 février au 30 juin 2023. 50. La plupart des pièces présentées par le titulaire de la marque contestée sont datées de la période pertinente (soit du 8 février 2018 au 8 février 2023) et/ou rapportent des faits ayant eu lieu pendant cette période. Il en va notamment ainsi des pièces suivantes :

- Pièces 9 à 11 : invoquées au titre d’actes préparatoires à l’usage de la marque UPLA ;

- Pièce 12.1 : Ce document est une capture d’écran datée du 12 mai 2023 mais il porte la mention suivante : « ©2022 par Upla tous droits réservés » permettant ainsi de supposer que le site était accessible pendant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur ;

- Pièce 12.2 : pour les extraits du site datés de 2019 à 2021 ;

- Pièces 13.1 et 13.2 : constats d’huissier portant notamment sur le nombre et la durée de connexion au site internet www.upla.fr pendant la période pertinente et attestant de la réception de messages clients depuis le site internet www.upla.fr;

- Pièce 14.2 : facture datée de la période pertinente et démontrant qu’une société licenciée de la marque UPLA a commandé des sacs et écharpes UPLA auprès de son fournisseur français ;

- Pièces 15.1 à15.6 : comportant notamment des factures émises par une société licenciée de la marque UPLA pendant la période pertinente. 51. Si quelques documents ne sont pas datés ou sont datés postérieurement à cette période, ils peuvent néanmoins être pris en compte dès lors qu’ils viennent appuyer ou corroborer les documents datés de la période pertinente et/ou dès lors qu’ils portent sur des faits datés de la période pertinente. Il en va notamment ainsi des factures datées du 28 février 2023 au 30 juin 2023 (pièces 15.5 et 15.6) en ce qu’elles viennent en appui aux actes préparatoires à l’usage sérieux invoqués par le titulaire de la marque (pièces 9 à 11, 14 et 15.1 à 15.2). 52. En revanche, comme le soulève à juste titre le demandeur, les pièces suivantes sont datées antérieurement à la période pertinente et ne corroborent pas des faits ayant eu lieu pendant cette période :

- Les pièces 8.1. à 8.5, à l’exception de la vente privée datée de mars 2018 ;

- Les copies d’écran de 2016 et 2017 fournies au titre de la pièce 12.2. Ces pièces ne seront donc pas prises en compte dans l’analyse de l’usage de la marque UPLA en l’espèce. 53. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, à l’exception des documents cités au point 52. Lieu de l’usage 54. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 55. Le demandeur relève que les ventes de sacs et d’écharpes UPLA à des clients situés aux Etats- Unis, au Royaume-Uni et au Luxembourg ne permettent pas de démontrer un usage en France. Il rappelle à cet égard que le titulaire de la marque contestée ainsi que son licencié sont des 15

DC23-0029 sociétés luxembourgeoises (ce qui apparait notamment sur les factures émises), de sorte que

les ventes se réalisent en dehors du territoire français. 56. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui qu’il est manifeste que les produits vendus ont été mis à disposition en France puisque « le nom de domaine de ce site, de même que la langue principale exploitée, indiquent sans ambiguïté l’usage de la Marque à destination du public français ». 57. En l’espèce, certaines pièces produites font état d’une activité réalisée en France, à l’instar :

- Des factures adressées à des clients domiciliés en France pendant la période pertinente ou dans les semaines qui suivent (pièces 15.3, 15.5, 15.6 et 18),
- Du site internet www.upla.fr, lequel est rédigé en français et comporte un prix de vente en euros (pièce 12.1) et dont l’accessibilité au public a bien été démontré (cf. pièce 13.2 : constat d’huissier attestant de la réception de messages clients depuis le site internet www.upla.fr),
- Des contrats de licence de fabrication et distribution de sacs passés entre le titulaire de la marque contestée ou son licencié et des sociétés françaises (pièces 15.1 et 15.2). 58. Toutefois, comme le relève à juste titre le demandeur, les preuves portant sur des transactions commerciales entre le titulaire de la marque contestée ou son licencié, tous deux des sociétés luxembourgeoises et des clients situés en dehors de la France ne sauraient être prises en compte en ce qu’elles ne rapportent pas un usage de la marque en France, les produits n’étant ni à destination de clients français, ni exportés depuis la France, et ce, même si le titulaire démontre exploiter un nom de domaine en .fr. Il convient en effet de rappeler que l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs. Or si des documents démontrent la mise à disposition d’un sac portant le signe UPLA sur un site Internet avec une extension en .fr et rédigé en français, rien ne permet de justifier que les ventes auprès de clients luxembourgeois (pièce 15.4), américain (pièce 15.5) ou anglais (pièces 15.5 et 15.6) ont été réalisées depuis ce site. A cet égard, il convient de relever que la facture adressée à un client situé au Royaume-Uni comporte la mention « Commandes / Wix.com » laissant ainsi supposer que la vente n’a pas été réalisée depuis le site Internet www.upla.fr. Les documents portant sur ces transactions commerciales sont donc rejetés au titre de l’usage de la marque UPLA en France. 59. Par conséquent, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée, démontrent bien un usage du signe contesté en France, à l’exception des documents visés au point 58. Usage par le titulaire ou avec son consentement 16

DC23-0029 60. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour

désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée. 61. Le demandeur relève notamment que les ventes privées UPLA sur la plateforme en ligne Bazarchic.com, mentionnées dans les pièces 8, y compris celle relevant de la période ayant eu lieu en mars 2018, ne sauraient être prises en considération dès lors qu’il n’est pas rapporté que cet usage de la marque UPLA, par un tiers, a été autorisé par l’ancien titulaire de la marque UPLA. 62. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que « de telles ventes privées constituent un usage légitime d’une marque avec le consentement de son titulaire qui choisit d’avoir recours à de tels modes de distribution ». 63. Il convient de rappeler que la preuve de l’autorisation d’exploitation repose sur celui qui l’invoque, à savoir le titulaire de la marque. Toutefois, la preuve n’a pas besoin d’être certaine, il suffit que les circonstances de fait conduisent à cette présomption (CJUE, 11 mai 2006, Vitafruit, C-416/04, §44 à 47). 64. En l’espèce, certaines pièces démontrent bien un usage ou un début d’usage par le titulaire lui- même ou par un tiers autorisé à l’instar de tous les documents fournis au titre des actes préparatoires (pièces 9 à 11, 14, 15.1 et 15.2) et des factures (pièces 14, 15 et 18), ce qui n’est pas contesté par le demandeur. A cet égard, il convient de préciser que la pièce 15.2 portant sur un contrat de licence de fabrication et distribution daté du 29 septembre 2022 n’identifie pas le titulaire de la marque contestée comme partie à l’acte. Toutefois, cette convention contient une disposition préalable précisant que le concédant est « le master licencié du portefeuille de marques UPLA » détenu par le titulaire, de sorte qu’un usage par un tiers avec l’autorisation du titulaire peut être retenu. Les pièces 14.1 et 14.2 sont quant à elles des factures adressées à cette société identifiée dans la pièce 15.2 comme le licencié du titulaire et peuvent ainsi être retenues aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque UPLA. Il en va de même des factures émises par cette société licenciée (pièces 15.3, 15.4 et 15.6). 65. En revanche, un usage avec le consentement du titulaire ne saurait être retenu s’agissant des pièces relatives aux ventes privées de sacs ayant eu lieu en mars 2018 depuis la plateforme de e-commerce BazarChic (pièce n°8) dès lors que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré l’implication ou l’autorisation de son prédécesseur dans la vente de ces produits. En effet, une simple affirmation dans ses observations ne saurait suffire à démontrer un tel consentement. Les éléments datés de la période fournis au titre de la pièce 8 doivent donc être écartés au titre de l’analyse de l’usage sérieux de la marque contestée, comme le soulève le demandeur. 66. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée par le titulaire lui-même ou avec son consentement au regard des éléments produits, à l’exception de la pièce 8 qui doit être écartée. 17

DC23-0029 Nature de l’usage

67. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 68. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe figuratif suivant : . 69. En l’espèce, il n’est pas contesté que les éléments de preuve transmis par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe contesté sous une forme complexe telle qu’enregistrée ou sous une forme verbale, laquelle n’en altère pas le caractère distinctif. 70. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 71. En l’espèce, le titulaire a bien fourni des pièces démontrant une offre de commercialisation d’un sac portant le signe UPLA depuis le site internet www.upla.fr (cf. pièce 12.1) ainsi que la vente d’un sac et d’une écharpe portant le signe UPLA à un client français (cf. 15.3) pendant la période pertinente. 72. Si comme le relève le demandeur, les pièces n°9 à 11, 14, 15.1 et 15.2 ne comprennent que des documents internes ne démontrant ainsi pas un usage public et tourné vers l’extérieur, elles ne sauraient être exclues pour autant, puisqu’elles sont fournies au titre d’actes préparatoires à un usage sérieux, justifiant ainsi d’une volonté d’usage, ces actes de préparations étant en outre corroborés par des ventes ayant eu lieu pendant ou postérieurement à la période pertinente. 73. Il ressort ainsi des pièces transmises que le signe complexe UPLA a fait l’objet d’actes préparatoires à la commercialisation et d’une communication publique dans la vie des affaires, pour désigner un sac et une écharpe. 74. Par conséquent un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée ou sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente pour désigner un sac et une écharpe. Importance de l’usage 75. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. 76. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée 18

DC23-0029 pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire

ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 77. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 78. Enfin, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire apporte des indications supplémentaires permettant de dissiper tous doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (TUE, 8 avril 2004, T- 334, HIPOVITON). 79. Le titulaire de la marque contestée invoque des actes préparatoires à un usage de sa marque pendant la période pertinente, des investissements ainsi qu’un trafic significatif et croissant du public sur le site Internet www.upla.fr, lequel offre à la vente des sacs cabas UPLA depuis 2022 ; il précise à cet égard n’avoir « pas pu exploiter immédiatement le site Internet <upla.fr> en raison d’une inaction fautive de la cédante […] qui a délibérément refusé de lui communiquer les codes sources permettant de prendre la main sur son contenu ». Il insiste également sur les preuves de vente de sacs et écharpes pendant la période pertinente et sur la vente croissante de sacs tout juste après la période pertinente à des clients français. Il en conclut qu’il a bien rapporté un usage sérieux de sa marque UPLA « certes quantitativement limité mais réel car en phase de lancement – au cours de la Période pertinente pour les produits suivants : "cuir et imitations du cuir ; articles en ces matières non compris dans d’autres classes ; sacs" ». Il rappelle à cet égard qu’il résulte d’une jurisprudence constante que « le relatif échec commercial d’un produit n’entre pas en considération pour apprécier l’existence d’un usage commercial, seul comptant de constater une offre à la vente ». 80. Le demandeur estime quant à lui qu’aucun usage sérieux de la marque UPLA n’est démontré. Il relève à cet égard qu’entre décembre 2017 et décembre 2022, le site internet www.upla.fr n’était pas réellement actif, puisque le nom de domaine était dirigé vers une page blanche ou une simple page d’attente (cf. annexe 3 du demandeur). En outre, si ce site web a été lancé pendant la période pertinente (novembre 2022), il représente un usage seulement symbolique eu égard au nombre de pages du site, au trafic très faible sur ce site et au nombre de produits proposés (un simple sac cabas d’une valeur de 50 euros). Il ajoute que le chiffres de vente rapportés par le titulaire de la marque contestée sont insignifiants au regard de produits dont le prix est peu élevé. Il indique enfin qu’en l’absence de toute campagne publicitaire autour de la marque UPLA, le défendeur ne saurait se prévaloir d’une « phase de lancement » ou d’actes préparatoires pour conquérir une clientèle, aucune des pièces apportées n’attestant d’une démarche concrète pour une commercialisation imminente. 81. Il convient au préalable de relever que l’Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris autorisant la vente des éléments du fonds de commerce de l’ancien titulaire de la marque UPLA au profit du titulaire actuel (pièce 3.1) précise expressément que le cédant ne dispose pas de certains éléments, tels que les droits d’accès (identifiant et mot de passe) permettant d’exploiter le site Internet www.upla.fr, les archives de gestions, les archives de collections, les fichiers clients et fournisseurs etc., le cessionnaire déclarant alors « en faire son affaire personnelle ». 19

DC23-0029

Ainsi, le titulaire de la marque contestée ne saurait se prévaloir de la complexité de la reprise d’activité, dès lors qu’il a acquis les actifs de la société cédante en toute connaissance de cause. 82. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée démontrent :

- la commande auprès de son fournisseur de dix sacs et dix écharpes (facture du 16 décembre 2021 – pièce 14.2),
- La vente, par l’intermédiaire d’une société licenciée, d’un sac et une écharpe UPLA à un client domicilié en France pendant la période pertinente (facture datée du 22 décembre 2021, pièce 15.3),
- Une offre de commercialisation, avant la fin de la période pertinente, d’un cabas UPLA depuis un site internet resté inactif pendant presque la totalité de la période pertinente (pièces 12.1 et 12.2) mais dont le trafic semble en augmentation entre le 1er janvier 2021 et le 30 mars 2023 (pièce 13.1),
- La commande auprès de son fournisseur de cinquante-cinq sacs UPLA en toute fin de période pertinente (voir la pièce 10.5, combinée aux pièces 13.1 et 14.1), suivie de la vente postérieurement à la période pertinente de treize sacs UPLA à des clients domiciliés en France (bons de commande datés du 28 février au 30 juin 2023, pièce 18). 83. Toutefois, comme le relève à juste titre le demandeur, ces éléments apparaissent à l’évidence insignifiants en terme de volume et de chiffre d’affaires, au regard des produits concernés qui sont des produits de consommation courante. 84. A cet égard il convient de relever que le titulaire ne fournit aucun élément quant aux investissements qu’il a réalisés pour acquérir des parts de marché, la fourniture de son business plan (pièce 11) n’étant pas corroborée par des éléments concrets des dépenses réalisées. De même, si un huissier constate dans la pièce 13.1 que le titulaire de la marque contestée a souscrit à un « abonnement premium » pour son site internet, dont le dernier paiement a été effectué le 29 novembre 2022, aucun élément chiffré n’est présenté. 85. Par ailleurs, si le titulaire démontre une offre de commercialisation de son sac UPLA avant la fin de la période pertinente (pièce 12.1), il ne fournit aucun autre document de nature à démontrer la promotion active ou la volonté de promouvoir ce sac auprès du public français. En particulier, si les documents internes (pièces 9 et 10) visent par exemple «  à préparer l’exploitation de la marque, notamment dans le cadre de campagnes de communication » ou portent sur le « développement de l’image de la marque », ou encore sur une proposition de création d’une nouvelle structure pour exploiter la marque, aucun d’entre eux ne comporte d’informations laissant supposer une commercialisation imminente ou une telle volonté, ces documents n’étant en outre corroborés par aucun élément justifiant d’actes effectifs d’exploitation. Par exemple, les prototypes réalisés et transmis au titre de la pièce 9.7 ne sont pas ceux commercialisés par le titulaire. 86. S’agissant de la commande de dix sacs et dix écharpes qu’il a passée en 2021 (facture du 16 décembre 2021 – pièce 14.2), le titulaire ne fournit aucune preuve de vente des produits commandés, rien ne permettant de faire le lien entre cette commande et la facture du 22 décembre 2021 émise par une société licenciée à destination d’un client situé en France et portant sur la vente de seulement un sac et une écharpe UPLA (pièce 15.3). 20

DC23-0029 87. Enfin, il convient de rappeler que la phase initiale de commercialisation d’un produit peut être

supérieure à quelques mois, mais elle ne peut pas se prolonger indéfiniment (TUE, 18 mars 2015, T-250/13, SMART WATER, § 54-55, confirmé par CJUE, 17 mars 2016, C-252/15 P, SMART WATER). Or, la phase de lancement invoquée par le titulaire de la marque contestée a duré plusieurs années : les actes préparatoires sont en effet datés au plus tôt de février 2019 (pièces 9, 10 et 11), l’offre de commercialisation du sac cabas UPLA date vraisemblablement de fin 2022 et les premières ventes de produits en France ont eu lieu en 2023. 88. Ainsi, eu égard au nombre insignifiant, en terme de volume et de chiffre d’affaires, des commandes que le titulaire a passé par l’intermédiaire d’une société licenciée et des ventes réalisées, ces faibles chiffres n’étant en outre pas justifiés par les contraintes du marché concerné, ni corroborés par d’autres éléments tels que des investissements ou des actes de promotion active autre que via son site Internet, l’usage rapporté revêt un caractère symbolique. 89. En conséquence, les pièces transmises fournissent des indications insuffisantes concernant l’importance de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée et ne permettent pas d’établir que le titulaire de la marque contestée a effectué de véritables préparatifs suffisamment concrets et engageants en vue d’un usage effectif de la marque contestée. Usage pour les produits enregistrés 90. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives. 91. En l’espèce les éléments de preuve rapportés portent uniquement sur un sac cabas et une écharpe et ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard de ces produits (cf. points 82 à 89). 92. En outre, aucun élément de preuve n’a été apporté pour les autres produits visés par la demande en déchéance, à savoir les «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes à jouer, caractères d’imprimerie; clichés; cuir et imitations du cuir; articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage, paille de fer; verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc…); matières 21

DC23-0029 textiles fibreuses brutes; tissus, couvertures de lit et de table; articles textiles non compris

dans d’autres classes; vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) : ornements et décoration pour arbres de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, produits pour faire lever; sel , moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt ». 93. L’usage sérieux de la marque contestée UPLA n’ayant pu être démontré pour les produits enregistrés pour la période pertinente, il convient d’apprécier les justes motifs de non- exploitation invoqués par le titulaire de ladite marque. 2. Sur les justes motifs de non-usage 94. La Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que constituent de justes motifs pour le non-usage d’une marque les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de ladite marque (CJUE, 14 juin 2007, A H, C-246/05). 95. La jurisprudence française a par ailleurs précisé que « pour retenir l’existence de justes motifs d’inexploitation, le titulaire de la marque doit démontrer une réelle volonté d’exploiter la marque en cause, un commencement d’exploitation avant la période d’empêchement alléguée et avoir essayé de contourner les obstacles d’empêchement » (CA de Bordeaux, 20 octobre 2015, RG 14/09395). 96. En l’espèce, afin de justifier l’absence d’usage sérieux de la marque UPLA pour désigner des sacs, son titulaire se fonde sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal ayant autorisé la cession du fonds de commerce de l’ancien titulaire à son profit. Il invoque également l’épidémie de Covid-19. 97. Il convient au préalable de préciser que le titulaire ne justifie pas de justes motifs de non- exploitation de la marque contestée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; papier et articles en papier, carton et articles en carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes à jouer, caractères d’imprimerie; clichés; cuir et imitations du cuir; articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage, paille de fer; verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; 22

DC23-0029 cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, matières de rembourrage (crin, capoc, plumes,

algues de mer, etc…); matières textiles fibreuses brutes; tissus, couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d’autres classes; vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles; jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) : ornements et décoration pour arbres de Noël; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, produits pour faire lever; sel , moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces; produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les animaux, malt ». 98. Par conséquent, les justes motifs de non-usage seront appréciés au regard des seuls sacs dont l’usage est revendiqué par le titulaire et pour lesquels il invoque de justes motifs d’inexploitation sérieuse. Impossibilité d’usage en raison de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal ayant autorisé la cession de fonds de commerce à son profit 99. Le titulaire de la marque contestée estime que le processus d’acquisition de la marque contestée constitue un juste motif ayant retardé l’exploitation de la marque. Il précise en effet avoir acquis la marque UPLA suite à une ordonnance du Tribunal de commerce de Paris datée du 12 décembre 2017, autorisant le rachat des éléments du fonds de commerce de l’ancien titulaire, société placée en liquidation judiciaire (pièce 3.1). Or cet ancien titulaire a interjeté appel de cette ordonnance créant ainsi, selon le défendeur, « un risque d’infirmation de la décision (et donc de la cession de la Marque) c’est-à-dire une insécurité juridique empêchant toute exploitation sereine ». La Cour d’appel de Paris ayant rendu son arrêt confirmant l’ordonnance en date du 3 juillet 2018 (pièce 3.2), la cession de la marque à son profit ne serait donc devenue définitive et incontestable qu’à compter de l’expiration du délai de recours devant la Cour de cassation, c’est-à-dire le 4 septembre 2018. Il en déduit que toute exploitation de la marque contestée entre le 12 décembre 2017 et le 4 septembre 2018 aurait entrainé pour lui, en cas d’infirmation de l’ordonnance susmentionnée, un risque tant juridique, à savoir une action en contrefaçon engagée par le précédent titulaire de la marque, que financier en raison d’investissements réalisés en vain pour exploiter la marque. Il se base à cet égard sur un arrêt de la Cour d’appel de Renne du 15 juin 2021 ayant décidé que le risque d’infirmation d’une décision de justice autorisant la cession d’une marque, en l’espèce une acquisition dans le cadre d’une liquidation judiciaire, constitue un juste motif de non-usage de la marque en question (pièce 4.2, page 17). 100. Le demandeur rappelle quant à lui que « en tant qu’exception à l’obligation d’usage, la notion de justes motifs pour le non-usage doit être interprétée de façon relativement étroite ». Il estime en outre que l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes sur lequel se base le titulaire n’est pas applicable en l’espèce en ce qu’il porte sur des circonstances différentes. Il relève :

- d’une part que le titulaire de la marque contestée dans cette précédente affaire pouvait craindre une action en contrefaçon de la part de tiers (autre que la société cédante), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, 23

DC23-0029
- d’autre part que dans l’affaire précitée, le titulaire avait repris l’exploitation dès qu’il a pu le

faire, soit dès 2017 après l’arrêt de rejet de la cour de cassation en date du 31 janvier 2017. Or dans la présente espèce, le titulaire de la marque contestée UPLA n’a pas commencé l’exploitation de sa marque dès que la cession est devenue définitive mais a attendu plus de trois années avant de réaliser une vente (en 2021). 101. En l’espèce à supposer que le recours formé à l’encontre de l’ordonnance ayant autorisé la cession du fonds de commerce de l’ancien titulaire de la marque ait pu constituer un risque juridique pour le titulaire actuel dans l’exploitation de sa marque, ce risque a pris fin en septembre 2018, soit seulement sept mois après le début de la période pertinente. 102. Or, comme le relève à juste titre le demandeur, le titulaire de la marque contestée ne présente aucune preuve d’usage ou volonté d’usage dès que ce risque a pris fin, c’est-à-dire pour la période allant de septembre 2018 (date correspondant à l’expiration du délai de recours à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel précité) à février 2019 (date des premières pièces fournies au titre des actes préparatoires). 103. Par conséquent, il ne peut être retenu que l’appel interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal ayant autorisé la cession de fonds de commerce à son profit a pu constituer un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendante de la volonté du titulaire de ladite marque. Impossibilité d’usage en raison de la crise sanitaire de la Covid-19 104. Le titulaire de la marque contestée revendique également un juste motif de non-exploitation résultant de la crise sanitaire de la Covid-19, cas de force majeur ayant conduit à trois périodes de confinement « pendant lesquels les commerces « non-essentiels » ont fait l’objet de mesures administratives de fermetures ou de fortes limitations de l’activité » (pièces 2.4 et 7.2 à 7.5), rendant ainsi impossible l’usage sérieux de sa marque. Il souligne notamment les difficultés de voyager et de passer commande auprès de fournisseurs étrangers, difficultés d’autant plus lourdes qu’il « était alors en phase de lancement de la marque « UPLA » et ne pouvait donc pas compter sur des relations contractuelles anciennes avec des fournisseurs pour la production de nouveaux modèles ». Il relève également que « les ventes de produits textiles se sont effondrées » et présente à cet égard les pièces 16.1 à 16.3. Il rappelle qu’il n’a pas pu exploiter immédiatement le site Internet www.upla.fr en raison d’une inaction fautive de l’ancien titulaire « qui a délibérément refusé de lui communiquer les codes sources permettant de prendre la main sur son contenu ». Il relève enfin que l’annexe 11 fournie par le demandeur indique bien que « Le secteur des ventes de voyages en ligne demeure très impacté par la crise sanitaire (-39% au 3 trimestre) », cette analyse étant « naturellement » transposable aux sacs et sacs à mains tels que ceux commercialisés sous la marque contestée. 105. Le demandeur estime quant à lui la crise sanitaire « ne constituait pas un obstacle, présentant une relation directe avec la marque, indépendant de la volonté du titulaire qui rendait impossible ou déraisonnable l’usage de [cette] marque ». Il constate à cet égard que le business plan du titulaire daté de 2019 (pièce 11) démontre que ce dernier « avait eu l’intention de vendre des sacs par commerce électronique depuis au moins 2019, soit plus d’un an avant le début de la situation sanitaire due à la Covid-19 » mais qu’il « a attendu jusqu’au 29 novembre 2022 avant de lancer, après des années d’attente, une opération de vente en ligne de sacs cabas ayant des ventes très faibles ». Il relève également que la période 24

DC23-0029 de la Covid 19 a « connue une très forte expansion du commerce électronique » (cf. annexes

11 et 14 du demandeur). Il précise en outre que les produits commercialisés par le titulaire ne relèvent pas du secteur de voyages. Enfin, les documents fournis par le titulaire au titre de la pièce 16 ne seraient pas pertinents, dès lors qu’ils ne concernent pas la France, ne portent pas sur des produits de même nature que ceux commercialisés par le titulaire, ou ne proviennent pas d’une source fiable. 106. En l’espèce, l’argumentation du titulaire ne démontre pas en quoi la crise sanitaire aurait rendu impossible ou déraisonnable l’usage de sa marque. En effet, si les commerces dits « non essentiels » ont été fermés suite à des mesures gouvernementales durant trois périodes situées dans la période pertinente, le commerce en ligne n’était quant à lui pas impossible, comme le soulève le demandeur. 107. Par ailleurs, si la crise a sanitaire a pu complexifier le contexte dans lequel le titulaire de la marque contestée s’inscrivait pour lancer sa marque, elle n’a cependant pas rendu impossible l’exploitation de la marque contestée sur la période comprise entre le 14 mars 2020 (date de la première fermeture administrative des commerces dits « non essentiels ») et le 8 février 2023 (date de la demande en déchéance). En particulier, la pandémie du Covid-19 n’a pas mis fin au commerce des sacs, notamment par correspondance, ni aux relations commerciales. 108. En outre, le titulaire de la marque contestée n’établit pas de lien direct entre d’une part, les conséquences qu’il attribue à la crise sanitaire à savoir les difficultés de voyager et de passer commande auprès de fournisseurs étrangers – au demeurant, non démontrées – , et l’effondrement des ventes de produits textiles (non démontré également), et d’autre part, le temps écoulé entre les actes préparatoires initiés en 2019 et la première commercialisation en France d’un seul sac UPLA le 22 décembre 2021 (pièce 15.3) – commercialisation isolée – et d’une seconde phase de commercialisation en France à compter du 28 février 2023, soit après la période pertinente ( pièce 15.5). 109. En particulier, les actes préparatoires invoqués par le titulaire, datés de 2019, puis de 2021 (pièces 9 et 10), ne sont pas corroborés par d’autres documents confirmant l’exploitation publique qui en aurait découlé. Il convient à cet égard de relever que le travail entrepris pour mettre en place une stratégie de communication autour de cette marque et pour créer une collection de sac n’est suivi d’aucun document démontrant une communication active auprès du public, la seule communication publique étant intervenue le 29 novembre 2022, date à laquelle le titulaire a indiqué avoir finalisé son site internet. A cet égard, comme vu précédemment (point 81), l’impossibilité d’exploiter immédiatement le site Internet www.upla.fr en raison d’une inaction fautive de l’ancien titulaire ne saurait être retenu dès lors qu’il a acquis les actifs de la société cédante en toute connaissance de cause tel que cela ressort de l’Ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris (pièce 3.1). 110. Enfin, si le titulaire a fourni des documents démontrant l’existence de deux contrats de licence de fabrication et de distribution de sacs, ils ne sont pas suffisants non plus à démonter une volonté de lancer de manière imminente les ventes de produits UPLA. En effet, le contrat conclu le 29 septembre 2022 (pièce 15.2) n’est corroboré par aucun document justifiant de son exécution. Le contrat conclu le 21 juin 2021 (pièce 15.1) a quant à lui été suivi de deux factures émises par son fournisseur à l’attention d’une société licenciée de la marque UPLA. Toutefois, la première facture datée du 16 décembre 2021 et portant sur la commande auprès de son fournisseur de dix sacs et dix écharpes UPLA (pièce 14.2) n’est corroborée par aucune preuve 25

DC23-0029 de vente au public français des produits commandés (voir supra point 86). La seconde facture

est quant à elle datée du 17 février 2023, soit plus d’un an et 8 mois après la conclusion du contrat et hors période pertinente. Du reste, le volume de produits commandés auprès de son fournisseur (cinquante-cinq sacs UPLA – pièces 10.5, 13.1 et 14.1) et le nombre de pièces effectivement vendues au public pertinent (treize sacs – pièce 18.1) sont très faibles compte tenu des produits en cause, et dès lors insuffisants à démontrer une réelle volonté d’exploitation sérieuse. En tout état de cause, les mesures gouvernementales prises en raison de la crise sanitaire ne sauraient venir justifier de la longue période écoulée entre la conclusion de ce contrat et la vente de produits auprès du public puisque ces faits sont datés postérieurement au 3 mai 2021 (date à laquelle ont pris fin les dernières mesures restrictives prises par le gouvernement). 111. Il ne ressort donc pas des éléments transmis par le titulaire de la marque contestée qu’il a effectué de véritables préparatifs suffisamment concrets et engageants en vue de commercialiser des sacs sous la marque UPLA à cette période. 112. Ainsi, au vu des éléments transmis, l’Institut ne peut conclure que le contexte lié à la pandémie du Covid-19 a constitué un obstacle présentant une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de ladite marque. Conclusion 113. Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contesté n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement (cf. point 93), ni justifié de justes motifs de non-exploitation (cf. points 103 et 112), en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque. 114. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 115. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 116. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 8 février 2023 pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement. C- S ur la répartition des frais 117. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 26

DC23-0029 118. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée indique, dans

son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 119. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais de procédure par la partie perdante. 120. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande en déchéance pour l’intégralité des produits visés par celle-ci. 121. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu au maximum des échanges écrits entre les parties. 122. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0029 est justifiée. Article 2 : La société GEORGES RECH INTERNATIONAL est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 1338961 à compter du 8 février 2023 pour tous les produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de la société GEORGES RECH INTERNATIONAL au titre des frais exposés. 27