DC22-0207 Le 02/02/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714- 1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 14 décembre 2022, la société par actions simplifiée BMRP (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0207 contre la marque n° 10/3744162, déposée le 7 juin 2010, ci-dessous reproduite : Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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L’enregistrement de cette marque, dont la SOCIETE D’EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES DE PADIRAC est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2010-43 du 29 octobre 2010 et a été régulièrement renouvelé.

2. La demande porte sur une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; fourchettes et cuillers ; armes blanches ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ;

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bâches de sauvetage ; Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux : boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; Médailles ;

Classe 16 : photographies ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

Classe 21 : peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; aquariums d’appartement ;

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3 Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d’emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage ;

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Classe 28 : appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de tables ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. »

3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple ainsi que par courriers simple et électronique adressés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 10 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de leur réception.

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4 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un autre mandataire rattaché ultérieurement à la notification de la demande, a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, et ce dans les délais impartis.

8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courriers du 5 septembre 2023, à présenter des observations orales, en application de l’article R.716-6, le 13 novembre 2023 à 14h30.

9. L’audition a eu lieu le 13 novembre 2023 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 novembre 2023.

Prétentions du demandeur

11. Dans ses premières observations, le demandeur conteste la suffisance des preuves d’usage fournies par le titulaire de la marque contestée et demande à l’Institut de prononcer la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services visés dans la demande, tout en constatant que la preuve de l’usage sérieux a été rapportée pour les produits et services suivants : « vins ; Education ; formation ; activités sportives ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ».

Il sollicite également que les frais qu’il a exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.

12. Dans ses deuxièmes et dernières observations, le demandeur, tout en réitérant ses arguments et demandes, a notamment fait valoir, s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par le titulaire de la marque contestée, que les produits et services visés par la présente demande sont différents de ceux invoqués par le titulaire de la marque contestée à l’appui de la procédure en contrefaçon, en sorte que la demande en déchéance n’aurait aucune incidence sur la portée de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Il relève également que les nouvelles preuves d’usage apportées par le titulaire de la marque contestée ne sont pas davantage de nature à démontrer l’usage sérieux de la marque pour les produits et services en cause.

13. Dans ses observations orales, le demandeur réitère ses précédents arguments et insiste notamment sur le fait que :

— La demande en déchéance ne porte que sur les produits et services qui n’ont pas été invoqués dans le cadre de l’action en contrefaçon ;

- L’assignation devait lister avec précision les produits et services invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon et pour obtenir la déchéance de la marque GOUFFRE DE PADIRAC pour les produits et services non invoqués, il convenait d’introduire une action devant l’Institut, à défaut de pouvoir justifier d’un intérêt légitime devant le Tribunal judiciaire ;

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- La demande en nullité qu’il a formulée devant le Tribunal judiciaire est basée sur le caractère distinctif et descriptif de la marque contestée tandis que celle formulée devant l’Institut repose sur le défaut d’usage ;

- Les actions en déchéance et en nullité n’ont pas les mêmes effets et quand bien même l’Institut se prononcerait sur la déchéance de la marque contestée, le Tribunal judiciaire de Bordeaux aura quand même à se prononcer sur la validité de la marque en cause pour les produits et services non visés par la demande en déchéance.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

14. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a, notamment, soulevé que :

— Le site accueille près de 500 000 visiteurs par an et cumule près de 24 millions de visiteurs depuis son ouverture ;

- Il exploite le gouffre de Padirac et a mis en œuvre, depuis de nombreuses années, des moyens humains et financiers substantiels pour valoriser ce site ;

- La société PADIRAC PRODUITS DERIVES est une filiale qui a pour objet la « commercialisation d’articles de souvenirs et de tous produits et services relatifs aux activités touristiques, culturelles et évènementielles en lien avec le Gouffre de Padirac » et qui propose des articles de souvenirs sous la marque contestée via son site marchand, au sein de la boutique du site ainsi qu’au sein de l’enceinte du gouffre ;

- Avant l’introduction de la présente demande, il a fait constater des faits de contrefaçon par constat d’huissier du 06 octobre 2022 et a par suite assigné le demandeur devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 12 décembre 2022. Il fournit également des preuves destinées à démontrer l’usage sérieux de sa marque et demande à l’Institut de rejeter la demande en déchéance.

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6 15. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en réitérant ses arguments et apportant de nouvelles pièces, notamment fait valoir que :

— La présente demande en nullité serait irrecevable dans la mesure où elle a été initiée postérieurement à l’action en contrefaçon initiée devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, action dans laquelle la marque contestée est invoquée et qui recouvre les mêmes produits et services que ceux visés par la demande en déchéance ; La présente procédure aura nécessairement des conséquences substantielles sur l’action en contrefaçon présentée devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux ;

- Le demandeur fait preuve d’une attitude abusive en épuisant toutes ses voies de recours pour « éluder sa responsabilité mise en cause, en bonne et due forme, devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux et qui aurait tout aussi bien pu faire l’objet d’une action de nature pénale », ce premier faisant preuve d’une « attitude dilatoire manifeste et délibérée » en évitant de formuler une demande reconventionnelle en déchéance devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.

- En tout état de cause, la marque contestée fait l’objet d’un usage sérieux et continu ; il répond à cet égard aux arguments avancés par le demandeur qui conteste les preuves d’usage. Il demande la possibilité de présenter des observations orales.

Il sollicite également que les frais qu’il a exposés soient mis à la charge du demandeur.

16. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a, tout en réitérant ses arguments et demandes, notamment fait valoir que le demandeur soutient, devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, que la marque contestée n’est pas distinctive et en demande la nullité en sorte qu’il convient de soumettre au même juge les problématiques liées à la nullité de la marque GOUFFRE DE PADIRAC afin d’assurer la bonne administration des procédures.

Il répond également aux arguments du demandeur quant à la suffisance et la pertinence des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

17. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée réitère ses précédents arguments et insiste sur le fait que :

— La présente demande en déchéance serait irrecevable, une action en contrefaçon ayant été antérieurement engagée devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux ;

— En réponse aux arguments du demandeur selon lesquels les deux actions ne porteraient pas sur les mêmes produits et services, la marque contestée est citée dans son intégralité dans l’assignation et qu’en tout état de cause, l’assignation a vocation à être complétée ;

— Les deux actions seraient connexes et que le prononcé d’une décision relative à la validité du titre aurait nécessairement une incidence sur l’action en contrefaçon ;

— Les conclusions signifiées par le demandeur dans le cadre de l’action en contrefaçon portent sur des développements tendant à démontrer le caractère non distinctif et descriptif de la marque ;

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- Pour autant, le demandeur n’a présenté aucune demande reconventionnelle en nullité devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux alors que la logique voudrait que l’ensemble des problématiques relatives à la validité du titre soient tranchées par le même juge ;

— La période pertinente est celle comprise entre le 14 décembre 2017 et le 14 décembre 2022 et commente les pièces qu’il a apportées dans le cadre de la démonstration de l’usage sérieux de la marque contestée.

Le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

— A l’appui de ses premières observations o Annexe 1 à 47 : des factures ; o Annexe 48 : Dossiers de presse 2017-2020 ; o Annexe 49 : Bilans médias et bilans de son activité sur les réseaux sociaux au cours des années 2020, 2021 et 2022 ; o Annexe 50 : Supports publicitaires réalisés et exploités par la Société d’Exploitation Spéléologique de Padirac au cours des années 2020, 2021 et 2022 ; o Annexe 51 : Campagnes réalisées et exploitées par la Société d’Exploitation Spéléologique de Padirac au cours des années 2021 et 2022 ; o Annexe 52 : Supports de communication de la SES de Padirac relatifs aux évènements culturels, éducatifs, de divertissement et de loisir ; o Annexe 53 : Présentation de l’exposition de photographies consacrée à R D durant la saison 2019 ; o Annexe 24 : Documentation relative aux ateliers pédagogiques destinés aux établissements scolaires et des supports éducatifs et culturels élaborés par la Société d’Exploitation Spéléologique de Padirac ; o Annexe 55 : Documentation Etoile Academy / Guide de formation des membres du Gouffre de Padirac ; o Annexe 56 : Extrait K-bis de la Société d’Exploitation Spéléologique de Padirac ; o Annexe 57 : Extrait K-bis de la Société Padirac Produits Dérivés ;

— A l’appui de ses secondes observations : o Annexe 32bis : Impressions écrans du site marchand en ligne à l’adresse https://boutique.gouffre-de-padirac.com ; o Annexe 58 à 62 : Attestation sur le chiffre d’affaires annuel de l’entité Padirac Produits Dérivés – exercices 2018 à 2022 ; o Annexe 63 : Relevé de chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente (exercice 2018 à 2022) par la vente des produits appartenant à la classe 8 accompagné des photographies des produits visés ; o Annexe 64 : Relevé de chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente (exercice 2018 à 2022) par la vente des produits appartenant à la classe 9 accompagné des photographies des produits visés ; o Annexe 65 : Relevé de chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente (exercice 2018 à 2022) par la vente des produits appartenant à la classe 14 accompagné des photographies des produits visés ; o Annexe 66 : Relevé de chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente (exercice 2018 à 2022) par la vente des produits appartenant à la classe 16 accompagné des photographies des produits visés ; o Annexe 67 : Relevé de chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente (exercice 2018 à 2022) par la vente des produits appartenant à la classe 18 accompagné des photographies des produits visés ; o Annexe 68 : Relevé de chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente (exercice 2018 à 2022) par la vente des produits appartenant à la classe 25 accompagné des photographies des produits visés ;

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8 o Annexe 69 : Relevé de chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente (exercice 2018 à 2022) par la vente des produits appartenant à la classe 28 accompagné des photographies des produits visés ; o Annexe 70 : Relevé de chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente (exercice 2018 à 2022) par la vente des produits appartenant à la classe 30 accompagné des photographies des produits visés ; o Annexe 71 : Relevé de chiffres d’affaires réalisés au cours de la période pertinente (exercice 2018 à 2022) par la vente des produits appartenant à la classe 33 accompagné des photographies des produits visés ; o Annexe 72 : Attestation de Madame C M , gérante de la société Studio Halley & Co. ; o Annexe 73 : Notes d’honoraires ; o Annexe 74 : Procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 6 octobre 2022 ; o Annexe 75 : Assignation en contrefaçon de marque devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux ;

— A l’appui de ses dernières observations : o Annexe 76 : Conclusions responsives notifiées le 29 juin 2023 par la société BMRP devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.

II.- DECISION A- Sur la compétence de l’Institut 18. L’article L.716-5 – I 2° du Code de la propriété intellectuelle confère à l’Institut compétence pour traiter : « Les demandes en déchéance fondées sur [l’article] L.714-5… ».

19. L’article L.716-5, en son paragraphe II, dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires :

« 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;

20. L’article R.716-5 du Code précité précise qu’est : « déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5… ».

21. Il ressort de ces dispositions que l’Institut est compétent pour statuer sur la demande en déchéance d’une marque, « sauf lorsqu’une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (…) » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).

22. La notion de connexité peut être définie comme suit : « Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu’elles soient traitées ensemble » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).

23. Le titulaire de la marque contestée soutient que l’action en contrefaçon qu’il a engagée devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 24 octobre 2022, à la suite de mesures de saisies contrefaçon effectuées le 6 octobre 2022, serait connexe à la présente action en déchéance.

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9 Il indique qu’il ressort de l’assignation que la marque GOUFFRE DE PADIRAC, objet de la présente demande en déchéance, est invoquée pour l’intégralité des produits qu’elle vise à l’appui de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre du demandeur.

Il ajoute qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de faire instruire les actions en cours par le même juge, le demandeur ayant, par ailleurs, dans le cadre de ses arguments en réponse à assignation, sans pour autant formuler une demande reconventionnelle, contesté le validité de la marque GOUFFRE DE PADIRAC, faisant ainsi preuve d’une attitude dilatoire manifeste et délibérée.

24. Le demandeur soulève, quant à lui, que l’action en déchéance initiée devant l’Institut est partielle et porte, précisément, sur les produits et services non visés par l’action en contrefaçon.

Il ajoute qu’il ne « saurait valablement être soutenu que l’utilisation du terme « notamment » pour désigner les produits et services visés au soutien de l’action en contrefaçon permettrait de désigner la marque pour l’ensemble de ses produits et services » et que si l’Institut se déclarait incompétent, cela reviendrait à le priver de la possibilité d’agir en déchéance à l’encontre des produits et services qui ne seraient pas visés par l’action en contrefaçon, faute d’intérêt à agir.

Il conclut que les actions en cause ne présentent aucun lien de connexité et que le fait pour l’Institut de se déclarer incompétent en reconnaissant la connexité serait un déni de justice.

25. En l’espèce, il ressort des arguments et pièces communiqués, que le titulaire de la marque contestée a assigné devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 24 octobre 2022, le demandeur, lui reprochant des faits de contrefaçon de la marque GOUFFRE DE PADIRAC n°3744162 (Pièce 75).

Le 14 décembre 2022, le demandeur a introduit devant l’Institut la présente action en déchéance, à l’encontre de la marque GOUFFRE DE PADIRAC n°3744162 pour une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.

Il a ensuite, le 29 juin 2023, présenté des observations en réponse à l’assignation, dans lesquelles il conteste, sans pour autant faire une demande reconventionnelle de nullité, la validité de la marque GOUFFRE DE PADIRAC.

26. Il convient dès lors de souligner que la demande en déchéance formée devant l’Institut porte sur la même marque que celle invoquée à l’appui de l’action en contrefaçon devant le Tribunal de judiciaire de Bordeaux, à savoir la marque verbale GOUFFRE DE PADIRAC n°3744162.

Les actions en cours impliquent également les mêmes parties, à savoir la société BMRP et la SOCIETE D’EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES DE PADIRAC. 27. Par ailleurs, ainsi que le soutient le titulaire de la marque contestée, l’action en contrefaçon porte sur les mêmes produits que ceux visés par la demande en déchéance, la SOCIETE D’EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES DE PADIRAC ayant invoqué sa marque dans son intégralité.

En effet, force est de constater que dans l’assignation, il est indiqué (page 6) que « La Société BMRP commercialise des produits identiques et similaires, dans une qualité médiocre, à ceux visés au libellé de la marque de la requérante que cette dernière commercialise au sein du site du Gouffre du Padirac et sur son site internet », cette marque étant identifiée au point 3 de

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10 l’assignation comme visant « les produits et services relevant des classes 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30 , 32, 33, 35 et 41) (…) ci-après la « Marque » ».

Si certains produits de cette marque sont listés plus précisément au titre de la comparaison des produits et services, force est de constater que ces produits sont précédés de l’adverbe « notamment » qui implique nécessairement une liste non exhaustive, en sorte que l’argument du demandeur à cet égard ne pourra qu’être écartée.

28. Il s’ensuit qu’il existe des liens étroits avec l’action en cours devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux, introduite antérieurement à la présente action en déchéance et toujours pendante, qui justifient que l’Institut se déclare incompétent.

29. Par conséquent, il ressort d’une bonne administration de la justice de constater que la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l’Institut National de la Propriété Industrielle mais de celle du Tribunal judiciaire de Bordeaux et qu’elle doit, de ce fait, être déclarée irrecevable.

B- Sur les autres demandes

30. Dès lors que la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l’Institut, il n’y a lieu d’examiner ni l’abus de droit d’agir soulevé par le titulaire de la marque contestée, ni l’usage sérieux de la marque.

C- Sur la répartition des frais

31. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

32. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020 indique dans son article 2.II. qu’« au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 33. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors que sa demande a été déclarée irrecevable.

34. Le titulaire de la marque contestée a également sollicité que les frais soient mis à la charge du demandeur. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée dans ses observations.

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DC22-0207

11 35. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu au nombre maximum d’échanges écrits entre les parties, chacune représentée par un mandataire, et à la présentation d’observations orales.

36. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1200 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (600 euros) et de la phase orale (100 euros), et au titre des frais de représentation (500 euros).

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC22-0207 est déclarée irrecevable.

Article 2 : La somme de 1200 euros est mise à la charge de la société BMRP au titre des frais exposés.

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