DC22-0192 15 décembre 2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 23 novembre 2022, la société par actions simplifiée ADALYO (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0192 contre la marque n° 1295195, déposée le 7 janvier 1985, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque a été publié au BOPI 1985-23, puis a fait l’objet de plusieurs renouvellements successifs, le dernier en date étant celui du 24 avril 2015, publié au BOPI

2015-17, au nom de la société HYDRA COSMETICS (société par actions simplifiée), alors titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques le 6 mars 2014 sous le n°619823. 2. La demande porte sur la totalité de la marque contestée, laquelle a été enregistrée pour les produits suivants : « Classe 5 : Couches et couches-culottes pour bébés ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été fourni à l’appui de la demande en déchéance, précisant notamment que la société HYDRA COSMETICS (société au nom de laquelle la marque contestée a été en dernier lieu renouvelée) avait été radiée suite à une liquidation judiciaire, et indiquant les coordonnées de son liquidateur judiciaire. 5. Eu égard à ces informations, l’institut a adressé, en date du 7 décembre 2022, à la société HYDRA COSMETICS (alors unique titulaire inscrit de la marque) ainsi qu’au liquidateur judiciaire indiqué dans l’exposé des moyens, un courrier les informant de la demande en déchéance et les invitant à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples envoyés aux adresses respectives connues de l’Institut. 6. Par courrier téléversé le 3 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a informé l’institut que par jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 août 2017, un plan de cession au profit de la société HYDRA BEAUTY & CLEAN avait été arrêté, et que cette dernière avait repris l’ensemble des marques de la société HYDRA COSMETICS. 7. Suite à cette information, l’institut a adressé, en date du 3 janvier 2023, un courrier à cette société HYDRA BEAUTY & CLEAN, l’informant de la demande en déchéance et l’invitant, si elle était bien l’actuel titulaire de la marque contestée, à se rattacher au dossier, à condition toutefois que le transfert de propriété de la marque à son profit ait été préalablement inscrit au Registre national des marques, cette inscription étant nécessaire pour rendre la titularité de ses droits opposable aux tiers. 8. Suite à l’inscription au Registre national des marques du transfert total de propriété de la marque contestée au profit de la société par actions simplifiée HYDRA BEAUTY & CLEAN, la demande de rattachement électronique effectuée par cette dernière a été acceptée par l’Institut, le 13 avril 2023. Par ailleurs, l’inscription de ce transfert de propriété a été portée à la connaissance du demandeur en déchéance par l’Institut, par courrier émis le même jour. 9. Ainsi, par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, reçu le 17 avril 2023, la demande en déchéance a été notifiée à la société HYDRA BEAUTY & CLEAN (le titulaire de la marque contestée). Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. 10. Les 26 et 27 avril 2023, le titulaire de la marque contestée a fourni des pièces. 11. Ces pièces ont été portées à la connaissance du demandeur par l’Institut, par courrier recommandé en date du 3 juillet 2023, reçu le 6 juillet 2023. Ce courrier invitait le demandeur à présenter des observations en réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

12. Le demandeur n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti ; néanmoins, en application des dispositions des articles L. 714-5 et R. 716-6 3° du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque contestée a été à nouveau invité par l’Institut, par courrier émis en date du 23 août 2023 et reçu le 28 août 2023, à produire des pièces propres à établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier. 13. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 28 septembre 2023. Prétentions du demandeur 14. Lors du dépôt de la demande en déchéance, le demandeur a transmis un exposé des moyens affirmant qu’après enquête d’usage il avait constaté que la marque contestée n’était aujourd’hui plus exploitée, et sollicitant que soit prononcée la déchéance totale des droits du titulaire sur cette marque, pour défaut d’usage sérieux de celle-ci. 15. Il n’a pas présenté d’observations en réponse aux pièces produites par le titulaire de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 16. Le titulaire de la marque contestée a fourni des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). II.- DECISION 17. Conformément aux articles L.714-4 et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 18. L’article L.714-5 du code précité précise qu’ « est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 19. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

20 . En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 5, « La demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ». 21. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 22. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

A ppréciation de l’usage sérieux 23. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés à la marque. 24. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des partis de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C40/01). 25. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des précomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 26. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 27. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 1985-23 et a fait l’objet de plusieurs renouvellements successifs, le dernier en date étant celui du 24 avril 2015, publié au BOPI 2015-17. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 23 novembre 2022. 28. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 29. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 23 novembre 2017 au 23 novembre 2022, et ce pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement (cités au point 2). 30. Les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée aux fins de démontrer l’usage de la marque contestée sont les suivantes :

- 3 pièces dénommées « 00000000054 14.11.2018 », « 0000000055 14.11.2018 » et « 0000000648 8.01.2019 », qui contiennent chacune 1 seule facture, émise par la société titulaire de la marque contestée le 14 novembre 2018 (pour les deux premières) et le 8 janvier 2019 (pour la troisième), à destination d’une société TETRA MEDICAL SA, située en France, et dont l’objet est « COUCHES 30 COTOCOUCHE » « 1ER AGE » ou « 2E AGE » ;

- 2 pièces dénommées « ‘ART INVOICE (…) », qui contiennent chacune 1 seule facture datée respectivement des 6 juillet 2022 et 30 septembre 2022, émise par un prestataire dénommé ART PACK à destination de la société titulaire de la marque contestée, pour la

fourniture d’emballages de « COUCHES COTOCOUCHE » (environ 100 000 pièces pour l’une et 50 000 pièces pour l’autre), ainsi que des documents corrélatifs, notamment les accusés de réception des marchandises « chez Hydra » et le bon de commande émis par le titulaire de la marque contestée ;

- Pièce dénommée « COTOCOUCHE 2EME AGE », qui contient l’image suivante : 31. Ainsi, la plupart des documents fournis comportent une date relevant de la période pertinente. 32. Par ailleurs, si la pièce comportant une image ne présente aucune date, elle peut être prise en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve, afin notamment de préciser la nature et la portée de l’usage du signe en cause. 33. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Lieu de l’usage 34. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 35. En l’espèce, les documents produits sont pour la plupart rédigés en langue française et établissent l’existence d’un client situé en France pour des produits facturés sous les termes « COUCHES 30 COTOCOUCHE » « 1ER AGE » ou « 2E AGE », de sorte qu’il peut être considéré que le signe COTOCOUCHE a été utilisé en France. 36. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe COTOCOUCHE en France, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Nature et importance de l’usage 37. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 38. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

39 . En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l’usage du signe contesté à titre de marque 40. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 41. En l’espèce, les pièces relevant de la période pertinente font état d’un usage auprès d’un client du signe COTOCOUCHE sous sa forme verbale pour désigner des produits dénommés « COUCHES 30 COTOCOUCHE » « 1ER AGE » ou « 2E AGE ». Cette forme exclusivement verbale n’apparaît manifestement pas de nature à altérer le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré, dont l’élément distinctif et dominant est la dénomination COTOCOUCHE, le graphisme n’étant qu’un simple agrément de présentation n’en altérant pas la lisibilité. 42. Par ailleurs, la pièce « COTOCOUCHE 2EME AGE » contient une image montrant l’apposition, sur un emballage de couches pour bébés, du signe COTOCOUCHE dans un graphisme très proche de celui de la marque telle qu’enregistrée : Cette forme très légèrement modifiée n’est à l’évidence nullement de nature à altérer le caractère distinctif de la marque. 43. Ainsi, au vu des pièces fournies, il apparaît que le signe COTOCOUCHE a été utilisé à titre de marque pour identifier l’origine commerciale de couches pour bébés, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Sur l’importance de l’usage 44. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs

et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 45. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, § 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). A cet égard,« l’usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-11.999). 46. En l’espèce, si les trois factures émises par le titulaire de la marque contestée permettent d’attester d’un usage public de la marque au cours de la période pertinente, par le titulaire de la marque contestée, sur le territoire français, elles ne sauraient en revanche suffire à justifier d’un usage suffisant pour être qualifié de sérieux. En effet, pour des produits tels que ceux revendiqués au dépôt, qui sont des produits de consommation courante, la fourniture de seulement trois factures relatives à la commercialisation d’environ 6600 sacs de couches, en outre datées des 14 novembre 2018 et 8 janvier 2019, soit sur une très courte partie de la période pertinente (1 mois et demi), est insuffisant pour démontrer un usage de la marque autre que symbolique ou sporadique. 47. Par ailleurs, si les deux pièces dénommées « ‘ART INVOICE (…) » permettent de constater qu’en 2022 la société titulaire de la marque contestée s’est fait livrer un nombre important d’emballages de « COUCHES COTOCOUCHE » (environ 100 000 pièces pour l’une, 50 000 pièces pour l’autre) en juillet et septembre 2022, il n’est pas établi que les produits concernés aient ensuite été effectivement diffusés pendant la courte période écoulée avant le 23 novembre 2022 (fin de la période pertinente) par le titulaire de la marque contestée (ou avec son consentement) auprès du public sur le territoire français, étant à cet égard relevé que cette livraison est postérieure aux trois seules factures transmises (période fin 2018-début 2019) qui ne permettent par conséquent pas de corroborer cette diffusion. 48. Enfin, la pièce comportant une image ne contient quant à elle aucun élément utile pour l’appréciation de l’importance de l’usage de la marque. 49. Dès lors, au regard des seules pièces fournies par le titulaire de la marque contestée dans cette procédure, il ne peut être considéré que la marque en cause ait fait l’objet d’un usage suffisant pour être qualifié de sérieux. 50. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications insuffisantes concernant l’importance de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée, en France, pour les produits visés dans l’enregistrement, par son titulaire ou avec son consentement, au cours de la période pertinente. Usage pour les produits enregistrés 51. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives.

Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’importance de l’usage de sa marque, l’examen de la preuve de l’usage au regard de chacun des produits enregistrés n’apparaît pas nécessaire. 52. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, et ce pour tous les produits visés à l’enregistrement de la marque contestée. Conclusion 53. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux pour aucun des produits visés dans la marque contestée et n’a pas non plus justifié d’un juste motif de non exploitation, de sorte qu’il doit être totalement déchu de ses droits sur cette dernière. 54. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend ainsi effet à la date de la demande, à savoir le 23 novembre 2022. 55. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 23 novembre 2022 pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0192 est justifiée. Article 2 : La société HYDRA BEAUTY & CLEAN est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 1295195 à compter du 23 novembre 2022, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.