OP23-814 30 août 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M^me S M, agissant pour le compte de « SASU SEHER », société en cours de formation, a déposé, le 13 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 / 4920934 portant sur le signe complexe WZ WONDERYZ.

Le 6 m ars 2023, la société WONDERY, Limited Liability Company (Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne WONDERY, déposée le 26 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 18100328, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour l’enregistrement du son ; articles de lunetterie ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; combinaisons de plongée ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; équipements de traitement de données ; étuis à lunettes ;

extincteur s ; fils électriques ; gants de plongée ; instruments et appareils de mesure ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes 3d ; lunettes (optique) ; machines à calculer ; masques de plongée ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits précités de la demande d’enregistrement sur la base des produits suivants de la marque antérieure : « Enregistrements phonographiques et vidéographiques; Programmes et contenu audiovisuel basé sur le web destinés à être diffusés à la radio, sur des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels et des ordinateurs personnels; Appareils pour enregistrement, diffusion, transmission, réception, traitement, production, reproduction, distribution, redistribution, suivi, étiquetage, encodage et décodage de contenu audio et vidéo, images fixes et animées, données et métadonnées, sons; Logiciels destinés au téléchargement vers l’aval, au stockage, au traitement, à la reproduction, à l’organisation, à la distribution et à la redistribution de contenus audio, contenus vidéo, images fixes et animées et données; Logiciels d’applications, y compris logiciels d’applications pour téléphones mobiles, dispositifs électroniques numériques portables et autres dispositifs numériques portables; Logiciels pédagogiques et d’enseignement, appareils et instruments pédagogiques et d’enseignement électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Graphiques informatiques téléchargeables; Enregistrements de musique numérique, contenu audio et vidéo (téléchargeables) à partir de l’internet; Logiciels téléchargeables sous forme d’applications mobiles pour diffusion en flux, téléchargement et écoute de podcasts et autres contenus audio ou audiovisuels; Podcasts audio téléchargeables dans le domaine de l’actualité, de la culture, des affaires courantes, de la politique, des affaires, de la finance et du divertissement; Et enregistrements audio comportant de la musique, des livres de non-fiction, et des documentaires audio ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont également invoqués des services de la marque antérieure, à savoir les services suivants : « Services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements, chapeaux, accessoires, sacs à poignées, tasses, produits de l’imprimerie. Services de transmission électronique de données et de télécommunication ; Services de communications sans fil et Services de communication sur Internet ». Or, si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R. 712- 14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les services précités et les nouvelles comparaisons effectuées ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l’enregis trement du son ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; équipements de traitement de données ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques » apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, l’Institut reprenant pour son compte la motivation présentée par la société opposante à ce sujet. En revanche, les « appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; instruments et appareils de mesure ; machines à calculer » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs servant à mesurer un poids, de dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, de dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance, de dispositifs ayant pour fonction de vérifier le bon fonctionnement d’appareils les plus divers, de dispositifs destinés au science de la forme et des dimensions de la Terre, de dispositifs destinés à l’aide à la navigation, de dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques, de dispositifs de haute précision utilisés dans les domaines des sciences, de dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté, de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume, une durée, une température, une pression, une vitesse, ou une donnée concernant le fonctionnement du corps et de dispositifs pour faciliter et rendre plus fiables des opérations de calculs (addition, soustraction, division, multiplication), ne présentent pas les mêmes nature et objet que les «Appareils pour enregistrement, diffusion, transmission, réception, traitement, production, reproduction, distribution, redistribution, suivi, étiquetage, encodage et décodage de contenu audio et vidéo, images fixes et animées, données et métadonnées" de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, la duplication et la transmission du son ou des images et de dispositifs informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs. Dès lors, les produits en cause n’appartiennent pas nécessairement à la catégorie générale des appareils et des instruments de mesure, contrairement aux assertions de la société opposante. En tout état de cause, il ne saurait suffire, pour déclarer similaires les produits précités, qu’ils permettent « tous d’enregistrer et de traiter une donnée » dès lors que retenir un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits, alors même qu’ils présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement comme c’est le cas en l’espèce. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « caisses enregistreuses ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; mécanismes pour appareils à prépaiement » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des appareils servant à enregistrer les achats d’un client, des dispositifs permettant la détection de corps, visibles ou invisibles, utilisables dans tous types de domaines (sécurité, commerce, armée…), des équipements spécifiquement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes (accidents, irradiations, feu), des dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l’acquittement d’une certaine somme d’argent avant la délivrance du produit ou de la prestation de services correspondants, ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « Appareils pour enregistrement, diffusion, transmission, réception, traitement, production, reproduction, distribution, redistribution, suivi, étiquetage, encodage et

décodage de contenu audio et vidéo, images fixes et animées, données et métadonnées » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Contrairement aux assertions de la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas inclus dans la catégorie générale des produits précités de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ; Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; articles de lunetterie ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; caisses enregistreuses ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; combinaisons de plongée ; détecteurs ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; équipements de traitement de données ; étuis à lunettes ; extincteurs ; fils électriques ; gants de plongée ; instruments et appareils de mesure ; lunettes 3d ; lunettes (optique) ; machines à calculer ; masques de plongée ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; relais électriques ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « Services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements, chapeaux, accessoires, sacs à poignées, tasses, produits de l’imprimerie. Services de transmission électronique de données et de télécommunication ; Services de communications sans fil et Services de communication sur Internet » de la marque antérieure dès lors que ces services n’ont pas été invoqués par l’opposante dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : WONDERY La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux consistant en une dénomination et deux lettres. Ces éléments sont présentés de façon particulière dans un cartouche de couleur sombre. La marque antérieure est pour sa part uniquement composée d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement proche (WONDERYZ en ce qui concerne le signe contesté, WONDERY en ce qui concerne la marque antérieure), de longueur voisine, comportant la même longue séquence d’attaque WONDERY- et les sonorités associées à cette séquence. Ces signes se différencient par la présence des lettres W et Z dans le signe contesté, par la disposition des éléments verbaux de ce signe, ainsi que par ses éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément verbal WONDERYZ, distinctif au regard des produits en cause, apparaît essentiel dans le signe contesté. En effet, en dépit de leur grande taille, les lettres W et Z traversées et coupées par un bandeau sombre comportant l’élément verbal précité seront perçues comme ses lettres d’attaque et finale et contribueront ainsi à le mettre en exergue. Par ailleurs, la disposition des éléments verbaux et la présence d’éléments figuratifs ne font pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination WONDERYZ.

Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté WZ WONDERYZ est donc similaire à la marque verbale antérieure WONDERY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe WZ WONDERYZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils cinématographiques ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; casques de réalité virtuelle ; équipements de traitement de données ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; montres intelligentes ; ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; périphériques d’ordinateurs ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/ 4920934 est partiellement rejetée, pour les produits précités.