OP23-0842 31/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société GAYTECH (société à responsabilité limitée) a déposé le 15 décembre 2022 la demande d’enregistrement n°4921486 portant sur le signe figuratif DC DERMACLINIK CLINIQUE ESTHÉTIQUE EXPERTE EN LASER. Le 6 mars 2023, la société CLINIQUE LABORATORIES, LLC (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination CLINIQUE, déposée le 1er avril 1996, renouvelée, et enregistrée sous le n°000054429, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination CLINIQUE, déposée le 1er avril 1996, renouvelée, et enregistrée sous le n°000054429, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000054429 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000054429 portant sur la dénomination CLINIQUE. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « cosmétiques ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles : Pièces 2 : la marque CLINIQUE se classe entre dans le top 15 des marques de cosmétiques les mieux valorisées dans le monde entre l’année 2018 et 2022 selon le classement BRANDZ ; 3

— Pièces 3 : article du magazine MARIE-CLAIRE : le « mascara volume sur mesure lash power » de CLINIQUE reçoit un prix excellence beauté en 2018 ;

- Pièce 4 : Classement « Brand Keys Customer Loyalty Leaders List 2018 » ;

- Pièce 5 : attestation comptable indiquant notamment des chiffres d’affaire des ventes des produits de la marque CLINIQUE en Europe depuis 2012. Il ressort de ces chiffres que, pour la France, le chiffre d’affaire des ventes réalisé pour l’année 2016 s’élève à 35 millions de dollars et à 11 millions de dollars pour les dépenses publicitaires et marketing ;

- Pièces 6a) b) c) d) et 7 : campagnes publicitaires et notamment dont des extraits de magazines féminins (Elle, Cosmopolitan, Biba, Marie-Claire) de 2006 à 2016 dans lesquels apparaissent des publicités des produits cosmétiques de la marque CLINIQUE ;

- Pièce 9 : Sondage sur la renommée de la marque CLINIQUE réalisé par la société AUDIREP en mai 2016 qui révèle que 2/3 des femmes françaises connaissent la marque CLINIQUE Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure CLINIQUE a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en Europe et notamment sur le marché français pour les produits de « cosmétiques ». Les pièces démontrent notamment que la marque CLINIQUE fait l’objet d’investissements publicitaires importants lesquels sont corroborés par les publicités publiées notamment dans des magazines féminins français de référence. Les pièces démontrent également que la marque CLINIQUE a développé une image positive auprès des consommateurs ce qui ressort notamment des prix décernés aux produits de la marque CLINIQUE. Ainsi, la marque antérieure invoquée CLINIQUE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DERMACLINIK Clinique esthétique experte en laser, ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination CLINIQUE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de 7 éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Force est de constater que les deux signes comportent des dénominations très proches, à savoir CLINIK et CLINIQUE (longueur proche, cinq lettres en commun placées dans le même ordre, prononciation identique). 4

La présence, dans le signe contesté, du sigle DC, du terme DERMA et de l’ensemble verbal CLINIQUE ESTHETIQUE EXPERTE EN LASER, n’est pas pour autant de nature à faire perdre son caractère essentiel au terme CLINIK, dont le caractère distinctif n’est pas contesté par la société déposante ; en effet, le sigle DC qui ne fait que reprendre l’élément verbal développé « DERMACLINIK », et DERMA peut apparaître faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il évoque la peau. Quant à l’expression CLINIQUE ESTHETIQUE EXPERTE EN LASER, elle se rapporte directement à l’élément d’attaque le mettant ainsi en exergue. Par ailleurs, la présence de typographies et couleurs au sein du signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible du terme CLINIK. Enfin, est inopérant l’argument selon lequel l’opposante « n’a manifestement pas jugé nécessaire de former opposition à l’enregistrement de multiples marques incluant le terme CLINIQUE », la société déposante fournissant à cet égard une liste de 7 marques comportant le terme CLINIQUE ou CLINIK (pièce n°4). En effet, la comparaison des signes dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer seulement au regard de la marque antérieure et de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe figuratif contesté DERMACLINIK CLINIQUE ESTHÉTIQUE EXPERTE EN LASER, apparaît similaire, à un faible degré, à la marque antérieure CLINIQUE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure CLINIQUE jouit d’une renommée importante pour les produits cosmétiques. En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi. Cette circonstance n’a pas été contestée par la société déposante. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure CLINIQUE est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; services de salons ;de beauté ; services de salons de 5

c oiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) », lesquels apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux « cosmétiques » de la marque antérieure. En l’espèce, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, d’une certaine similarité des signes, et de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « le signe DERMACLINIK CLINIQUE ESTHÉTIQUE EXPERTE EN LASER dilue la renommée de la marque CLINIQUE en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant l’origine des « cosmétiques » qu’elle couvre auprès du public auquel ils sont destinés. […] La Demande tire également profit du caractère distinctif et de la renommée de<q la Marque CLINIQUE afin d’attirer à elle les consommateurs qui lui sont attachés, bénéficiant ainsi de son image de marque et de son attractivité renommée ». Aussi, et au regard de l’identité et de la proximité des produits en cause et de la renommée de la marque antérieure dans le secteur des cosmétiques, laquelle jouit d’une image positive auprès des consommateurs, il est vraisemblable que les consommateurs associeront les produits suivants : Les « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la société déposante à ceux de la société opposante et transféreront ainsi les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux produits de la demande d’enregistrement contestée. L’usage de la demande d’enregistrement contestée DERMACLINIK CLINIQUE ESTHÉTIQUE EXPERTE EN LASER est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n° 000054429, la demande d’enregistrement contestée DERMACLINIK CLINIQUE ESTHÉTIQUE EXPERTE EN LASER ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits et services suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; 6

par

fums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». B. Sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la marque de l’Union européenne n° 000054429 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, antiperspirants, talc, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions; dentifrices ». Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux « Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, antiperspirants, talc, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions; dentifrices » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les services de «; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à la propreté, à l’embellissement et au bien-être du corps effectuées par les instituts et salons de beauté destinées aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique, sont étroitement liés aux «Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons ; cosmétiques ; produits de soin pour les cheveux y compris les lotions» de la marque antérieure qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, et à sa toilette, et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. 7

E n effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, les seconds sont nécessaires pour la prestation des premiers. À cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la marque CLINIQUE n’a nullement inclus les services de la classe 44 dans le cadre de son enregistrement et, à l’évidence, ne saurait, par son seul terme générique et du fait qu’elle vise les produits de la classe 3, priver tout autre déposant de la possibilité de pouvoir déposer une marque – ne présentant pas la moindre similarité avec la précédente» ; en effet, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l’identité ou la similarité des produits et services dès lors que la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux conditions d’exploitation des signes (« les produits et services liés à la marque contestée ne seront pas proposés à la vente dans les mêmes points de vente que ceux de la marque « CLINIQUE »- en effet, alors que les produits de cette dernière marque sont uniquement commercialisés en parfumerie, les produits de la marque contestée seront eux exclusivement proposés à la vente dans les centres/ salons de soins esthétiques franchisés DERMACLINIK, lesquels seront tous dotés d’une expertise en matière de soins esthétiques par voie de technologie laser ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Ainsi, les services précités de la demande contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure. En conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ces derniers Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure CLINIQUE acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine des cosmétiques, laquelle a été démontrée précédemment. Ainsi, malgré la faible similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion entre les signes en raison de l’identité des produits en cause relevant tous du secteur des cosmétiques ainsi que de la notoriété de la marque antérieure dans ce secteur. 8

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 9