OPP 23-0865 22/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société LVMH FRAGRANCE BRANDS (société par actions simplifiée), a déposé, le 5 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 925 995 portant sur le signe verbal FANTASQUE. Le 10 mars 2023, la société PARFUMS TED LAPIDUS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal FANTASME, déposée le 17 février 1988, enregistrée sous le n° 1 451 118 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. L’opposant a également été invité à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Selon l’article R 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse […]. Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». A cet égard, l’article L 712-5-1 du Code susvisé prévoit que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir […] 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ». En outre, l’article L 712-5-1 in fine du Code précité précise qu’« Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Ainsi, conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L 714-5 du Code susvisé précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure française n° 1 451 118, FANTASME, a fait l’objet d’un usage sérieux. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 10 août 2023. La société opposante a fourni les pièces en cause le 27 juillet 2023, soit dans le délai requis. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 5 janvier 2023. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque française sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 5 janvier 2018 au 5 janvier 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Produits de parfumerie, notamment: parfums et eau de toilette ». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a fourni les pièces suivantes :

- Pièce 1 : Factures 2018 ; - Pièce 2 : Factures 2019 ; - Pièce 3 : Factures 2020 ; - Pièce 4 : Factures 2021 ; - Pièce 5 : Factures 2022 ;

- Pièce 6 : Factures 2023 ; - Pièce 7 : Extrait de la liste des tarifs du Groupe Bogart 2018 ;

- Pièce 8 : Extrait de la liste des tarifs du Groupe Bogart 2019 ; - Pièce 9 : Extrait de la liste des tarifs du Groupe Bogart 2020 ; - Pièce 10 : Extrait de la liste des tarifs du Groupe Bogart 2021 ;

- Pièce 11 : Extrait de la liste des tarifs du Groupe Bogart 2022 ; - Pièce 12 : Extrait de la liste des tarifs du Groupe Bogart 2023 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- Pièce 13 : Présentation du parfum Fantasme lancé en 1992 ; - Pièce 14 : Présentation à la vente des produits FANTASME en rayon dans des boutiques à travers la France ; - Pièce 15 : Présentation à la vente des produits FANTASME sur des plateformes de vente en ligne à destination du public français ;

- Annexe A : FANTASME – Liste des factures émises de 2018 à 2022 ;

- Annexe B : FANTASME – Factures émises de 2018 à 2022. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces fournies par la société opposante ainsi que de son argumentaire, que la marque antérieure FANTASME a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivants : « parfums et eau de toilette », en France, entre le 5 janvier 2018 et le 5 janvier 2023. A cet égard, la société déposante estime que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure FANTASME « n’est pas rapportée ». Toutefois, elle fonde cette conclusion sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Or, il convient de rappeler que lors de l’appréciation de l’usage, les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, c’est-à-dire que chaque pièce, ainsi que les indications ou informations qui en ressortent, doivent être mises en relation entre elles. Ainsi, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut néanmoins indiquer l’existence d’un usage sérieux. En l’espèce, si la société opposante a fourni des éléments de preuve parmi lesquels certains ne comprennent pas tous les éléments pertinents, il ressort clairement de l’ensemble des documents apportés, mis en relation les uns avec les autres, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux. Sur la période pertinente La société opposante est tenue de prouver que la marque française sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande contestée, soit du 5 janvier 2018 au 5 janvier 2023. En l’espèce, force est de constater que la plupart des éléments de preuve produits par la société opposante, à savoir notamment les nombreuses factures (pièces 1 à 5, annexe B) ainsi que les extraits de la liste des tarifs du Groupe Bogart (pièces 7 à 12), comprennent une date comprise dans la période précitée. En outre, si, comme le soulève la société déposante, certaines pièces « sont datées hors période de référence ou ne comprennent pas de date certaine », notamment les factures datées de 2023 (pièce 6) ainsi que les présentations de produits FANTASME commercialisés dans des boutiques et sur des plateformes de vente en ligne (pièces 14 et 15), ces dernières peuvent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve compris dans la période de référence. En effet, des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente. Il en va de même des pièces produites ne contenant pas d’indication de la date de l’usage, qui peuvent néanmoins, dans le cadre d’une appréciation globale, être pertinentes et prises en considération en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). En l’espèce, il apparaît que ces factures, datées de 2023, de même que la présentation des produits FANTASME sur des plateformes de vente en ligne, s’insèrent dans une continuité de l’usage de la marque antérieure, lequel est corroboré par des factures et les extraits de tarifs du parfum émis pendant la période pertinente. Par ailleurs, la pièce 14, qui consiste en des photographies au sein de boutiques, met en avant des produits de parfumerie sur lesquels est apposé le signe FANTASME et apporte des informations quant à la nature de l’usage de la marque antérieure. Ainsi, appréciée globalement avec les autres pièces, elle constitue un élément corroborant un usage de la marque antérieure, en lien avec les produits concernés. Enfin, il en va de même des pièces datées antérieurement à la période pertinente, notamment la pièce 13, comme relevé par la société déposante, dès lors que cette pièce, relative à la présentation du parfum FANTASME lancé en 1992, apporte des informations quant à l’histoire et au lancement du produit, de sorte qu’elle constitue ainsi un élément probant indirect, qui, mis en relation avec les autres pièces et notamment celles datées pendant la période pertinente, participe à démontrer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de cette période. Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces que la marque antérieure FANTASME a été utilisée pendant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La société opposante est tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans le pays dans lequel elle est protégée, à savoir la France. En l’espèce, il ressort des pièces fournies, et notamment des factures, que la marque antérieure FANTASME a été exploitée en France. En effet, ces documents mettent en avant la vente de produits FANTASME destinés à divers clients situés sur le territoire français. A cet égard, la société déposante soutient qu’il « n’est pas possible de déterminer objectivement et précisément les lieux d’usage des pièces 13 à 15 (soit parce-que aucune indication ne figure sur les documents, soit parce-que des indications ont été ajoutées manuellement, sans qu’il soit possible de les vérifier) » . Toutefois, bien que sur certains documents, les indications quant au lieu aient été ajoutées par l’opposant et outre le fait qu’il ressort pour certaines de ces pièces d’autres éléments permettant d’apporter ou corroborer des informations quant au lieu de l’usage (à titre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

d’exemples, panneau d’orientation routière « Toulouse » en arrière-plan d’une photographie (pièce 14), numéro d’un service client français ou la mention « #EcommerceFrance » sur les extraits de plateformes de vente en ligne (pièce 15)), d’autres pièces communiquées, à savoir les factures et les extraits de tarifs, qui concernent directement le territoire français, suffisent à justifier d’un usage de la marque antérieure en France. De plus, si la société déposante soulève que « parmi les nouvelles factures apportées par la partie adverse dans ses observations en réponse, une partie concerne Monaco, et ne visent donc pas le territoire de référence », force est de constater qu’indépendamment du fait qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] : L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation » (article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle), la majorité des factures apportées portent sur des clients directement situés en France. Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces que la marque antérieure FANTASME est utilisée en France. Sur la nature de l’usage Sur l’usage à titre de marque L’usage sérieux impose que le signe soit utilisé en tant que marque conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. A cet égard, étant donné que la marque a notamment pour fonction d’établir un lien entre les produits et services et la personne qui les commercialise, la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés. En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’opposante que le signe FANTASME est apposé directement sur des produits de parfumerie et plus précisément sur une eau de toilette, de sorte qu’il est utilisé de manière à garantir l’identité d’origine des produits. De plus, le signe FANTASME est également cité, au sein des factures et extraits de tarifs communiqués en tant que référence pour désigner le produit concerné. A cet égard, la société déposante soutient que « parmi les preuves datées dans la période de référence, aucune n’est issue d’une source externe » et que « l’Opposante n’a été en mesure de fournir aucune preuve d’usage provenant de sources plus fiables et extérieures à son entreprises, telles que des publicités dans des revues », de sorte qu’une « valeur probante plus faible doit être accordée aux preuves d’usage qui ont uniquement une provenance interne à une société, dans la mesure où les données mentionnées ne peuvent pas être vérifiées objectivement, voire peuvent être altérées ». Toutefois, outre le fait que rien ne permet de remettre en cause la véracité et la fiabilité des informations contenues tant dans les factures que dans les extraits de tarifs fournis, les données globales qui ressortent de l’ensemble des pièces apparaissent cohérentes (à titre d’exemple, une cohérence ressort entre les indications des tarifs des produits et les montants hors taxes indiqués dans les factures). Ainsi, il apparaît que les usages précédemment Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

mentionnés (apposition sur les produits, référence pour désigner les produits) sont suffisants pour établir un lien entre l’usage de la marque et les produits concernés. De même, le fait que certaines pièces produites, notamment les factures, émanent de la société opposante n’a pas pour effet de remettre en cause que la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur. En effet, l’usage doit être public en ce sens qu’il doit être externe et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits ou des services. Ainsi, la marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente. L’usage dirigé vers l’extérieur ne signifie pas qu’il s’agit nécessairement d’un usage orienté vers les consommateurs finaux. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces apportées, notamment des factures, extraits de tarifs, captures d’écran des plateformes de vente et photographies des points de vente, une commercialisation effective des produits sur lesquels est apposé ou associé le signe FANTASME, de sorte qu’il apparaît que l’usage de la marque antérieure s’est opéré publiquement et vers l’extérieur pendant la période pertinente et non pas uniquement au sein de la société titulaire de la marque. Ainsi, ces pièces démontrent effectivement un usage du signe FANTASME à titre de marque, en ce qu’il permet, tant d’identifier le produit et son origine commerciale, que de le distinguer de ceux des autres entreprises, dans la vie des affaires. Sur l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif Lors de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque, il convient de tenir compte du fait que les marques sont utilisées dans un contexte commercial. A cet égard, la société déposante soulève que « certaines factures renvoient à la marque « LOVELY FANTASME » » et que « l’ajout du terme « LOVELY » en accroche est de nature à altérer le caractère distinctif de la marque « FANTASME » telle que déposée », puisque « le signe

« fantasme » pris isolément est faiblement distinctif, s’agissant d’un terme du langage courant désignant une représentation de désirs » et que « L’ajout du terme « lovely » […] change sa signification en venant spécifier le type de fantasme concerné (un fantasme « charmant

»,

« joli ») ». Toutefois, force est constater que le signe FANTASME est utilisé seul sur la plupart des factures ou, sur d’autres pièces, selon une présentation stylisée qui n’altère nullement son caractère distinctif. Par ailleurs, il convient de relever que dans le cas où une marque possède un caractère distinctif moyen, l’ajout d’un élément non distinctif ou faiblement distinctif (qu’il s’agisse d’un élément verbal ou figuratif, y compris une stylisation ou une couleur) n’altère pas le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, que ces éléments soient dominants ou non sur le plan visuel. A cet égard, outre le fait que les pièces communiquées mettent en avant l’usage du signe FANTASME, tel que précédemment relevé et que la forme « LOVELY FANTASME » est peu présente au sein de celles-ci, le terme LOVELY, qui peut être compris comme signifiant « adorable » ou « joli », apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits de parfumerie, en ce qu’il en désigne la qualité, de sorte que l’usage du signe FANTASME accompagné de ce terme ne constitue pas un usage de nature à en altérer le caractère distinctif. Ainsi, la marque antérieure FANTASME apparaît, dans les documents fournis, comme étant utilisée dans sa forme enregistrée ou sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif. Sur l’usage en lien avec les produits servant de base à l’opposition La marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. A cet égard, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée aux fins de l’examen de l’opposition que pour cette partie des produits ou services. La preuve de l’usage sérieux doit donc porter sur l’ensemble des produits et services enregistrés sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels le titulaire de la demande contestée a présenté une demande de preuve de l’usage. Les documents fournis doivent ainsi permettre de caractériser un usage sérieux de la marque antérieure au regard de ces produits et services visés. En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies que le signe FANTASME est exploité pour les produits suivants : « parfums et eau de toilette ». A cet égard, la société déposante soulève que « si certaines factures mentionnent bien le terme « FANTASME », aucun lien n’est clairement établi par l’Opposante entre ces mentions et les produits commercialisés sur le marché » et que « la référence « FANTASME » apposée sur les factures pourrait renvoyer à d’autres produits que des produits de parfumerie ». Toutefois, les produits concernés sont désignés dans les factures correspondantes par la mention « EDT 100 ML VAPO FANTASME », pouvant être aisément comprise comme signifiant « eau de toilette » (ayant pour initiales EDT), d’un volume de 100 mL, sous forme de vaporisateur, ce qui, par ailleurs, coïncide avec les photographies et captures d’écran de plateformes de vente apportées par la société opposante (pièces 14 et 15), ces dernières faisant état d’un produit de parfumerie de type « eau de toilette », de contenance de 100 mL, sous forme de « vaporisateur » et sur lequel est apposé le signe FANTASME. Il en va de même des extraits de tarifs communiqués par la société opposante (pièces 7 à 12) désignant les produits concernés par les mentions « EDT VAPORISATEUR » ou « EDT 100ML » qui, appréciées en relation avec l’ensemble des autres documents, peuvent être Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

comprises comme signifiant « eau de toilette », sous forme de vaporisateur, de contenance de 100 mL. Enfin, en ce qui concerne les chiffres apportés par la société opposante et « revendiqués pour ce produit », ces derniers peuvent être appréciés en relation avec les factures produites, et notamment avec les montants hors taxes associés au produit mentionné avec la référence « EDT 100 ML VAPO FANTASME » et desquels sont déduits les remises indiquées. En conséquence, l’ensemble des pièces permet effectivement d’identifier un usage de la marque antérieure FANTASME, en lien avec les produits suivants : « parfums et eau de toilette ». Sur l’importance de l’usage En ce qui concerne l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). A cet égard, la société déposante soutient que « les preuves transmises ne suffisent pas à établir un usage sérieux de la marque litigieuse dans la mesure où elles ne démontrent pas la commercialisation des produits ou que la quantité de cet usage se révèle suffisant. La majorité des documents fournis par l’opposante ne donne pas d’indication suffisante sur le volume commercial et la fréquence des usages de la marque » et que « La faible quantité de factures ne permet donc pas d’établir un usage sérieux ». Toutefois, en l’espèce, les pièces produites par la société opposante permettent de démontrer un usage suffisant de la marque antérieure FANTASME pour des : « parfums et eau de toilette ». En effet, il ressort de l’ensemble des pièces produites, un usage constant et régulier de la marque antérieure FANTASME dans le temps et qui n’est pas seulement occasionnel. Cette durée de l’usage et cette régularité est d’autant plus constatable au regard du volume de factures et des extraits de tarifs fournis, entre 2018 et 2023, pendant la période pertinente. A ce titre, la société déposante soutient que l’usage de la marque antérieure constitue un « usage symbolique » au motif que les chiffres avancés par la société opposante « sont relativement anecdotiques, dans la mesure où ils renvoient à la vente de quelques centaines de flacons de parfum par année » et que « sur le marché de la parfumerie, de tels montants pourraient être qualifiés de symboliques » en sachant que « des études démontrent qu’il se vend en France plus de 150 000 flacons de parfums par jour ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il convient effectivement de toujours prendre en considération les caractéristiques du marché concerné (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51). En l’espèce, les chiffres avancés par la société opposante ainsi que le volume des ventes qui ressortent des factures doivent ainsi être appréciés en considération du marché concerné. A cet égard, si « 150 000 flacons de parfums par jour » sont vendus comme le soulève la société déposante, force est toutefois de constater que le marché de la parfumerie se caractérise par sa compétitivité, voire une certaine saturation ainsi que par l’importante quantité d’opérateurs économiques exerçant dans ce secteur, chacun de ces derniers proposant, par ailleurs, le plus souvent, diverses gammes de parfums. Ainsi, le volume de vente ressortant des pièces apportées par la société opposante pour un seul produit (à savoir, une eau de toilette FANTASME de 100 mL) apparaît suffisant au regard de ces circonstances, et compte tenu du fait que le chiffre énoncé par la société déposante doit être, d’une part, apprécié par rapport aux spécificités du marché concerné et, d’autre part, rapporté à la quantité, tant d’opérateurs présents dans le secteur que de déclinaisons de produits de parfumerie proposées par chacun d’entre eux. Enfin, en ce qui concerne les chiffres apportés par la société opposante, et notamment ceux qui ressortent du tableau fourni en annexe A (« Liste des factures émises de 2018 à 2022 »), la société déposante soulève « des incohérences entre les montants annoncés sur les listings fournis et les montants annoncés dans les factures jointes par la partie adverse ». Elle illustre son argument en indiquant notamment, qu’à titre d’exemple, « un montant HT de 224,10 EUR indiqué dans le listing pour la facture FLF180015 contre un montant de 249 EUR HT reporté sur cette facture », de sorte qu’elle émet « un doute sur la valeur probante des chiffres avancés, qui ne peuvent pas être vérifiés de manière objective ». Toutefois, outre le fait que la majorité des montants énoncés dans cette liste peuvent être vérifiés au sein des factures émises (pour la facture FLF180015, le montant HT de 224,10€ inscrit dans la liste correspond au montant de 249€ HT, moins la remise de « 10% » indiquée dans la facture), les factures, en tant que telles, permettent d’apporter aussi bien des données chiffrées que des indications quant à la fréquence de l’usage, et ce indépendamment d’un listing correspondant. De plus, l’importance de l’usage doit être appréciée en tenant compte du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage mais également de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes. Ainsi, au regard de ces données chiffrées analysées en relation avec la durée et la fréquence de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il apparaît que les éléments susvisés permettent d’établir que l’usage du signe FANTASME ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les « parfums et eau de toilette » En conséquence, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par le titulaire au cours de la période pertinente. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur l’absence de juste motif pour non-usage La société déposante soulève que « la partie adverse évoque rapidement dans son argumentaire la période de pandémie » mais qu’ « elle n’apporte néanmoins absolument aucune justification pour expliciter en quoi cette période pourrait constituer pour elle un motif valable justifiant l’absence d’usage sérieux de sa marque ». A cet égard, l’usage sérieux de la marque antérieure FANTASME ayant été démontré, il n’y a pas de lieu d’examiner l’existence de justes motifs pour son non-usage. En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que la marque antérieure FANTASME a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivants : « parfums et eau de toilette » et est donc réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; parfums sous forme solide ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure, à prendre en considération, sont les suivants : « parfums et eau de toilette ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Les « Parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; parfums sous forme solide » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux « parfums et eau de toilette » de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FANTASQUE. La marque antérieure porte sur le signe verbal FANTASME. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations FANTASQUE du signe contesté et FANTASME de la marque antérieure présentent une longueur très proche, à savoir respectivement neuf et huit lettres, dont sept identiques formant la longue séquence commune FANTAS/E, ce qui leur confère des ressemblances visuelles prépondérantes. Phonétiquement, les signes se prononceront pareillement en deux temps et possèdent les mêmes sonorités d’attaque et centrale [fantas-], ce qui leur confère d’importantes ressemblances phonétiques. En outre, la différence tenant à la substitution de la lettre M de la marque antérieure par les lettres QU du signe contesté n’est pas de nature à supplanter les fortes similitudes visuelles et phonétiques résultant de la longue séquence commune FANTAS/E. En effet, si « la séquence « QU » se traduit par une séquence de lettres aux angles doux et arrondis, tandis que la lettre « M » présente des angles pointus » et « la prononciation de la séquence « SQUE » est beaucoup plus abrupte et forte », comme le soulève la société déposante, cette circonstance présente toutefois un impact visuel et phonétique limité dès lors que ces lettres s’insèrent en fin de dénominations longues, dont sept lettres demeurent identiques et desquelles il découle une forte similitude tant visuelle que phonétique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

De même, si la « lettre finale [E] est muette au sein de deux signes » comme l’indique la société déposante, il n’en demeure pas moins que les signes restent dominés par les mêmes sonorités d’attaque et centrale [fantas-] qui marqueront l’attention du consommateur. Par ailleurs, comme l’invoque l’opposante, le terme FANTASQUE qui signifie « Bizarre, extraordinaire, plein de fantaisie, d’originalité » (selon le dictionnaire Larousse) et le terme FANTASME qui désigne « une idée, représentation imaginaire suggérée par l’inconscient » (selon le Petit Robert) « […] présentent une certaine proximité sur le plan conceptuel […] » en ce que tous deux « se réfère[ent] à l’imaginaire », à la fantaisie, à la liberté. Ainsi, bien qu’ils possèdent chacun une signification propre et « que le signe antérieur renvoie à un nom tandis que le signe contesté désigne un adjectif », comme le relève la déposante, les deux signes sont susceptibles de présenter pour le public une certaine similarité conceptuelle. Ainsi, compte tenu de leurs nombreuses ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, les deux signes apparaissent similaires. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Si la société déposante n’entend pas remettre en cause le caractère distinctif de la marque antérieure, dont l’examen de validité ne saurait, en tout état de cause, relever de la présente procédure d’opposition, elle qualifie toutefois son degré de distinctivité de faible. Pour justifier sa position, elle soutient que « le terme « FANTASME » […] évoque directement un terme courant de la langue française, renvoyant à une représentation imaginaire traduisant des désirs plus ou moins conscients », de sorte qu’ « il ne s’agit donc pas d’un terme complètement arbitraire, qui revêtirait de ce fait un caractère distinctif élevé » et qu’ « au contraire, ce signe pourra être perçu par le public comme une simple référence aux produits de parfumerie revendiqués, dont l’odeur serait propice aux désirs, aux fantasmes ». A cet égard, il convient de relever qu’un élément peut posséder un caractère distinctif faible s’il fait référence aux caractéristiques des produits et services, sans être toutefois exclusivement descriptif. En l’espèce, il apparaît que le terme FANTASME, qui s’entend d’une représentation imaginaire traduisant des désirs plus ou moins conscients, ne fait pas allusion aux caractéristiques des produits de parfumerie. A cet égard, le lien entre les produits invoqués et le terme FANTASME avancé par la société déposante selon lequel « l’odeur [des parfums] serait propice aux désirs, aux fantasmes » résulte manifestement d’une interprétation qui échappera aux consommateurs. Ainsi, la marque antérieure, qui ne présente pas de signification ou d’évocation particulière en lien avec les produits invoqués, doit être considérée comme présentant un caractère distinctif normal. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FANTASQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale FANTASME. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI