23-0841 13/03/2025 DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MED N SKIN a déposé le 12 décembre 2022, la demande d’enregistrement n°4920598 portant sur le signe verbal BEIGE CLINIQUE.

Le 12 juin 2023, la société CLINIQUE LABORATORIES, LLC, société régie par les lois de l’Etat du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination CLINIQUE, déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°000054429, sur le fondement de l’atteinte à la renommée (A) ;

Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

- la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination CLINIQUE, déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°000054429, sur le fondement du risque de confusion (B) ;

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Suite à deux demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant huit mois, puis a repris.

Puis la procédure a été de nouveau suspendue suite à une action en déchéance engagée contre la marque CLINIQUE n°000054429 devant l’EUIPO. Cette action en déchéance ayant été retirée, la procédure d’opposition a repris.

II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage sérieux des droits antérieurs Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

En l’espèce, dans l’acte d’opposition, la société opposante a revendiqué les produits suivants à l’appui de son opposition :

- Pour la marque de renommée CLINIQUE n°000054429 : « cosmétiques » ;

— Pour la marque antérieure CLINIQUE n°000054429 : « Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, antiperspirants, talc, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions; dentifrices.».

La date de dépôt de la demande contestée est le 12 décembre 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 12 décembre 2017 au 12 décembre 2022 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits précités.

La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne.

A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni une attestation justifiant notamment le chiffre d’affaires pour les produits concernés sur le territoire de l’Union européenne sur une période al ant de 2017 à 2020, la présence en ligne et la liste de points de vente dans lesquels ses produits CLINIQUE sont disponibles en Europe, ainsi que les investissements publicitaires dans plusieurs pays européens de 2017 à 2020, dont notamment la France.

La société opposante fait également référence aux documents fournis pour démontrer la renommée de la marque antérieure « … en particulier les pièces démontrant les nombreux investissements commerciaux et publicitaires: Pièces No. 1, 2, 3, 4, 31, 18, 5 ».

El e fournit également des copies d’écran du site internet clinique pour la période 2017-2023, issues de Waybackmachine, ainsi que des extraits des réseaux sociaux portant sur cette même période.

La société opposante apporte également des copies de sites internet français faisant état d’avis et de tests concernant les produits de maquil age et de démaquil ant Clinique.

Il ressort d’une analyse globale des pièces fournies que la société opposante a démontré l’usage sérieux des marques antérieures pour l’ensemble des produits suivants :

— Pour la marque de renommée CLINIQUE n°000054429 « cosmétiques » ;

- Pour la marque antérieure CLINIQUE n°000054429 « Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, cosmétiques ».

En revanche, les documents fournis ne permettent pas de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits invoqués à l’appui de l’opposition, ces documents apparaissant dépourvus de toute référence aux produits suivants : « parfumerie, huiles essentielles, antiperspirants, talc, produits de soin pour les cheveux y compris les lotions; dentifrices ».

En conséquence, les marques antérieures sont réputées enregistrées dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants « Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, cosmétiques ».

B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.

Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à écarter l’atteinte.

En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000054429 portant sur la dénomination CLINIQUE.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « cosmétiques », produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente procédure.

A cet égard, la société opposante indique que la marque CLINIQUE « est une marque ancienne qui a bâti sa renommée en proposant notamment des cosmétiques de qualité » étant devenue aujourd’hui «l’un des acteurs incontournables du secteur des cosmétiques ».

La société opposante précise être « présente dans plus de 130 pays », lui permettant d’avoir un « chiffre d’affaires (…) impressionnant ». El e indique également qu’el e est toujours classée parmi les dix premières marques de référence en matière de cosmétiques depuis 2017, sa renommée ayant d’ail eurs été reconnue par le « Prix d’Excellente et de la Beauté » en 2018.

El e ajoute par ail eurs réalisé de nombreuses dépenses conséquentes en matière de publicité, et s’appuie notamment sur le chiffre d’affaire de la marque, les parts de marché détenus en France ainsi que son développement à l’échel e de l’Europe.

La société opposante poursuit en indiquant que « Le caractère renommée de la Marque CLINIQUE au sein de l’Union européenne a été récemment reconnu par l’Office espagnol des Brevets et des Marques le 8 octobre 2018 », de même que « Des décisions rendues (…) ont également reconnu, (…) que la Marque CLINIQUE est une marque renommée pour les produits qu’elle désigne en classe 3 ».

Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a notamment fourni les pièces suivantes :

 Pièces 1 et 2 : la marque CLINIQUE se classe entre la 6 et 8ème place des marques de cosmétiques les mieux valorisées dans le monde entre l’année 2016 et 2019 selon le classement BRANDZ ;

 Pièce 3 : article du magazine MARIE-CLAIRE portant sur le « mascara volume sur mesure lash power » de CLINIQUE, ayant reçu un prix excel ence beauté en 2018 ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

 Pièce 4 : classement « Brand Keys Customer Loyalty Leaders List 2018 » indiquant que la marque CLINIQUE apparaît à la 98ème place en 2017 et à la 92ème place en 2018 des marques mondiales dans le classement de fidélisation de clientèle ;

 Pièce 5 : déclaration sur l’honneur du conseil en propriété intel ectuel e de la société opposante affirmant que cette dernière a réalisé, en 2016, 35 mil ions de dol ars de ventes nettes en France, 175 mil ions de dol ars au Royaume Uni et 50 mil ions de dol ars en Al emagne ;

 Pièces 6a, 6b, 6c et 6d : publicités pour les produits de la marque CLINIQUE publiées dans les magazines ELLE, BIBA, MARIE-CLAIRE et COSMOPOLITAN ;

 Pièce 7 : campagnes publicitaires de la marque CLINIQUE réalisées par la société JCDECAUX en France en 2017 et 2018 ;

 Pièce 8 : Points de vente CLINIQUE en Italie en 2017 et 2018 ;

 Pièce 9 : sondage sur la renommée de la marque CLINIQUE réalisé par la société AUDIREP en mai 2016 qui révèle que 2/3 des femmes françaises connaissent la marque CLINIQUE ;

 Pièce 10 : décision du 8 octobre 2018 de l’Office espagnol des Brevets et des Marques, accompagnée de sa traduction libre, reconnaissant la notoriété de la marque CLINIQUE ;

 Pièces 11 à 15 : des décisions rendues par le Tribunal de l’Union Européenne et par la Cour de Justice de l’Union Européenne reconnaissant que la marque CLINIQUE est une marque renommée pour les produits qu’el e désigne en classe 3 (arrêts du Tribunal du 13 mai 2015, affaire T-363/12 et du 13 mai 2015, affaire T-363/13 ; décisions de l’OHMI du 29 avril 2013, du 19 mai 2014 et du 22 février 2010 et leurs traductions libres partiel es) ;

 Pièce 38 : un article de presse du 29 mai 2012 issu du site Internet www.businesswire.com intitulé : « Clinique déclarée marque « la plus prometteuse » du rapport sur les 100 marques mondiales les plus profitables du palmarès 2012 BrandZ™ », au sein duquel il est notamment indiqué que : « La société Clinique, chef de file mondial du secteur de la beauté, s’est hissée parmi les dix plus grandes marques mondiales dans la catégorie des marques « les plus prometteuses » du rapport sur le palmarès BrandZ™ des 100 marques mondiales les plus profitables » ;

 Pièce 39 : un article issu du site Internet www.rankingthebrands.com, accompagné de sa traduction libre partiel e, mettant en avant le classement de la société CLINIQUE de 2008 à 2020 ;

 Pièce 60 : la liste des points de vente à Paris et région parisienne des produits cosmétiques de la marque CLINIQUE qui révèle plus de 200 lieux de commercialisation desdits produits en France.

Il ressort des pièces susmentionnées que la marque antérieure CLINIQUE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour des produits cosmétiques.

En particulier, la place dans le top 10 dans les classements sur les marques de cosmétiques les mieux valorisées (pièces 1 et 2), les ventes nettes réalisées en mil ions d’euros sur le territoire de l’Union Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

européenne (pièce 5) ou encore la connaissance de la marque par le public féminin français (pièce 9), constituent autant de circonstances permettant d’établir que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public.

En effet, les nombreuses références dans la presse à la marque CLINIQUE, ainsi que son développement au niveau européen et international, constituent autant de circonstances qui établissent sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du grand public.

Ainsi, la marque antérieure invoquée CLINIQUE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les « cosmétiques ».

En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits précités.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEIGE CLINIQUE reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : CLINIQUE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.

Les signes en cause ont, visuel ement, phonétiquement et conceptuel ement en commun le terme CLINIQUE, élément final du signe contesté et constitutif de la marque antérieure.

Ils diffèrent par la présence du terme BEIGE au sein du signe contesté.

Toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure du fait de sa renommée pour désigner des cosmétiques, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif.

Dès lors, malgré la présence du terme BEIGE au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné des produits et services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à associer le signe contesté à cel e-ci en lui attribuant la même origine économique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des produits et services précités de la demande d’enregistrement.

En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté BEIGE CLINIQUE apparaît faiblement similaire à la marque antérieure CLINIQUE.

Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public

Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.

Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.

En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure CLINIQUE est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ; compléments alimentaires ; Gestion administrative de plateaux techniques de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique ; services de programmation de rendez-vous (travaux de bureau) ; gestion des affaires commerciales dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; assistance en gestion de franchise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; administration commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; administration d’affaires commerciales de franchises ; aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; promotion commerciale des intérêts des professionnels de la franchise ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en organisation et direction de réseaux commerciaux, en particulier de réseaux de franchise ; conseil en administration et gestion des affaires ; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; consultation professionnelle d’affaires ; aide au développement et à la création de réseaux de franchise et de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles pour des sociétés franchiseurs ; sélection des franchisés ou partenaires pour le développement de réseaux commerciaux ; services de représentation commerciale de la franchise (ou du franchisage) ; représentation commerciale des professionnels de la franchise ; promotion commerciale du développement en réseaux, et en particulier en franchise ; services de bureaux de placement ; recrutement du personnel ; relations publiques ; services de revues de presse ; gestion de fichiers informatiques ; publicité ; location d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; services promotion publicitaire de la franchise et des intérêts des professionnels de la franchise ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; service de vente au détail de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

beauté) ; services de salons de beauté ; Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté ; chirurgie esthétique et plastique ; consultations de chirurgie esthétique et plastique ; consultations de dermatologie ; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; services d’épilation au laser ; services d’information en matière de prévention dans le domaine de l’esthétisme, salons de beauté ».

Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, les liens étroits entre les produits et services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.

En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure CLINIQUE possède un certain caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public sur le marché des produits cosmétiques, tel e que démontrée précédemment.

Les signes BEIGE CLINIQUE de la demande d’enregistrement contestée et CLINIQUE de la marque antérieure de renommée sont similaires à un faible degré.

En l’espèce, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, d’une certaine similarité des signes, et des caractéristiques des produits et services en cause, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « cosmétiques ; masques de beauté ; service de vente au détail de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté ; salons de beauté», identiques pour certains aux « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée, ou relevant pour d’autres, tout comme cette dernière, du domaine de la beauté, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Concernant les produits et services suivants : « compléments alimentaires ; Gestion administrative de plateaux techniques de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique ; gestion des affaires commerciales dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; assistance en gestion de franchise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; administration commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; chirurgie esthétique et plastique ; consultations de chirurgie esthétique et plastique ; consultations de dermatologie ; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques; services d’épilation au laser» de la demande contestée la société opposante soutient qu’il existe un lien avec les « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, el e fait valoir que ces « services présentent une fonction et une destination complémentaires aux produits « cosmétiques » car les seconds commercialisés en lien avec les premiers. Les services en question sont spécialement destinés à l’offre de produits cosmétiques, la promotion de ceux-ci et donc nécessairement complémentaire avec ces derniers ». Ainsi, les produits et services suivants « cosmétiques ; masques de beauté ; compléments alimentaires ; Gestion administrative de plateaux techniques de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique ; gestion des affaires commerciales dans le domaine de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

la beauté et de l’esthétique ; assistance en gestion de franchise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; administration commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; service de vente au détail de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté ; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; services d’épilation au laser ; services d’information en matière de prévention dans le domaine de l’esthétisme, salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée présentent bien un lien avec les produits de la marque antérieure pour laquel e la renommée est reconnue, comme le démontre la société opposante.

En revanche, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services suivants : « services de programmation de rendez-vous (travaux de bureau) ; administration d’affaires commerciales de franchises ; promotion commerciale des intérêts des professionnels de la franchise ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en organisation et direction de réseaux commerciaux, en particulier de réseaux de franchise ; conseil en administration et gestion des affaires ; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; consultation professionnelle d’affaires ; aide au développement et à la création de réseaux de franchise et de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles pour des sociétés franchiseurs ; sélection des franchisés ou partenaires pour le développement de réseaux commerciaux ; services de représentation commerciale de la franchise (ou du franchisage) ; représentation commerciale des professionnels de la franchise ; promotion commerciale du développement en réseaux, et en particulier en franchise ; services de bureaux de placement ; recrutement du personnel ; relations publiques ; services de revues de presse ; gestion de fichiers informatiques ; publicité ; location d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; services promotion publicitaire de la franchise et des intérêts des professionnels de la franchise ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; chirurgie esthétique et plastique ; consultations de chirurgie esthétique et plastique ; consultations de dermatologie» et les « cosmétiques », pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, ces services et produits étant très éloignés les uns des autres.

Dans son exposé des moyens concernant l’atteinte à la marque antérieure la société opposante indique : « En l’espèce, les produits et services désignés par la Demande en classes 3, 5, 35 et 44 et visés par cette opposition sont identiques pour certains et similaires pour les autres aux produits pour laquelle la Marque CLINIQUE est renommée ».

Toutefois, les services précités n’apparaissent ni identiques ni similaires aux « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée.

De plus, quand bien même, comme le souligne la société opposante, l’atteinte à la renommée d’une marque peut être établie pour des produits et services qui ne sont pas identiques ni similaires, il n’en demeure pas moins que le public doit pouvoir établir un lien entre les marques au regard des services précités de la demande d’enregistrement contestée et des « cosmétiques » de la marque antérieure de renommée, ce qui n’est pas démontré par la société opposante.

En effet, les services précités de la demande contestée relèvent du domaine des affaires commerciales, du domaine des ressources humaines, des agences de presse, de la publicité et du domaine médical, lesquels sont sans lien avec les cosmétiques.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

A cet égard, ne sauraient être de nature à justifier d’un tel lien les arguments de la société opposante selon lesquels les services précités partagent la même destination que les « cosmétiques » et ont même recours à ces derniers dans leur prestation ou que ces services ont pour objet « … l’offre de produits cosmétiques, la promotion de ceux-ci », ce qui n’est pas le cas des services précités de la demande.

De plus, au regard des services « chirurgie esthétique et plastique ; consultations de chirurgie esthétique et plastique ; consultations de dermatologie » qui s’entendent de services ayant un objet médical aucun lien ne peut être retenu avec les « cosmétiques » de la marque antérieure CLINIQUE. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « les seconds sont nécessaires à la prestation des premiers. Ils présentent une nature, une fonction et une destination similaire et s’adressent au même type de clientèle recherchant à prendre soin d’elle » ne saurait être retenu pour reconnaître un lien entre de tels produits et services. En effet, du fait de leur nature médicale les services de la demande d’enregistrement, présentent une nature, destination et fonction très différente des produits de la marque antérieure.

Il ne peut donc être établi de lien entre ces services et produits.

Il en va d’autant plus ainsi qu’au regard des services précités, relevant du domaine médical et chirurgical, l’élément CLINIQUE du signe contesté BEIGE CLINIQUE, est dépourvu de caractère distinctif comme le souligne la société déposante et sera perçu comme désignant un établissement médical et non comme une référence à la marque antérieure.

Ainsi, le public des services de la demande d’enregistrement contestée ne sera pas susceptible d’établir une association mentale entre les signes concernés pour ce qui est des services précités.

L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition ne peut dès lors être reconnue justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. En conséquence, les consommateurs seront incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « cosmétiques ; masques de beauté ; compléments alimentaires ; Gestion administrative de plateaux techniques de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique ; gestion des affaires commerciales dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; assistance en gestion de franchise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; administration commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; service de vente au détail de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté ; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; services d’épilation au laser ; services d’information en matière de prévention dans le domaine de l’esthétisme, salons de beauté» et l’analyse de l’atteinte à la marque de renommée se poursuivra pour les services précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur le risque de préjudice

Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.

La société opposante soutient que le signe contesté BEIGE CLINIQUE « porte atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque CLINIQUE », et qu’il « dilue [sa] renommée (…) en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant l’origine des produits qu’elle couvre auprès du public auquel ils sont destinés ».

El e ajoute que le signe contesté BEIGE CLINIQUE

 « tire également profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque CLINIQUE afin d’attirer à elle les consommateurs qui lui sont attachés, bénéficiant ainsi de son image de marque et de son attractivité renommée »,

 lui permettant ainsi de « favoriser la diffusion et la commercialisation de ses services grâce à l’association que fera le consommateur entre lesdits services et la marque CLINIQUE »,

 ce qui lui permet in fine de « bénéficier de l’image de qualité et de confiance véhiculée par la marque CLINIQUE et attendue des consommateurs des cosmétiques de marque CLINIQUE ».

En outre, la société opposante considère que le signe contesté BEIGE CLINIQUE a été déposé à titre de marque « dans le but de profiter du caractère distinctif et de la renommée de la marque CLINIQUE sur laquelle [elle a] investit depuis de très nombreuses années ».

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure de renommée. En l’espèce, la marque antérieure CLINIQUE présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour les produits « cosmétiques » présentant un lien de similarité avec une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ; compléments alimentaires ; Gestion administrative de plateaux techniques de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique ; gestion des affaires commerciales dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; assistance en gestion de franchise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; administration commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; service de vente au détail de beauté ; services pour le soin de la peau (soins Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté ; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques services d’épilation au laser services d’information en matière de prévention dans le domaine de l’esthétisme, salons de beauté.». A cet égard, les produits et services en cause sont en concurrence directe et leur marché est donc commun. Les signes sont faiblement similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public.

Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en présence.

Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « cosmétiques ; masques de beauté ; compléments alimentaires ; Gestion administrative de plateaux techniques de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique ; gestion des affaires commerciales dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; assistance en gestion de franchise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; administration commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; service de vente au détail de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté ; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques services d’épilation au laser services d’information en matière de prévention dans le domaine de l’esthétisme, salons de beauté » associés au signe BEIGE CLINIQUE, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la déposante de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché.

L’usage de la demande d’enregistrement contestée BEIGE CLINIQUE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE à l’égard des services précités.

En conséquence, la demande d’enregistrement contestée BEIGE CLINIQUE doit être partiel ement rejetée, pour les produits et services précités, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n° 000054429.

C. Sur le fondement du risque de confusion de la marque CLINIQUE n° 54429

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En l’espèce, l’opposition fondée sur le risque de confusion avec la marque antérieure CLINIQUE est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée. Cependant, l’atteinte à la renommée de la marque antérieure a précédemment été reconnue pour certains des produits et services précités. (voir A).

Ainsi, il convient à présent de statuer sur les produits et services restants de la demande contestée, à savoir les: « services de programmation de rendez-vous (travaux de bureau) ; administration d’affaires commerciales de franchises ; promotion commerciale des intérêts des professionnels de la franchise ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en organisation et direction de réseaux commerciaux, en particulier de réseaux de franchise ; conseil en administration et gestion des affaires ; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; consultation professionnelle d’affaires ; aide au développement et à la création de réseaux de franchise et de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles pour des sociétés franchiseurs ; sélection des franchisés ou partenaires pour le développement de réseaux commerciaux ; services de représentation commerciale de la franchise (ou du franchisage) ; représentation commerciale des professionnels de la franchise ; promotion commerciale du développement en réseaux, et en particulier en franchise ; services de bureaux de placement ; recrutement du personnel ; relations publiques ; services de revues de presse ; gestion de fichiers informatiques ; publicité ; location d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; services promotion publicitaire de la franchise et des intérêts des professionnels de la franchise ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; chirurgie esthétique et plastique ; consultations de chirurgie esthétique et plastique ; consultations de dermatologie».

Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque est réputée enregistrée pour les produits précités : « Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, cosmétiques ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les services suivants : « services de programmation de rendez-vous (travaux de bureau) ; administration d’affaires commerciales de franchises ; promotion commerciale des intérêts des professionnels de la franchise ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en organisation et direction de réseaux commerciaux, en particulier de réseaux de franchise ; conseil en administration et gestion des affaires ; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; consultation professionnelle d’affaires ; aide au développement et à la création de réseaux de franchise et de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles pour des sociétés franchiseurs ; sélection des franchisés ou partenaires pour le développement de réseaux commerciaux ; services de représentation commerciale de la franchise (ou du franchisage) ; représentation commerciale des professionnels de la franchise ; promotion commerciale du développement en réseaux, et en particulier en franchise ; services de bureaux de placement ; recrutement du personnel ; relations publiques ; services de revues de presse ; gestion de fichiers informatiques ; publicité ; location d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication ; services promotion publicitaire de la franchise et des intérêts des professionnels de la franchise ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits » de la demande contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, cosmétiques » dès que les seconds n’étant pas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

nécessaires à la réalisation de la prestation des premiers, lesquels ne portent pas directement sur les seconds.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires.

Les services de « chirurgie esthétique et plastique ; consultations de chirurgie esthétique et plastique ; consultations de dermatologie» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de nature médicale et chirurgicale ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux produits suivants : «Produits de toilette et produits de soin pour le corps, savons, cosmétiques » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante.

A cet égard, les produits de la marque antérieure sont utilisés dans le cadre de prestations effectués par du personnel à formation esthétique et non du personnel médical comme dans le signe contesté.

En outre, l’argument de la société opposante selon lequel ces services et produits « ont tous la même finalité, à savoir l’esthétisme » ne saurait être de nature à retenir une similarité, dès lors que ces services et produits ne sont pas proposés par les mêmes prestataires, n’ont pas les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle.

Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.

Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, restant à comparer, ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEIGE CLINIQUE, reproduit ci-dessous :

La marque antérieure porte sur le signe verbal CLINIQUE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause.

La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, une renommée/notoriété certaine et un caractère distinctif accru, et ce en raison de l’usage qui en a été fait/de leur connaissance sur le marché.

A cet égard, la société opposante démontre par la fourniture de divers documents, la grande connaissance de la marque antérieure CLINIQUE dans le domaine des cosmétiques.

En effet, l’ensemble des documents produits par la société opposante permet d’établir la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru pour désigner de tels produits et les services qui lui sont directement liés. Ainsi, il convient donc de prendre en compte cette connaissance sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion, contrairement à ce que fait valoir la déposante.

Toutefois, la connaissance de la marque antérieure CLINIQUE dans le domaine des cosmétiques, ne saurait suffire à établir un risque de confusion pour les services précités de la demande d’enregistrement, dès lors qu’aucune similarité n’a été retenue entre ces services et produits et que les signes apparaissent faiblement similaires, le terme CLINIQUE apparaissant en outre faiblement distinctif pour les services de la demande d’enregistrement relevant du domaine médical.

En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les services et produits en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce nonobstant la similarité entre les signes et la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur des cosmétiques.

CONCLUSION

En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n° 000054429, le signe verbal contesté BEIGE CLINIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ; compléments alimentaires ; Gestion administrative de plateaux techniques de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique; gestion des affaires commerciales dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; assistance en gestion de franchise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; administration commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; service de vente au détail de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques; services d’épilation au laser ; services d’information en matière de prévention dans le domaine, de l’esthétisme, salons de beauté ».

La demande d’enregistrement doit donc être partiellement rejeté pour les services précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « cosmétiques ; masques de beauté ; compléments alimentaires ; Gestion administrative de plateaux techniques de beauté pour le compte de tiers ; services de facturation pour le compte de tiers de l’univers de la beauté et de l’esthétique ; comptabilité déléguée pour le compte de professionnels de la beauté et de l’esthétique; gestion des affaires commerciales dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; assistance en gestion de franchise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; administration commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale dans le domaine de la beauté et de l’esthétique ; service de vente au détail de beauté ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; Soins esthétiques ; services de soins d’hygiène et de beauté; traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques; services d’épilation au laser ; services d’information en matière de prévention dans le domaine, de l’esthétisme, salons de beauté». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI