OP23-2485 20/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M M , agissant au nom et pour le compte de la société BERGUNA en cours de formation a déposé le 14 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4954023 portant sur le signe verbal BERGUNA. Le 4 juillet 2023, la société BERG TOYS BEHEER B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque verbale de l’Union Européenne BERG, déposée le 1er avril 2021 et enregistrée sous le n°018444400, sur le fondement du risque de confusion ;

- La marque complexe de l’Union Européenne BERG, déposée le 5 juillet 2019 et enregistrée sous le n°018092143, sur le fondement du risque de confusion. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N°018444400 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Karts; Véhicules mobiles pour enfants; Wagonnets pour enfants; Véhicules électriques; Trottinettes; Véhicules terrestres à pédales; Roues, sièges et remorques pour karts et véhicules mobiles pour enfants ; Jouets; Trottinettes [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules à piloter pour enfants [jouets]; Véhicules motorisés (jouets) à enfourcher; Jouets de construction; Trampolines; Buts de football; Équipements de football; Filets pour jeux de balle et de ballon; Filets de basket-ball; Paniers de basket-ball; Boules de jeu; Filets de volley-ball; Matériel pour jouer au volley-ball; Structures d’escalade pour jouer; Appareils de jeux pour enfants sous forme de toboggans à remonter; Toboggan [jeu]; Installations à escalader ou à remonter pour terrains de jeux; Équipements pour aires de jeux; Balançoires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, en ce qui concerne les produits suivants « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à 3

neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] » de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ces produits apparaissent donc pour les uns identiques, pour les autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, les « arbres de Noël en matières synthétiques ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « jouets » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des sapins de Noël en matière synthétique et des petits objets de différentes matières décorés et destinés à les orner, alors que les seconds désignent du matériel conçu pour amuser et distraire. Ils répondent à des besoins différents (décoration pour les premiers / activités ludiques pour les seconds), ne s’adressent pas à la même clientèle, et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (magasins de décoration ou rayons de grande surface spécialisés dans la décoration, pour les premiers / magasins de jouets ou rayons de grande surface spécialisés dans les jouets, pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société déposante. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BERGUNA. La marque antérieure porte sur le signe verbal BERG. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 4

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Ainsi que le souligne la société opposante, visuellement et phonétiquement, les dénominations BERGUNA du signe contesté et BERG de la marque antérieure présentent en commun la séquence BERG-. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer. Visuellement, ces signes diffèrent par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence de la séquence –UNA, en position finale du signe contesté, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté / un temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités, ([bèr-gu-na] ou [bèr-gou-na] dans le signe contesté / [bèrg] dans la marque antérieure), du fait de la séquence finale [u-na] ou [ou-na] dans le signe contesté, peu fréquente en langue française, la consonne [g] étant suivie de la voyelle [u] pour former le son [gu] ou [gou]. Ainsi, la marque antérieure se caractérise par une sonorité très brève et heurtée, tandis que le signe contesté est plus long, comportant deux syllabes supplémentaires. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « la demande de marque contestée reproduit intégralement et en position d’attaque la marque antérieure BERG », ni celui selon lequel « l’ajout en position finale des trois lettres UNA au sein de la demande contestée est inopérant », dès lors que les signes pris dans leur ensemble présentent des physionomies, mais surtout des rythmes et des sonorités différents. En effet, le consommateur n’isolera pas dans le signe contesté BERGUNA la séquence BERG des lettres UNA, ce découpage étant artificiel, mais percevra le signe contesté comme un tout, à la physionomie et aux sonorités très éloignées de la marque antérieure. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En conséquence, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Le signe contesté BERGUNA n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure BERG. 5

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, s’il est vrai que l’identité et la similarité des produits ou services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. 2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N°018092143 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Karts; Véhicules mobiles pour enfants; Wagonnets pour enfants; Véhicules électriques; Trottinettes; Véhicules terrestres à pédales; Roues, sièges et remorques pour karts et véhicules mobiles pour enfants ; Jouets; Trottinettes [jouets]; Véhicules [jouets]; Véhicules à piloter pour enfants [jouets]; Véhicules motorisés (jouets) à enfourcher; Jouets de construction; Trampolines; Buts de football; Équipements de football; Filets pour jeux de balle et de ballon; Filets de basket-ball; Paniers de basket-ball; Boules de jeu; Filets de volley-ball; Matériel pour jouer au volley-ball; Structures d’escalade pour jouer; Appareils de jeux pour enfants sous forme de toboggans à remonter; Toboggan [jeu]; Installations à escalader ou à remonter pour terrains de jeux; Équipements pour aires de jeux; Balançoires ». 7

En l’espèce, les produits suivants « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] » de la demande d’enregistrement contestée, ont été précédemment considérés comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure n°018444400, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants « arbres de Noël en matières synthétiques ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries » n’apparaissent pas similaires aux produits « Jouets » de la marque antérieure, comme précédemment démontré. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BERGUNA. La marque antérieure porte sur le signe complexe BERG, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination unique, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif. 8

Ainsi que le souligne la société opposante, visuellement et phonétiquement, les dénominations BERGUNA du signe contesté et BERG de la marque antérieure présentent en commun la séquence BERG-. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, pour les raisons développées dans la comparaison avec la marque antérieure de l’Union Européenne BERG n° 018444400, et auxquelles il convient de se référer, les dénominations BERG de la marque antérieure et BERGUNA du signe contesté suscitent une impression d’ensemble distincte en raison de leurs différences visuelles et phonétiques. En outre, le signe contesté est composé d’une dénomination unique présentée en caractère d’imprimerie, alors que la marque antérieure est présentée dans des tons gris avec une calligraphie particulière et un élément figuratif (les contours d’un blason), ce qui contribue encore à les différencier. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, s’il est vrai que l’identité et la similarité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. 9

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BERGUNA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 11