OP23-1122 02/10/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOUSTROPIK (Société par actions simplifiée) a déposé le 13 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4928070 portant sur le signe verbal TROPICAE. Le 3 avril 2023, la société ERIDANIA ITALIA S.p.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque figurative de l’Union européenne TROPICAL déposée le 14 avril 2004 et dûment renouvelée sous le n° 003760551, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque figurative de l’Union européenne ERIDANIA TROPICAL déposée le 10 novembre 2014 sous le n° 013443536, sur le fondement du risque de confusion.

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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n° 003760551 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre des produits suivants : « biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ». Toutefois, dans le délai d’opposition formelle, elle indique expressément que l’opposition « est formée à l’encontre des seuls produits suivants désignés en classe 30 par la demande de marque contestée : “épices ; farine ; levure ; miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries” ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition.

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La marque antérieure, elle, a été enregistrée pour les produits suivants : « Sucre, sucre brut ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « farine ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. En ce qui concerne la « levure » de la demande d’enregistrement contestée, la comparaison de ces produits sera effectuée avec ceux invoqués de la marque antérieure n° 013443536, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par la société opposante avec les produits de la présente marque n° 003760551. Quant aux produits suivants : « épices ; moutarde ; sauces (condiments) ; sel » de la demande d’enregistrement, ils ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits susvisés de la marque antérieure : « Sucre, sucre brut ». À cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire que ces produits s’entendent tous de « produits secondaires qui viennent s’ajouter à des plats, pour intensifier leur saveur », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les produits susceptibles d’y répondre et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. En outre, ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires, ne sont pas nécessairement proposés à la vente dans les mêmes rayons des grandes surfaces ou des épiceries. Ces produits ne sont donc pas similaires. Ainsi les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TROPICAE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure, quant à elle, porte sur le signe figuratif en couleurs TROPICAL, ci- dessous reproduit :

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination, la marque antérieure comportant également des éléments graphiques et figuratifs. Si ces signes ont en commun la séquence TROPICA, cette circonstance ne saurait créer, à elle seule, un risque de confusion ou d’association entre les signes. En effet, la séquence commune TROPICA, renvoyant au terme TROPICAL, est considérée comme très faiblement distinctive car communément utilisée pour qualifier des produits provenant de régions au climat tropical ou subtropical et équatorial, des produits tropicaux, exotiques ou composés de produits tropicaux, exotiques. Ce terme pourra dès lors être perçu comme une caractéristique des produits en cause, telle que leur nature ou leur composition. Dès lors la seule présence commune de cette séquence ne saurait suffire à créer un risque de confusion et le consommateur percevra les différences entre les signes. En effet, visuellement, les signes en présence diffèrent par leur lettre finale (la voyelle –E au sein du signe contesté ; la consonne –L au sein de la marque antérieure), ainsi que par la présence d’éléments graphiques et figuratifs au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, si les signes en cause possèdent la séquence commune TROPICA, ils présentent un rythme différent (quatre temps pour le signe contesté [TRO-PI-CA-E] ; trois pour la marque antérieure [TRO-PI-CAL]) et se distinguent nettement par leur sonorité finale. Intellectuellement, l’opposant invoque le fait que « les marques en cause Tropicae et Tropical font toutes références aux Tropiques ». Toutefois, appliquée aux produits en cause, cette évocation n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du public à titre de marque.

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Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par l’opposant à l’appui de son argumentation, celles-ci étant fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, compte tenu du caractère très faiblement distinctif de la séquence commune TROPICA et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté TROPICAE n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure TROPICAL.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, et ce malgré l’identité ou la similarité de certains des produits en cause. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et/ou la forte similarité des produits constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. B. Sur le fondement de la marque n° 013443536 Sur la comparaison des produits La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sucre et ses succédanés; Édulcorants naturels; Miel; Sirops et mélasses; Levure; Poudre pour faire lever ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « farine ; levure ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Quant aux produits suivants : « épices ; moutarde ; sauces (condiments) ; sel » de la demande d’enregistrement, là aussi, ils ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits susvisés de la marque antérieure : « Sucre et ses succédanés; Édulcorants naturels; Miel; Sirops et mélasses; Levure; Poudre pour faire lever ». À cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire que ces produits s’entendent tous de « produits secondaires qui viennent s’ajouter à des plats, pour intensifier leur saveur », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les produits susceptibles d’y répondre et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. En outre, ces produits, qui ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires, ne sont pas nécessairement proposés à la vente dans les mêmes rayons des grandes surfaces ou des épiceries. Ces produits ne sont donc pas similaires.

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Ainsi les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif en couleurs ERIDANIA TROPICAL, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une unique dénomination, alors que la marque antérieure comprend deux éléments verbaux ainsi que des éléments graphiques et figuratifs. Si ces signes ont en commun un élément comportant la séquence TROPICA, cette circonstance ne saurait créer, à elle seule, un risque de confusion ou d’association entre les signes. En effet, la séquence commune TROPICA, renvoyant au terme TROPICAL, est considérée comme très faiblement distinctive car communément utilisée pour qualifier des produits provenant de régions au climat tropical ou subtropical et équatorial, des produits tropicaux, exotiques ou composés de produits tropicaux, exotiques. Ce terme pourra dès lors être perçu comme une caractéristique des produits en cause, telle que leur nature ou leur composition. Dès lors la seule présence commune de cette séquence ne saurait suffire à créer un risque de confusion et le consommateur percevra les différences entre les signes. À cet égard, visuellement, les signes en présence diffèrent par la présence de la dénomination ERIDANIA, sur une première ligne, et d’éléments graphiques et figuratifs au sein de la marque antérieure, ainsi que par la lettre finale des termes TROPICAE/TROPICAL, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, si les signes en cause possèdent la séquence commune TROPICA, ils présentent un rythme différent (quatre temps pour le signe contesté [TRO-PI-CA-E] ; huit pour la marque antérieure [E-RI-DA-NI-A TRO-PI-CAL]) et se distinguent globalement nettement par leurs sonorités.

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Intellectuellement, l’opposant invoque le fait que « les marques en cause Tropicae et Tropical font toutes références aux Tropiques ». Toutefois, appliquée aux produits en cause, cette évocation n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du public à titre de marque. Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’INPI citées par l’opposant à l’appui de son argumentation, celles-ci étant fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, compte tenu du caractère très faiblement distinctif de la séquence TROPICA et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les deux signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté TROPICAE n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure ERIDANIA TROPICAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, et ce malgré l’identité ou la similarité de certains des produits en cause.

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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TROPICAE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est rejetée.