NL 23-0185 Le 30 juillet 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 25 septembre 2023, Monsieur A A (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0185 contre la marque verbale n°23/4 931 190 déposée le 24 janvier 2023, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société 2 R MEDIA, Société par actions simplifiée est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-19 du 12 mai 2023.

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La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 16 : adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets

d’art

lithographiés

;

papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette

en

papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; Classe 35 : administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 41 : activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition

d’installations

de

loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque verbale antérieure française HYDROGENIUM n°16 4 320 554, déposée le 7 décembre 2016, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2017-13 du 31 mars 2017, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple. 3

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La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 13 novembre 2023, reçu le 16 novembre 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois. Une audition ayant été accordée suite à la requête du demandeur, les parties ont été invitées, par courrier du 24 avril 2024, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 du code précité le 3 juin 2024 à 14h30. L’audition a eu lieu le 3 juin 2024 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 3 juin 2024. Prétentions du demandeur Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir les éléments suivants : La majeure partie des produits et services en classes 16, 35, et 41 de la marque contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure, et les autres produits et services des mêmes classes de la marque contestée sont similaires voire fortement similaires (ou quasi-identiques) à ceux de la marque antérieure Les signes présentent des similitudes visuelle et phonétique ainsi qu’une identité conceptuelle, les deux signes renvoyant à l’hydrogène, un élément chimique. Il demande également à l’Institut de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés. Dans ses premières et dernières observations écrites, le demandeur sollicite la tenue d’une audition. En outre, il réitère ses arguments et les complète comme suit : Il sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité formée par le titulaire de la marque contestée sur l’absence d’intérêt à agir. Il rappelle le contexte entre les deux parties, et produit une argumentation relative au dépôt frauduleux de la marque contestée ; Suite à la demande du titulaire de la marque contestée, il fournit des pièces destinées à prouver l’exploitation de sa marque Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et notamment : Rappelle le contexte des relations entre les parties au soutien de son argumentation quant au dépôt frauduleux de la marque contestée, Insiste sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause. 4

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Prétentions du titulaire de la marque contestée Dans ses premières et uniques observations écrites, le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité pour les deux motifs suivants : l’absence d’intérêt à agir du demandeur ; l’absence d’exploitation de la marque antérieure : en application de l’article L.716-2-3 1° du CPI, il demande expressément au demandeur de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour chacun des produits et services invoqués en classes 16, 35 et 41 au cours des cinq années précédant la demande en nullité. Il fait également valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes pour les deux raisons suivantes : en raison de l’absence de caractère distinctif du terme HYDROGENIUM : il s’appuie sur la classification périodique des éléments (ou Table de Mendeleiev) au sein de laquelle l’hydrogène est également désigné par son nom latin HYDROGENIUM ; il en déduit que le terme HYDOGENIUM est générique pour désigner du gaz de même nom et qu’il est nécessaire et usuel dans le milieu scientifique, ne pouvant ainsi faire l’objet d’une quelconque appropriation. en raison des fortes dissemblances entre les deux signes en présence. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et notamment sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir et l’absence de risque de confusion entre les marques en cause, le terme commun HYDROGENIUM n’étant pas distinctif. II.- DECISION Sur la recevabilité de la demande en nullité Sur l’intérêt à agir du demandeur Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la présente action en nullité en raison de l’absence d’intérêt à agir du demandeur, considérant que « cette action n’est recevable que pour autant que le titulaire de la marque dont la nullité est demandée a cherché à opposer sa marque au demandeur et a ainsi tenté d’empêcher son usage par ce dernier ». A cet effet, il fait valoir d’une part qu’il n’a jamais cherché à entraver l’utilisation de la marque antérieure et que d’autre part, que la marque contestée n’a jamais servi de base à une action en contrefaçon à son encontre. Le demandeur rappelle que l’intérêt à agir n’est pas requis en matière d’actions en nullité devant l’INPI, et qu’en tout état de cause il dispose d’un intérêt à agir, le titulaire de la marque contestée cherchant à entraver l’utilisation de sa marque. 6

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L’article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que : « (….) II.- Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l’article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 711-3 ; (…) ». Dès lors, il ressort des dispositions précitées, que toute personne physique ou morale peut introduire une demande en nullité fondée sur un motif relatif sans que l’intérêt à agir ne soit requis, celle-ci étant uniquement conditionnée par la titularité du titre antérieur invoqué, dont le demandeur est, en l’espèce, bien titulaire. Par conséquent, la présente demande en nullité est recevable. Sur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée requiert, en application de l’article L.716- 3 1°, que le demandeur rapporte des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure pour chacun des produits et services invoqués au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2023. L’article L.716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’: « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. (…) Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des 8

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produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la demande en nullité a été formée le 25 septembre 2023 et la marque contestée a été déposée le 24 janvier 2023. La marque antérieure invoquée a été enregistrée le 31 mars 2017, soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité. Conformément à la demande du titulaire de la marque contestée, le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque en France au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 25 septembre 2018 au 25 septembre 2023 inclus, et ce pour l’ensemble des produits et services invoqués à l’appui de la demande en nullité, à savoir : Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) Classe 41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de 9

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bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition. Le demandeur a notamment produit à l’appui de ses observations en réponse les pièces suivantes, destinées à prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure : Pièce n°1 – Article du site internet GEO, intitulé « Comment fonctionne l’énergie tirée de l’hydrogène ? » Pièce n°2 – Définition de recyclage professionnel (voir définition au point A, 2 du document) Pièce n°3-1 – Extrait Kbis de 2 R MEDIA Pièce n°3-2 – Extrait du site internet de GRK MEDIA GROUPE – Contrat d’édition entre GRK LUXURY MEDIA et Monsieur A A Pièce n°4 – Courrier du 16 décembre 2022 de résiliation du contrat d’édition Pièce n°5 – Attestation de cession des droits de propriété intellectuelle du logo HYDROGENIUM au profit d’A A Pièce n°6 – Exemples de Revues HYDROGENIUM publiées entre 2018 et 2022 Pièce n°7 – Exemples de Notes de droits d’auteur envoyées par Monsieur A A à GRK entre 2019 et 2022 Pièce n°8 – Extraits du site Internet « www.hydrogenium.eu » Pièce n°9 – Articles de presse évoquant la revue HYDROGENIUM et Monsieur A A Pièce n°10 – Page et communications LinkedIn par A A Période de l’usage Force est de constater que tous éléments de preuve produits par le demandeur sont datés de la période de référence. Tel est le cas en particulier des exemples de revues HYDOGENIUM publiées entre 2018 et 2022 (pièce n°6), des exemples de notes de droits d’auteurs envoyés par le demandeur à la société d’édition entre 2019 et 2022 (pièce n°7), des extraits du site Internet www.hydogenium.eu datées de novembre 2018 et décembre 2020 (pièce n°8), ainsi que des articles de presse datés au 24 janvier 2018 et 18 mars 2022 (pièce n°9). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France. 10

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En l’espèce, l’ensemble des pièces et plus particulièrement les revues HYDROGENIUM (pièce n°6), les extraits du site Internet (pièce n°8) et les articles de presse (pièce n°9), sont rédigés en français et montrent bien un usage de la marque antérieure en France. En conséquence, les documents produits par le demandeur permettent d’établir un usage de la marque antérieure en France pendant la période pertinente. Nature et Importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. En l’espèce, la marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque antérieure sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, consistant dans la représentation du signe verbal dans une calligraphie particulière, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée: En outre, la pièce n°6 fait état de la publication régulière de la revue HYDROGENIUM à l’automne 2018, au printemps 2019, en janvier-février 2020, mai-juin-juillet 2021 et mars 2022. En outre, les articles de presse de la pièce n°9 évoquent la revue HYDOGENIUM. Ces pièces combinées aux extraits du site Internet (pièce n°8) et aux exemples de notes de droit d’auteur (pièce n°7) permettent d’établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage régulier et sérieux en France sur plusieurs années de la période pertinente, pour une revue. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours 11

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de la période pertinente, pour désigner une revue, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. Usage pour les produits et services enregistrés et invoqués L’article L. 716-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son dernier alinéa, qu’ : « Aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre les produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. En l’espèce, la marque antérieure est invoquée pour les produits et services visés à l’enregistrement tels que listés au point 26. Sur les produits et services invoqués pour lesquels l’usage sérieux est démontré En l’espèce, sur cette période, il ressort clairement des pièces et plus particulièrement des pièces n°6 et 9 que la marque antérieure HYDROGENIUM est utilisée pour désigner une revue. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « journaux » désignés dans son libellé. Sur les produits et services invoqués pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche, aucun élément de preuve rapporté ne permet de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un 12

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réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». A cet égard, l’argument du demandeur reposant sur la complémentarité de ces produits et services avec notamment les « journaux » afin de démontrer l’exploitation des autres produits et services ne peut être pris en considération dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux. En effet, la similarité entre les produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance En outre, concernant plus particulièrement les services d’ « organisation et la conduite de colloques », les pièces 6, 9 et 10 démontrent que ces services sont exploités sous le nom HYDROGENIES et non sous le signe HYDROGENIUM. Ainsi, l’usage sérieux de la marque invoquée n’a pas été démontré pour les produits et services cités au point 47 de la marque antérieure, de sorte que celle-ci ne sera pas réputée enregistrée pour ces produits et services. Conclusion Aux fins de l’examen de la présente demande en nullité, la marque antérieure invoquée sera réputée enregistrée pour les produits suivants : « journaux ». Sur le fond A titre liminaire, sur le fondement du caractère abusif du dépôt Dans ses premières et uniques observations écrites, le demandeur considère que le titulaire de la marque contestée a déposé sa marque en totale fraude de ses droits. Aux termes de l’article R.716-1 dernier alinéa du code la propriété intellectuelle : « Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ». 13

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En l’espèce, force est de constater que le caractère abusif du dépôt de la marque contestée n’a pas été invoqué dans le récapitulatif de la demande en nullité et que le demandeur à l’action n’a développé aucun argument sur ce motif au stade de l’exposé des moyens. Il s’ensuit que le demandeur ne pouvait, une fois la demande déposée, étendre sa demande à d’autres motifs, en sorte que la demande relative au dépôt de la marque contestée en fraude de ses droits doit être rejetée. S ur le droit applicable Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». A cet égard, l’article L.711-3, I, 1° du code la propriété intellectuelle est susceptible d’être déclarée nulle « une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion En l’espèce, la demande en nullité de la marque n°23/4 931 190 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale HYDROGENIUM n°16 4 320 554. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur les produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 16 : adhésifs 14

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(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; Classe 35 : administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 41 : activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». La marque antérieure invoquée par le demandeur est réputée enregistrée pour les produits suivants : « journaux » (supra point 51). En l’espèce, les « journaux » de la marque contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. Les « brochures, livres, produits de l’imprimerie » de la marque contestée, tout comme les « journaux » de la marque antérieure, constituent des ouvrages ou documents reproduits par impression. Ces produits sont donc fortement similaires. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les produits et services suivants de la marque contestée : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; linge de table en papier ;matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; prospectus ; sacs à 15

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ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » et les produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer au demandeur pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres dès lors qu’aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Sur les signes La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 16

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux et d’une présentation particulière. La marque antérieure est pour sa part composée d’une seule et unique dénomination. Ces signes ont en commun la dénomination HYDROGENIUM, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. S’ils diffèrent dans leur ensemble par la présence d’autres éléments verbaux au sein de la marque contestée et par sa présentation particulière, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 76 à 79). Les signes en cause présentent ainsi des fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les éléments distinctifs et dominants des signes La dénomination commune HYDOGENIUM, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des produits en cause. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que le signe HYDROGENIUM n’est rien d’autre que la désignation latine du mot HYDROGENE, qui consiste en un gaz invisible et inodore utilisé dans les industries pétrolières et chimiques. Il s’appuie sur la classification périodique des éléments (ou Table de Mendeleiev) au sein de laquelle l’hydrogène est également désigné par son nom latin HYDROGENIUM, pour en déduire que le terme HYDOGENIUM est générique pour désigner du gaz de même nom et qu’il est nécessaire et usuel dans le milieu scientifique, ne pouvant ainsi faire l’objet d’une quelconque appropriation. Toutefois, si comme le relève le titulaire de la marque contestée, le signe HYDROGENIUM est la désignation latine du terme HYDROGENE, il ne ressort pas contrairement à ce qu’il soutient, qu’il serait utilisé de manière nécessaire et usuelle sous cette forme HYDROGENIUM dans le milieu scientifique. Au demeurant, il apparait tout au plus évocateur au regard des « brochures, livres, produits de l’imprimerie ; journaux » précédemment évoqués au titre de l’identité et de la similarité, ne privant pas le terme HYDROGENIUM de son caractère distinctif dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, cette dénomination présente un caractère dominant dans le signe contesté du fait de sa position d’attaque dans la marque contestée, la taille des caractères d’imprimerie plus grande que celle des autres éléments verbaux et de la stylisation de sa typographie. Les autres éléments verbaux de la marque contestée LE MAGAZINE DE L’HYDROGENE, écrits sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille que le terme HYDROGENIUM, ne retiendront pas l’attention du consommateur, en ce qu’ils s’apparentent à une simple baseline descriptive. Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément essentiel HYDROGENIUM, strictement identique au seul élément constitutif de la marque antérieure. 17

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Par conséquent, les signes présentent de fortes ressemblances d’ensemble qui sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels. Autres facteurs pertinents Le public pertinent La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des produits et services en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière et/ou par une clientèle professionnelle plus attentive et avertie. Le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. Le titulaire de la marque contestée a contesté le caractère distinctif du terme HYDROGENIUM. Toutefois, comme relevé précédemment au point 76, ce signe apparait tout au plus évocateur à l’égard des produits invoqués de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été démontré, à savoir les journaux. En conséquence, il convient de considérer que la marque antérieure invoquée est dotée d’un caractère distinctif normal. Appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la forte similarité des produits cités aux points 65 et 66, conjuguées aux grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et au caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le fait que les produits en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 18

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En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits visés aux points 67. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel n’a pas été établi en l’espèce. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits visés aux points 65 et 66, à savoir les « journaux ; brochures, livres, produits de l’imprimerie ». Sur les frais L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : ( …) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0185 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 23/4 931 190 est déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « journaux ; brochures, livres, produits de l’imprimerie ». Article 3 : La demande de répartition des frais formulée par le demandeur est rejetée. 19