NL24-0056 Le 27/09/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

1. Le 29 mars 2024, la société de droit néerlandais à responsabilité limitée The Social Gaming Group IP B.V. (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0056 contre la marque verbale n° 22/4906487 déposée le 19 octobre 2022, ci- dessous reproduite :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0056 L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée Shuffle Factory, SARL est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-51 du 22 décembre 2023.

2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 43 : services de bars ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité se fondant sur un risque de confusion avec l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur n° 1720506, du 20 juillet 2022 portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

La déclaration d’octroi de la protection pour l’Union Européenne a été publiée à la Gazette 2023/33 du 31 août 2023.

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt et par courriel. Un courrier simple et un courriel ont également été adressés au mandataire étant intervenu lors d’une précédente procédure portant sur la marque contestée.

6. Suite au rattachement effectué par le mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en nullité lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, reçu le 15 avril 2024.

Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, lesquelles ont été notifiées au demandeur, en lui impartissant un délai de réponse d’un mois à compter de la réception de la notification.

8. Ce dernier n’ayant pas présenté de nouvelles observations en réponse, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 juillet 2024.

Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient qu’il existe un risque de confusion entre les marques en présence, en raison de l’identité des services et de la similitude des signes, tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il cite également une décision rendue précédemment dans une procédure d’opposition opposant les mêmes signes que dans la présente procédure (opp.23-0137).

Il demande que soit mis à la charge du titulaire de la marque contestée tous les frais exposés par le demandeur, dans les limites légalement établies, en vertu de l’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle et de déclarer l’effet rétroactif et absolu de la nullité de la marque contestée depuis la date de son dépôt, en vertu de l’article L. 716-2-2 du code précité.

Il fournit la copie de la décision statuant sur l’opposition 23-0137, ainsi qu’une photographie des locaux du titulaire de la marque contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0056 Prétentions du titulaire de la marque contestée 6 Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée estime que les termes SHUFFLE ou SHUFL font référence au terme Shuffleboard qui désigne un jeu de palet : ils ne possèdent donc pas un fort caractère distinctif.

Au contraire, le terme FACTORY est arbitraire, ce terme signifiant « usine » en anglais faisant référence à la décoration du bar (style industriel). Ainsi, les signes diffèrent visuellement, phonétiquement et intellectuellement.

II.- DECISION

A – Sur le fond

1 – Sur le droit applicable

7 Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

8 A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure : […]

b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; (…) ».

9 La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

2 – Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 10 Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

11 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

i. Sur les services 12 Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

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NL24-0056 13 En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « services de bars ».

14 La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de restaurants, bars, pubs; services de restauration (nourriture et boissons) ».

15 Ainsi que le soutient à juste titre le demandeur, les « services de bars » de la marque contestée sont identiques aux « services de bars » de la marque antérieure.

ii. Sur les signes 16 La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

17 La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :

18 Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

19 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

 L’impression d’ensemble produite par les signes

20 Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul.

21 Visuellement, les signes présentent les éléments verbaux proches SHUFFLE et SHUFL, tous deux composés de la séquence placée en attaque SHUF ainsi que la lettre L.

22 Phonétiquement, les éléments verbaux SHUFFLE et SHUFL se prononcent de manière identique, le doublement de la lettre F et la présence de la lettre E en position finale dans le signe contesté n’entrainant pas de modification dans la prononciation.

23 Intellectuellement, ces deux éléments verbaux sont susceptibles d’être perçus comme des termes anglo-saxons. En outre, à supposer, comme le soutient le titulaire de la marque contestée, que la signification des éléments verbaux SHUFFLE et SHUFL, utilisés pour désigner un sport, le shuffleboard, est perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes, les deux signes comportent alors la même évocation.

24 Si les signes diffèrent par la présence du terme FACTORY au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 26 à 28).

25 Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

NL24-0056  Les éléments distinctifs et dominants des signes

26 Les éléments verbaux SHUFFLE et SHUFL des signes en présence apparaissent distinctifs au regard des services en cause.

A cet égard, et ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, à supposer que le consommateur français perçoive la signification de ces termes, il n’en demeure pas moins que l’évocation commune du jeu du shuffleboard est parfaitement distinctive au vu des services visés dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces derniers.

27 Au sein du signe contesté, le terme SHUFFLE apparait également dominant en ce qu’il est positionné en attaque et que le terme FACTORY qui le suit apparait peu distinctif : en effet, il ne sera pas susceptible de retenir, à lui seul, l’attention du consommateur, en ce qu’il sera aisément compris par ce dernier comme un terme anglais signifiant « usine », « fabrique » et est évocateur des services désignés, en ce qu’il fait référence au style de décoration utilisé pour les services en cause, ainsi que le confirme d’ailleurs le titulaire de la marque contestée.

28 Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

iii. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce

 Le public pertinent 29 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

30 En l’espèce, les services des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal.

 Le caractère distinctif de la marque antérieure

31 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

32 En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal (supra point 26).

iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

33. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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NL24-0056 34. En l’espèce, en raison de l’identité des services précités, de la similitude des signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

35. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services qu’elle désigne.

Conclusion :

36. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle en ce qu’elle porte atteinte à la marque antérieure SHUFL pour les services visés au point 15.

37. Par ailleurs, le demandeur demande de déclarer l’effet rétroactif et absolu de la nullité de la marque contestée depuis la date de son dépôt, en vertu de l’article L. 716-2-2 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article indique notamment dans son premier alinéa que « La décision d’annulation a un effet absolu ».

La nullité de la marque contestée emporte donc un effet absolu et rétroactif au jour du dépôt, sans qu’il soit nécessaire à l’Institut de déclarer l’effet rétroactif de la nullité.

B – Sur la répartition des frais

38. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

39. L’arrêté du 4 décembre 2020 pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :

… c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

40. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Celui- ci doit être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en nullité.

41. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a présenté un jeu d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande.

Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

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NL24-0056 PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL24-0056 est justifiée.

Article 2 : La marque n° 22/ 4906487 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement.

Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société Shuffle Factory au titre des frais exposés.

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