OPP 22-4564 14/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA PREUVE NUMERIQUE (SAS), a déposé le 3 septembre 2023, la demande d’enregistrement n°4895021 portant sur le signe verbal POCKET PROOF. Le 23 novembre 2022, la société PROOF Holdings, Inc. (société régie par les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne PROOF, enregistrée le 28 février 2022 sous le n° 1665984, sur le fondement d’un risque de confusio.. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant douze mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels informatiques pour l’émission et la gestion de transactions d’actifs non fongibles sur une chaîne de blocs destinés aux preuves ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels informatiques pour encoder, enregistrer, stocker, accéder à, lire et suivre des informations, images, sons ou multimédia sous forme d’actifs numériques, à savoir jetons non fongibles sur une chaîne de blocs ; équipements et instruments d’enregistrements associés à des logiciels de capture d’images, sons et données numériques issues de capteurs ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels d’authentification et d’émissions de données pour attestation de droits ou de preuves, de propriété, de constats créés à partir d’une technologie logicielle basée sur une chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour la gestion de services en matière de preuves numériques ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels d’enregistrement de fichiers numériques destinés aux preuves ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels basés sur des chaînes de blocs ; équipements et instruments d’enregistrements numériques destinés à la conservation, la gestion, au suivi, à l’authentification, à la localisation de produits individualisés ou de documents uniques tels que cartes d’identité, passeports, visas, cartes de crédit, contrats, documents officiels, certificats, certificats de propriété et documents de propriété». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition, les services suivants : « Organisation et animation de conférences, séminaires, ateliers et symposiums, en ligne et en présentiel, dans le domaine de l’art; mise à disposition de divertissements proposant des podcasts dans le domaine de l’art. Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans le domaine de l’art». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Les produits de la demande d’enregistrement peuvent être considérés comme faiblement similaires aux services de «Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans le domaine de l’art» de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : PROOF La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la même dénomination PROOF, élément constitutif de la marque antérieure. Toutefois, appliqué aux produits de la demande d’enregistrement, à savoir « équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels informatiques pour l’émission et la gestion de transactions d’actifs non fongibles sur une chaîne de blocs destinés aux preuves ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels informatiques pour encoder, enregistrer, stocker, accéder à, lire et suivre des informations, images, sons ou multimédia sous forme d’actifs numériques, à savoir jetons non fongibles sur une chaîne de blocs ; équipements et instruments d’enregistrements associés à des logiciels de capture d’images, sons et données numériques issues de capteurs ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels d’authentification et d’émissions de données pour attestation de droits ou de preuves, de propriété, de constats créés à partir d’une technologie logicielle basée sur une chaîne de blocs; logiciels téléchargeables pour la gestion de services en matière de preuves numériques ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels d’enregistrement de fichiers numériques destinés aux preuves ; équipements et instruments d’enregistrements numériques associés à des logiciels basés sur des chaînes de blocs ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 équipements et instruments d’enregistrements numériques destinés à la conservation, la gestion, au suivi, à l’authentification, à la localisation de produits individualisés ou de documents uniques tels que cartes d’identité, passeports, visas, cartes de crédit, contrats, documents officiels, certificats, certificats de propriété et documents de propriété», le terme PROOF du signe contesté, terme anglais facilement compréhensible comme signifiant «preuve », ne pourra être compris que comme désignant la fonction ou l’objet même des produits en cause en ce que derniers constituent tous des dispositifs de preuve numérique, d’authentification de données. A cet égard, le déposant relève lui-même que le signe contesté peut évoquer « … un instrument matériel pour faire des preuves dans la vie de tous les jours ». Appliqué aux produits de la demande, ce terme ne présente donc pas de caractère distinctif. Ainsi, le consommateur ne verra pas dans l’élément PROOF du signe contesté une référence à l’origine commerciale des produits mais seulement un terme désignant une caractéristique des produits concernés, savoir leur objet ou destination. Or, lorsqu’au sein de marques, certains éléments sont faiblement, voire dénués de tout caractère distinctif, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les deux signes. En l’espèce, la différence résultant de la présence du terme POCKET en position d’attaque dans le signe contesté permettra aux consommateurs de distinguer chacun des deux signes, peu important que ce terme soit susceptible d’être perçu par le consommateur «comme signifiant quelque chose de « petit » ou de « poche »» [ou comme renvoyant] à « une nouvelle gamme de produits facilement transportables, portatifs», comme le relève la société opposante. Il en résulte que, compte tenu de l’absence de caractère distinctif du terme PROOF au regard des produits de la demande et des différences visuelles et phonétiques entre les deux signes, ceux-ci présentent des différences prépondérantes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu des différences prépondérantes constatées entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public CONCLUSION En conséquence, le signe complexe POCKET PROOF peut être adopté comme marque pour les produits en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI