OPP 23-3321 06/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C S a déposé le 15 juin 2023 la demande d’enregistrement n°23 4969646 portant sur le signe verbal ETOILE 31 DIESE. Le 5 septembre 2023, la société DIESEL S.p.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale DIESEL, enregistrée le 16 février 1982 sous le n°467393 et désignant la France. 1

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. L’opposant a également été invité à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure opposée Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, qui ont été effectivement fournies dans le délai requis. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés 3

par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 15 juin 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 15 juin 2018 au 15 juin 2023 inclus. Il est à noter que le déposant a demandé des preuves d’usages concernant l’ensemble des produits des classes 18 et 25 invoqués à l’appui de la présente opposition, à savoir : « Malles, valises, bourses et sacs à main, parapluies et parasols ; Pantalons, chemises, salopettes, vestes, robes, bottes, chaussures et pantoufles ». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :

- Annexe 1 – « Factures commerciales de la société DIESEL » : cette première annexe composée de 182 pages fait état de factures relatives à la vente de vêtements, chaussures et sacs à mains entre les années 2018 et 2023, adressées à des revendeurs localisés en France.

- Annexe 2 – « Captures d’écrans de sites Web » : o En pages 9 à 10, des captures d’écran de pages web extraites du site internet du grand magasin PRINTEMPS en date du 20 septembre 2022, montrant un espace de vente physique réservé aux produits de la marque DIESEL, ainsi que l’offre à la vente d’un « jean Diesel collection automne-hiver 2022 » ; o En page 21, une capture d’écran d’une page web extraite du site internet du quotidien LE MONDE en date du 21 juin 2021 offrant à la vente un pantalon et portant ce titre « Diesel – Pantalon en cuir ciré » ; o En pages 29 à 37, des captures d’écran de pages web extraites du site internet de Diesel France (via web.archive.org) entre 2019 et 2021, faisant état de divers produits de la marque antérieure DIESEL (vêtements).

- Annexe 3 – « Parutions Presse » : o En page 21, un article issu du site internet fashionunited.fr en date du 9 mai 2022 mettant en avant une ligne de vêtements de sport de la marque antérieure DIESEL ; o En page 22, un article issu du site internet fashionunited.fr en date du 24 novembre 2021 faisant état d’un nouveau modèle de chaussures de sport de la marque antérieure DIESEL. A cet égard, la contestation du déposant se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve, tandis qu’il convient de prendre en considération ces éléments dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents y font défaut, la combinaison de ces facteurs dans l’ensemble des éléments de preuve apportés par la société opposante peut quand même indiquer un usage sérieux.

Ainsi, dans le cadre de l’appréciation globale des pièces, il apparaît que celles-ci établissent l’usage de la marque antérieure pour les produits suivants : « Pantalons ; vestes ; robes ; chaussures ; sacs à mains », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. A cet égard, le déposant conteste les factures fournies en Annexe 1, au motif que « Le terme « DIESEL » apparait sur le coin supérieur gauche des pages des documents, indiquant l’identité de la société émettrice des factures… » et qu’ainsi celles-ci « … ne permettent pas de prouver un usage du signe DIESEL à titre de marque [mais] au mieux … comme nom commercial ou enseigne ». Toutefois, le terme DIESEL figure nettement isolé en haut de ces factures, sans y être suivi d’une mention relative à une forme sociale ou une adresse. A ce titre, il n’est donc pas employé pour désigner la société opposante mais bien en tant que marque (cf. arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 21 mai 2015, RG 14/06597, IDEOM). L’usage à titre de marque est d’ailleurs corroboré par les annexes 2 et 3 sus-décrites, dans lesquelles un lien suffisant peut-être établi entre la marque et les produits, et qui confirment l’usage du terme DIESEL en tant que marque. En revanche, aucune preuve suffisante n’a été apportée pour les autres produits de la marque antérieure invoquée. Par conséquent, la société opposante n’a prouvé l’usage sérieux que pour les « Pantalons ; vestes ; robes ; chaussures ; sacs à mains » de la marque antérieure, seuls produits pour lesquels cette dernière sera réputée enregistrée. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». 5

Suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en considération sont les suivants : « sacs à mains ; Pantalons ; vestes ; robes ; chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant conteste la comparaison de ces produits. Les « portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les « sacs » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des contenants formés d’une matière souple pliée et assemblée, ouverts seulement par le haut, constituent une catégorie générale dont relèvent les « sacs à mains » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques, ou à tout le moins similaires, contrairement aux assertions du déposant. Les « habits pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles vestimentaires destinés aux animaux afin de les protéger ou les parer, apparaissent faiblement similaires aux « Pantalons ; vestes ; robes ; chaussures » de la marque antérieure, qui présentent les mêmes caractéristiques et finalités destinés à protéger ou à parer le corps humain. Il s’agit donc de produits faiblement similaires. Les « articles chaussants » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des articles qui entourent et protègent le pied, constituent une catégorie générale dont relèvent les « chaussures » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques, ou à tout le moins similaires, contrairement aux assertions du déposant. En revanche, les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition de divers produits, ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « sacs à mains » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement destinés à servir à la confection des seconds, lesquels peuvent être élaborés à partir d’autres matières. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « colliers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de courroies ou cercles au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Pantalons ; vestes ; robes ; chaussures » de la marque antérieure.

A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels ces produits « peuvent provenir des mêmes circuits de fabrication et emprunter les mêmes réseaux de distribution (en raison notamment de la diversification de l’industrie de la mode) », dès lors que la généralité d’une telle pratique n’est nullement démontrée. Les « cannes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « chaussures » de la marque antérieure, même si ces produits sont utilisés « dans le cadre de la pratique de la marche », comme le souligne la société opposante. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels ces produits « peuvent provenir des mêmes circuits de fabrication et emprunter les mêmes réseaux de distribution (en raison notamment de la diversification de l’industrie de la mode) », dès lors que la généralité d’une telle pratique n’est nullement démontrée. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la comparaison entre les « malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie » de la demande d’enregistrement contestée et les « malles et valises parapluies et parasols ; bottes » de la marque antérieure invoquée, dès lors l’usage sérieux pour ces derniers n’a pas été démontré. Les liens effectués par la société opposante ne peuvent donc être pris en compte. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires (à des degrés divers) aux produits invoqués de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été démontré. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ETOILE 31 DIESE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal DIESEL, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant conteste la comparaison de ces signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, sous forme alpha numérique ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. 7

Visuellement, les dénominations DIESE du signe contesté et DIESEL, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur proche (respectivement cinq et six lettres) et possèdent cinq lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la séquence commune DIESE-, ce qui leur confère une forte similarité visuelle. Phonétiquement, ces dénominations coïncident par leurs sonorités d’attaque identiques [di] et centrales très proches [èz/éz]. En outre, si ces deux termes diffèrent par la présence de la lettre finale L dans la marque antérieure, cette différence, portant sur une seule lettre, située en fin de signe, n’est pas de nature à empêcher une perception phonétique et surtout visuelle proche des deux termes, qui restent dominés par la longue séquence d’attaque DIESE. En outre, le signe contesté se distingue par la présence du terme ETOILE et du nombre 31. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations DIESE et DIESEL présentent un caractère distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal DIESE revêt un caractère essentiel, dès lors que le terme ETOILE qui le précède apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’évoquer la qualité des produits ou le fait que ces derniers aient obtenu une récompense, et que le chiffre 31 apparaît comme accessoire, étant susceptible d’être perçu comme « une simple référence de produit ou encore [comme] une taille ou une pointure », comme le relève la société opposante. Enfin, le déposant invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que « Le terme « DIESE » est la dénomination donnée à un signe (« # ») utilisé dans la musique » et que le terme DIESEL « évoque un type de moteur ou de carburant ». Le déposant ajoute que « le signe contesté « ETOILE 31 DIESE » (…) constitue un ensemble » et en particulier que « la combinaison « *31# » (ETOILE 31 DIESE), correspondant à la demande d’enregistrement contestée, est quant à elle connue et était utilisée sur les anciennes générations de téléphones portables pour désactiver la fonction « secret d’appel ». Ainsi, la combinaison « *31# » permettait de rendre visible le numéro de l’appelant. La demande de marque contestée ETOILE 31 DIESE a cette même signification et évoque l’idée de « mettre en lumière, rendre visible » les consommateurs à travers les produits de la marque ». Toutefois, outre qu’aucun élément ne vient prouver l’usage de « la combinaison « *31# » en matière téléphonique, la différence intellectuelle entre les termes DIESE et DIESEL ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre ces deux termes. Ainsi, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté ETOILE 31 DIESE apparaît similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure DIESEL. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.

En l’espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure DIESEL dans les secteurs de l’habillement et de la maroquinerie, en fournissant notamment diverses pièces extraites du site internet de la marque, des enseignes de grand magasin Printemps et de prêt-à-porter en ligne Zalando, ainsi que des articles de presse de journaux quotidien (Le Monde) ou spécialisés dans le domaine de la mode (par exemple Marie Claire, Numéro, Harper’s Bazaar). Ainsi, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans les secteurs de l’habillement et de la maroquinerie, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru. Il convient donc de prendre en considération cette forte connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Il a été établi que certains des produits en cause sont identiques ou similaires (à des degrés divers), que les signes sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance dans le domaine considéré. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, à savoir l’identité et la similarité (à des degrés fort ou faible) d’une partie des produits en cause, la similarité des signes, certes faible, mais compensée par la notoriété de la marque antérieure dans le domaine considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure (dont l’usage sérieux a été démontré), et ce malgré la similitude des signes et la connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ETOILE 31 DIESE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DIESEL. 9

PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.