OP 23-4219 Courbevoie, le 1er octobre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J D a déposé, le 1er septembre 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 987 490 portant sur le signe verbal BUTTER-FLIGHT servant à distinguer notamment les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». Le 20 novembre 2023, la société TAMASU BUTTERFLY EUROPA GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne BUTTERFLY déposée le 18 juillet 2018 et enregistrée sous le n°017 932 135. Le 29 novembre 2023, l’Institut a adressé une notification d’irrégularités matérielles au déposant, lequel a procédé à la régularisation de son dépôt dans le délai imparti.

L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été retournée à l’Institut avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°24/20 du 17 mai 2024. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 17 juillet 2024, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « sacs de tous les jours; Sacs à dos; Valises; Coffres de voyage; Valises en cuir; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Cuir et imitations cuir, toile de cuir ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à

l ’évidence les mêmes nature et fonction que les produits invoqués de la marque antérieure qui s’entendent de matières premières ou mi-ouvrées et de contenants destinés à transporter les affaires personnelles. Ces produits ne possèdent pas la même origine (fabricants de parapluies/parasols/cannes, selliers et animaleries pour les premiers / industrie de la maroquinerie pour les seconds) ; Il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires que tous ces produits puissent être constitués à base de cuir, dès lors que ce n’est pas le cas de certains des produits précités de la demande contestée et qu’en outre le « cuir brut ou mi-ouvré » peut servir à l’élaboration de produits les plus divers ; En effet, en décider autrement, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires au cuir un très grand nombre de produits, et ce alors même qu’ils possèderaient des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme cela est le cas en l’espèce ; En outre, la société opposante fait valoir que ces produits empruntent les mêmes canaux de distribution, mais n’apporte aucun document de nature à le démontrer. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BUTTER-FLIGHT représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination BUTTERFLY présentée en lettres d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux séparés entre eux par un tiret et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuellement, les deux signes ont en commun huit lettres identiques placées dans le même ordre et le même rang, B, U, T, T, E, R, F et L, ce qui leur confère de grandes ressemblances.

P honétiquement, les deux signes présentent un nombre identique de syllabes (trois) dont les deux premières sont identiques ([buh/ tuh] et la dernière très proche. En effet, dans le signe contesté, la prononciation de la lettre T est à peine audible. En outre, la présence d’un tiret entre les deux éléments verbaux dans le signe contesté n’a aucune incidence phonétique. En outre, intellectuellement du fait de leur quasi-identité phonétique, les signes peuvent évoquer un papillon (traduction du terme anglais « butterfly »). Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précités une similarité entre les deux signes. Le signe contesté BUTTER-FLIGHT est donc similaire à la marque antérieure BUTTERFLY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BUTTER-FLIGHT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.