OP23-4712 12 août 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MINIMAX 17 (société à responsabilité limitée), a déposé, le 4 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4995409 portant sur le signe alphanumérique MINIMAX 17. Le 26 décembre 2023, la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MINI, déposée le 1er avril 1996 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 143909, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules terrestres et leurs moteurs; pièces, composants et accessoires de tous les produits précités ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activités (vente de quads et de motocycles par le biais d’un site Internet et dans un établissement unique en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, vente de véhicules routiers en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et les services tels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique MINIMAX 17 reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MINI reproduit ci-dessous : MINI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un nombre. La marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Ces signes ont en commun la séquence MINI constitutive de la marque antérieure et placée en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, qui ne sont pas contrebalancées par la présence de la séquence verbale MAX et du nombre 17 dans le signe contesté, ce dernier étant en outre susceptible d’être perçu comme une référence à une gamme de produits. Est inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux conditions d’utilisation du signe contesté dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

De même, sont extérieurs à la présente procédure les considérations de la déposante relatives aux contexte concurrentiel dans lequel évoluent les titulaires des marques en présence. Le signe alphanumérique contesté MINIMAX 17 est donc similaire à un degré moyen à la marque antérieure MINI. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. A cet égard, pour prouver la connaissance de la marque antérieure, elle fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des décisions judiciaires, des articles de presse, des publicités associant « MINI » aux véhicules. En particulier, une attestation émanant d’un salarié de la société opposante, étayée par des extraits du rapports annuel 2022 de la société BMW, mentionne la vente d’un très grand nombre de véhicules sous la marque MINI entre les années 2013 et 2022. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’une connaissance particulière de la marque antérieure est ainsi établie dans le domaine automobile. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine de l’automobile et de la similarité à un degré moyen des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique MINIMAX 17 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23 / 4995409 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI